CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00437-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ULTRA.MAX y las marcas mixtas y nominativa previamente registradas ULTRA en las clases 9, 38 y 42 / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es ULTRA en la clase 9 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No exclusión / ANÁLISIS BAJO LA VISIÓN DE CONJUNTO / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto ULTRA.MAX para identificar productos de la Clase 9 por no existir riesgo de confusión con las marcas mixtas y nominativa previamente registradas ULTRA / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[R]especto a la similitud ortográfica los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “ULTRA.MAX” está compuesta por dos palabras, un punto (.) intermedio, tres sílabas (UL-TRA-MAX), cinco consonantes (L-T-R-M-X) y tres vocales (U-A-A); mientras que “ULTRA” se conforma de una palabra, dos sílabas (UL-TRA), tres consonantes (L-T-R) y dos vocales (U-A). Por ello, la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es el punto intermedio (.) y la partícula “MAX”, genera un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En otras palabras, el punto intermedio (.) y la partícula “MAX”, de la marca cuestionada, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad

y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “ULTRA”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una expresión diferente, “MAX” así como de un punto intermedio (.) que separa las partículas “ULTRA” y “MAX”. Así las cosas, la Sala considera que la SIC no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es en este caso la expresión “ULTRA”. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente debido a que la expresión “MAX” del signo cuestionado, “ULTRA.MAX”, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Además, cabe señalar que la Sección, en un asunto similar,

concluyó que entre los signos enfrentados no existían semejanzas de tipo ortográfico y fonético, dada la inclusión de una partícula adicional en el signo cuestionado que lo hacía diferente de la marca previamente registrada, la cual estaba conformada únicamente por una partícula de uso común. […] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “ULTRA.MAX” se conforma de dos palabras, la primera “ULTRA”, que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, significa “[…] 'en grado extremo'; 'más allá de'; y 'al otro lado de' […]” y, la segunda, “MAX”, que es evocativa de la expresión “MÁXIMO”, que se define como “[…] Más grande que cualquier otro en su especie […]”. Por su parte, las marcas previamente registradas al no contener la palabra “MAX”, de la marca cuestionada, evocan un concepto distinto al del signo cuestionado “ULTRA.MAX”, pues en este la expresión “MAX” evoca que algo es más grande en grado extremo. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige

del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00437-00

Actor: SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: ENTRE LA MARCA “ULTRA.MAX” Y LA MARCA PREVIAMENTE

REGISTRADA “ULTRA” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI

FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES

DISTINTAS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL A LA

MARCA CUESTIONADA. LA PARTÍCULA “ULTRA” ES DE USO COMÚN Y,

POR LO TANTO, DÉBIL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 40187 de 23 de octubre de 2008, "Por la

cual se decide una solicitud de registro de marca"; 54307 de 22 de diciembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y la 05695 de 13 de febrero de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “ULTRA.MAX”, (mixta), para distinguir los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 2 de octubre de 2006, solicitó el registro como marca del signo mixto "ULTRA.MAX", para amparar productos comprendidos en la Clase 9ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad ULTRA LTDA. presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas “ULTRA”, 1 En adelante SIC. 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Aparatos de vigilancia electrónica, marbetes y etiquetas para control eléctrico de inventario, aparatos para despegar

etiquetas y desactivadores de marbetes. […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. “ULTRA HOGAR” y “ULTRA S.O.S.”, registradas en las clases 9ª, 12, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante Resolución núm. 40187 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC4, declaró fundada la oposición presentada con base únicamente en la marca previamente registrada “ULTRA” y, en consecuencia, denegó el registro del signo mixto "ULTRA.MAX", en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante Resolución núm. 54307 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 05695 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, por falta de aplicación. Adujo que el principal fundamento para que proceda el registro de un signo es que goce de capacidad distintiva, lo cual permite al consumidor diferenciar un producto de otro en el mercado. Sostuvo que la distintividad de un signo se analiza en relación con los productos que pretende identificar, si carece de esta capacidad esencial no puede ser

registrado como marca. 4 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Señaló que el signo “ULTRA.MAX” cumple con el requisito de distintividad exigido en la normatividad vigente y no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas de propiedad de la sociedad ULTRA S.A., al contar con elementos adicionales como lo son el punto intermedio (.) y la expresión “MAX”. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal a), ibidem, por indebida aplicación. Sostuvo que en la actualidad coexisten pacíficamente varias marcas registradas en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de diferentes titulares, las cuales comparten la expresión “ULTRA” sin generar riesgo de confusión o de asociación en el mercado. Adujo que el término “ULTRA” es comúnmente utilizado para distinguir productos en la citada Clase 9ª, por lo que el mismo no puede ser monopolizado exclusivamente por una persona o sociedad en particular, toda vez que nadie puede alegar un derecho especial sobre expresiones que son de uso común cuyo uso es general o necesario en el mercado. Que, por lo anterior, el tercero con interés directo en las resultas del proceso no puede alegar que el signo solicitado sea similarmente confundible con sus marcas previamente registradas, basando el cotejo únicamente en una expresión que está presente en otros signos registrados a nombre de terceros, la cual es inapropiable. Indicó que al comparar ortográfica y fonéticamente el signo “ULTRA.MAX” frente a las marcas opositoras, “ULTRA”, cuentan con distinta extensión y pronunciación,

en tanto el solicitado posee elementos adicionales que son distintivos y que le permiten al consumidor poder diferenciarlos, como lo son la partícula “MAX” y el punto (.) intermedio que separa las palabras “ULTRA” y “MAX”. Concluyó que dadas las diferencias ortográficas, fonéticas, gráficas, conceptuales y la ausencia de conexidad competitiva entre los productos y servicios que distinguen, las marcas en conflicto pueden coexistir en el mercado sin que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que el signo solicitado “ULTRA.MAX” no presenta la suficiente distintividad para que procediera su registro; y que su coexistencia en el mercado con las marcas previamente registradas “ULTRA”, sí genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores, toda vez que comparten la misma expresión

“ULTRA”.

Adujo que la adición del punto intermedio (.) y la palabra “MAX” no se representan como elementos novedosos para el consumidor, quien al ver el signo solicitado lo asociará de manera inmediata con las marcas fundamento del a oposición, esto es, los registros “ULTRA”. Señaló que los productos del signo solicitado se relacionan con los de la marca opositora, razón por la que existe una conexidad competitiva, generando confusión

en el consumidor; y que no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo generar un daño a los consumidores, así como al titular de la marca previamente registrada. II.2. La sociedad ULTRA LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró que la expresión “ULTRA” es un término comúnmente utilizado para productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no es monopolizable exclusivamente por un titular. Que, por lo anterior, no es posible considerar que el signo solicitado “ULTRA.MAX” sea similarmente confundible la marca previamente registrada “ULTRA”, basando el cotejo marcario únicamente en el vocablo “ULTRA” que se encuentra presente en otras marcas registradas a nombre de terceros en el mercado. IV.2.- En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5:

“[…] 1.1. (…) es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en

cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las 5 Proceso 330-IP-2019. similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas

para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin

descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:  Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.  Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.  Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría generar riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos gráficos o figurativos, según sea el caso:

[…] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ULTRA.MAX (mixto) y la marca ULTRA

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para e cotejo de signos denominativos que constan en el párrafo 2.3 del Tema 2 del apartado E de la presente interpretación prejudicial. 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar los elementos característicos de los signos mixtos; y, posteriormente,

proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ULTRA.MAX (mixto) y la marca ULTRA (denominativa).

4. Palabras de uso común en la conformación de marcas. 4.1. En el presente caso la demandante señaló que el término ULTRA es comúnmente usado para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común y la marca débil. 4.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (…)” 4.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 4.4. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 4.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a

los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. […] 4.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se pude proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter

distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

5. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1. La SIC alegó que existe conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […] 5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios. […] c). La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la

Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 40187 de 2008, denegó el registro de la marca mixta “ULTRA.MAX”, a la sociedad SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION, para amparar los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aparatos de vigilancia electrónica, marbetes y etiquetas para control eléctrico de inventario, aparatos para despegar etiquetas y desactivadores de marbetes. […]”, por estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas mixtas y nominativa previamente registradas “ULTRA”, que distinguen productos y servicios de las clases 9ª, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que el signo “ULTRA.MAX” cumple con el requisito de distintividad exigido en la normatividad vigente y no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas de propiedad de la sociedad ULTRA S.A., al contar con elementos adicionales como lo son el punto intermedio (.) y la expresión “MAX”.

Adujo, además, que el término “ULTRA” es comúnmente utilizado para distinguir productos en la citada Clase 9ª, por lo que el mismo no puede ser monopolizado exclusivamente por una persona o sociedad en particular, toda vez que nadie puede alegar un derecho especial sobre expresiones que son de uso común cuyo uso es general o necesario en el mercado. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal g), 136, literal a) y 1516 de la Decisión 486 “[…] por ser procedente […], no así la interpretación del artículo 135, literal b), “[…] por cuanto no es materia controvertida la distintividad intrínseca de un signo […]”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”. 6 Este artículo y el 135, literal g), fueron interpretados de oficio por el Tribunal. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de

productos o servicios de que se trate. […]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

SIGNO MIXTO CUESTIONADO7

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