CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00446-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo ORIFLAME SIGNATURE y la marca SIGNATURE / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca SIGNATURE / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «SIGNATURE» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 129748, otorgada a favor de la parte demandante dentro del presente proceso, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19

de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 30 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «SIGNATURE» (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 10 de diciembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 19 de julio de 2016 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «SIGNATURE» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la

norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 345068 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del

proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00446-00

Actor: SOCIEDAD LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la

sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., en contra de las Resoluciones núm. 01525 de 26 de enero de 2009, 12656 de 24 de marzo de 2009 y 17204 de 13 de abril de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Oriflame Signature (denominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. El 3 de agosto de 20091, la sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «3.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 01525 de 26 de enero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 53950, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y se concedió el registro de la marca ORIFLAME SIGNATURE en clase 05 (sic) de la Clasificación Internacional de Niza en favor de ORIFLAME COSMETICS S.A. 3.2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 12656 del 24 de marzo de 2009. Proferida por la Jefe de la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 53950, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 01525 de 26 de enero 2009, por LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A., confirmándola en todas sus partes. 3.3. Sírvase declarar la nulidad de la resolución 17204 del 13 de abril 2009, proferida por la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 53950, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 01525 1 Folios 34 a 55 de 26 de febrero de 2009, confirmando en todas sus partes la decisión contenida en dicha resolución y declarando infundada la oposición presentada por la sociedad. LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A., concediendo el registro de la marca ORIFLAME SIGNATURE en clase 03 internacional. 3.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y negar el registro de la marca ORIFLAME SIGNATURE, para identificar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y

dentífricos.; (sic) productos comprendidos en la clase 06 internacional. 3.5. En consonancia con lo anterior, sírvase ordenará la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el certificado de registro 378289 asignado a la marca ORIFLAME SIGNATURE, para identificar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos.; (sic) productos comprendidos en la clase 06 internacional; dentro del expediente 08 53950. 3.6. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ordenar la inscripción de la cancelación del certificado de registro 378289 correspondiente a la marca ORIFLAME SIGNATURE, para identificar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos.; (sic) productos comprendidos en la clase 06 internacional; dentro del expediente 08 53950. 3.7. Así mismo (sic), solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma, ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la propiedad industrial. 3.8. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los 30 días siguientes a la

comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del código contencioso administrativo. 3.9. Finalmente pido que se condene en costas a la entidad demandada.» 1.1.Los hechos

2. Los hechos de la demanda, en síntesis, son los siguientes: 2.1. El 28 de mayo de 20082, la sociedad Oriflame Cosmetics S.A. solicitó el registro de la marca «Oriflame Signature» a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el propósito de amparar los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza3. 2.2. La solicitud de registro de marca se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 594 de 31 de julio de 20084. 2 Folios 66 a 67 3 Concretamente, «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada: preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos (sic) […]». 2.3. El 15 de septiembre de 20085, la sociedad Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. se opuso al citado registro por el riesgo de confundibilidad generado con su marca «Signature», registrada bajo el certificado 129748, con vigencia hasta el 1° de octubre de 2015. 2.4. Mediante Resolución núm. 01525 de 26 de enero de 20096, la SIC declaró

infundada dicha oposición. 2.5. Inconforme con lo resuelto en precedencia, el 16 de febrero de 20097 la sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 4 Folio 77 5 Folios 78 a 84 6 Folios 19 a 24 7 Folios 97 a 99 2.6. Mediante Resolución núm. 126568 de 26 de marzo de 2009, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó lo resuelto en la Resolución 01525. 2.7. En igual sentido, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 17204 de 13 de abril de 20099, confirmó lo resuelto en la Resolución 01525 cuando resolvió el recurso de apelación. 1.4. Fundamentos de derecho y el concepto de violación

3. La parte actora manifestó que los actos acusados desconocen su derecho a la igualdad, así como el contenido de los artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8 Folios 25 a 28g 9 Folios 29 a 33

4. En su sentir, la marca cuestionada no cumple con los presupuestos de registrabilidad dispuestos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto carece de suficiente distintividad y genera un alto riesgo de confusión.

5. En tal sentido, afirmó que ambos signos cuentan con evidentes similitudes conceptuales, fonéticas y ortográficas. Concretamente, la semejanza se debe a

que el nuevo signo compuesto contiene la marca ya registrada.

6. Así, explicó que el signo a registrar está conformado por dos palabras y, por eso, la comparación debe realizarse tomando la expresión en conjunto respecto de productos que pertenecen a la misma clase de nomenclátor internacional.

7. Respecto de la presunta transgresión del derecho a la igualdad, anotó que la SIC en otros casos similares negó el registro, tal y como aconteció en los expedientes 08-14605, 07-20128 y 08-40128.

8. Finalmente, la parte actora recordó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha explicado que cuando se presenta identidad de clase entre los productos comparados, es menester analizar la conexión competitiva presente entre los productos en cotejo.

1. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio10

9. En el escrito de contestación, el apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que dicha entidad no transgredió las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina11 y, en consecuencia, se opuso a todos los cargos luego de efectuar el respectivo cotejo marcario.

10. En tal orden, explicó cuál es el alcance de los conceptos de distintividad12 y confundibilidad13 a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Posteriormente, recopiló las razones en virtud de las cuales el registro marcario controvertido cumple con ambos presupuestos.

11. Específicamente, explicó que los signos confrontados no presentan similitudes ortográficas, fonéticas y/o conceptuales, dado que la primera marca

consta de una palabra, a diferencia de la segunda que cuenta con dos. Adicionalmente, debido a la posición gramatical, el mayor impacto y la causa de recordación recae en la palabra ORIFLAME. 10 Folios 126 a 131 11 Folios 102 a 111. 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 28-IP-1996 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-1999 2.2. Intervención de la sociedad Oriflame Cosmetics S.A.

12. La sociedad Oriflame Cosmetics S.A., en su condición de tercero con interés en las resultas del proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y agregó que los signos confrontados no tienen identidad o similitud que genere un riesgo de confusión en el consumidor.

13. En desarrollo de lo anterior, aseguró que la expresión «Signature» es un signo notorio en los productos de la clase 3 del nomenclátor internacional.

También indicó que el signo «Oriflame Signature» es susceptible de representación gráfica.

14. Es más, la expresión SIGNATURE dentro de los productos de la clase 3, es una expresión débil presente en marcas como SIGNATURE BY ESCADA,

VERSACE SIGNATURE, KIRKLAND SIGNATURE, BECKHAM SIGNATURE BY

BECKHAM, KENNETH SIGNATURE, CAROLINA HERRERA SIGNATURE

COLLECTION.

15. Aunado a lo dicho, el elemento a comparar en el cotejo de marcas mixtas es el denominativo, cuya parte predominante es la palabra extranjera ORIFLAME, tanto por su fuerza distintiva, como por su notoriedad en el mercado.

16. Dicha fuerza distintiva es más evidente si se tiene en cuenta que la

expresión ORIFLAME corresponde al nombre de la empresa que produce el producto que ampara la marca, por lo que el consumidor no tendrá duda de su origen empresarial.

17. Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad, sostuvo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia14 ha insistido en que las decisiones anteriores de la oficina competente no constituyen precedentes y, por lo tanto, no son vinculantes.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 264-IP-2015 de fecha 10 de junio de 201615, en la que expuso los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el debido entendimiento de los artículos 136 (literal a), 154, 224 y 229 (literal a) de la referida codificación.

19. En ese orden, indicó que el cotejo marcario debe guiarse por las siguientes reglas: «1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, Indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] El tribunal consultante con base en las reglas y pautas antes 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 7-IP2010. Decisión de 11 de noviembre de 2010 15 Folios 181 a198 expuestas, analizará el caso concreto y determinará si se presentan las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que puede presentarse, para de esta manera establecer si

el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. Orientado el tribunal consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflictos desde los distintos tipos de semejanza que puede presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.

2. Comparación entre marcas denominativas simples y compuestas. […] En el caso concreto, el tribunal consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en este apartado de la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto.

3. Las palabras en idioma extranjero y de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. […] En el presente caso, el tribunal consultante debe determinar si las palabras ORIFLAME SIGNATURE y SIGNATURE son de uso común en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases competitivamente conexas.

4. Marca notoriamente conocida solicitada para registro.

El tribunal consultante deberá tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega; asimismo tomará en consideración, entre otros, los factores que señala la normativa andina para determinar la notoriedad.

5. Conexión competitiva entre los productos de la clase 3 y 5 de la

Clasificación Internacional de Niza. El tribunal consultante deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta

forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] Asimismo, el tribunal consultante deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. A objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, respecto de los cuales el uso del signo solicitado puede inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por si solo, para la consecución del citado propósito16. En el caso concreto, el tribunal consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado ORIFLAME SIGNATURE (denominativo) y, los productos de la clase 5 de la referida Clasificación, que distingue la marca SUGNATURE (denominativa) de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes […]»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

20. Mediante auto de 30 de septiembre de 201617, se corrió traslado a las partes, a los intervinientes y al agente del Ministerio Público para que, en el 16 Véase, en este sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002, ya citado, p. 8; Proceso 68-IP-2002, ya

citado, p. 11. término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y el respectivo concepto.

21. En esta etapa, la sociedad Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A.18 reiteró en esencia, los argumentos de nulidad.

22. Destacó que el signo debatido contiene un vocablo adicional, «Oriflame», el cual pasa desapercibido por la reproducción total de su marca; lo que resulta más gravoso si se tiene en cuenta que las marcas «Oriflame Signature» y «Signature» son conexas competitivamente porque: (i) amparan productos que pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional, (ii) se comercializan por los mismos canales, (iii) son publicitados por los mismos medios y, (iv) comparten el mismo sector de la economía.

23. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio19, con argumentos similares a los expuestos en la contestación de la demanda, afirmó que la marca cuyo registro se concedió no presenta riesgo de confusión al poseer distintividad propia. 17 Folio 200 18 Folios 201a 208 19 Folios 209 a 212

24. En síntesis, reconoció que el signo registrado es una marca compuesta que si bien contiene una expresión identifica a la marca SIGNATURE, lo cierto es que cuenta con otra característica que la hace distinguible, esto es, el primer vocablo: ORIFLAME.

25. En esa medida, al ser esa marca distintiva en los componentes ortográfico, fonético y conceptual, no es necesario el estudio de la conexidad competitiva.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201920, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. El problema jurídico

27. En el presente caso, la parte actora sostiene que las Resoluciones núm. 01525 de 26 de enero de 2009, 12656 de 24 de marzo de 2009 y 17204 de 13 de abril de 2009, desconocen su derecho a la igualdad, y lo dispuesto en los artículos 20 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

28. Concretamente, el demandante estima que existe un riesgo de confundibilidad entre los signos «Oriflame Signature» y «Signature» por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual» que puede llevar al público consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado.

29. Además, ambas marcas son conexas competitivamente porque: (i) amparan productos que pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional, (ii) se comercializan por los mismos canales, (iii) son publicitados por los mismos medios y, (iv) comparten el mismo sector de la economía.

30. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 136 (literal a), 154, 224 y 229 (literal a) de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente:

«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación; (…). Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca de adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 1. Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; »

31. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «SIGNATURE» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 129748, otorgada a favor de la parte demandante dentro del presente proceso, caducó por falta de renovación.

32. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.

33. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este

proceso, mediante auto de 30 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «SIGNATURE» (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 10 de diciembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 19 de julio de 2016, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen21: 21 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020

34. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]»

35. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia, en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular

del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo

153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud