CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00447-00-2018

USO DE LA MARCA - Concepto [S]e tiene que el concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. USO DE LA MARCA – La carga de la prueba le corresponde al titular del registro / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procedencia respecto de la marca mixta SPLENDID para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[S]e tiene que si bien es cierto que las pruebas que reposan en el expediente demuestran de manera fehaciente del uso real y efectivo que se le ha dado a la marca SPLENDID, esto es, para la identificación galletas, de acuerdo con el cumplimiento del artículo 166 de la Decisión 486, esto es, exportación dentro los países de la comunidad, en la cantidad y modo señalados en la normativa y conforme a la naturaleza del producto, también lo es que las mismas no son demostrativas del uso para los productos excluidos del registro marcario, esto es, “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. La Sala considera que no es posible afirmar que la cancelación parcial del registro marcario le impida a la

empresa de la parte actora en un momento dado continuar con la diversificación de sus productos, en particular los relacionados con “[…] azúcar, productos endulzadoras de bajas de calorías derivados del azúcar o sustitutivos del azúcar […]”. En efecto, la cancelación parcial de un registro marcario no puede entenderse como una prohibición para el desarrollo de la iniciativa privada o del desarrollo del comercio mismo, dado que la misma se refiere a la potestad que tiene la administración de restringir el uso de una marca sobre unos determinados productos o servicios, evitando el monopolio exclusivo sobre una expresión que no es utilizada por su titular. […] En consecuencia, no es posible predicar la conexidad entre los productos que distingue la marca SPLENDID es decir, entre “[…] harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería” y el “azúcar […]” y aquellos que fueron excluidos del registro marcario. […] [L]a Sala concluye que los actos acusados no vulneran lo dispuesto en los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 61 de la Constitución Política en cuanto a la protección de los derechos de propiedad industrial, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio acertadamente canceló parcialmente el registro de la marca (mixta)

SPLENDID.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE

2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 168 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 170

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00447-00

Actor: COLOMBINA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULOS 165, 166 Y 167 –

CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO DE LA MARCA SPLENDID (MIXTA).

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, presentó la sociedad COLOMBINA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 28226 del 31 de agosto de 2007, 2693 del 31 de enero de 2008 y 10982 del 9 de marzo de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO canceló parcialmente el registro de la marca SPLENDID (mixta) con certificado de registro 192208, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de

la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad COLOMBINA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución 28226 del 31 de agosto de 2007 y notificada el 28 de septiembre de 2007, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 92.361.490, mediante la cual se canceló parcialmente por no uso el registro de la marca SPLENDID (mixta), con certificado 192208 en la clase 30 internacional.

2. Declarar la nulidad de la Resolución 2693 del 31 de enero de 2008 y notificada el 6 de febrero de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 92361490, mediante la cual se confirmó la resolución impugnada 28226 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Colombia S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución 10982 del 9 de marzo de 2009 y notificada el 1 de abril de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del

expediente 92361490, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Colombina S.A., confirmando la cancelación parcial por no uso el registro de la marca SPLENDID (mixta), con certificado 192208 en la clase 30 internacional. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos rechazar la cancelación total o parcial por falta de uso de la marca SPLENDID (mixta), con certificado 192208 en la clase 30 Internacional. Restablecer el Derecho de Colombina S.A., en el sentido de que podrá continuar gozando de la protección legal y absoluta sobre su marca SPLENDID (mixta), con certificado No 192208 para amparar todos los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular para “harinas y preparaciones, hechas de cereales, pan, pastelería, confitería y azúcar”. Se declare la conexidad competitiva de los productos amparados por las marcas SPLENDID de Colombina S.A y SPLENDA de McNeil PPC Inc., es decir la conexidad competitiva entre “harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería y el “azúcar” […]”. I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad McNEIL PPC Inc. presentó el 2 de octubre de 2006, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acción de cancelación por no uso de la marca SPLENDID clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza (certificado de registro

192208). Manifestó que el 16 de enero de 2007, la sociedad COLOMBINA S.A. contestó la solicitud de cancelación por no uso de la marca en comento y presentó las pruebas que estimó pertinentes, además que el día 19 del mismo mes y año, radicó memorial con las facturas de venta del producto SPLENDID durante los años 2005 y 2006. Comentó que mediante Resolución 28226 de 31 de agosto de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló parcialmente por no uso de la marca SPLENDID en la Clase 30, eliminando de la cobertura de la marca a los productos “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]” dejando la misma para amparar solamente “[…] harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería […]”, acto éste contra el cual las sociedades McNEIL-PPC, INC. y Colombina S.A. interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, respectivamente. Puso de presente que los recursos de reposición fueron resueltos mediante la Resolución 2693 de 31 de enero de 2008, esto es, en el sentido de confirmar la decisión recurrida y conceder los recursos de apelación. Finalmente, señaló que a través de la Resolución 10982 de 9 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia

de Industria y Comercio al resolver los recursos de apelación confirmó la decisión impugnada, quedando agotada de esa forma la vía gubernativa. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo que los actos administrativos demandados desconocieron lo dispuesto en los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 61 de la Constitución Política. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó: Que se vulneró el artículo 165 de la Decisión 486 que dispone que se debe cancelar el registro de una marca que no hubiere sido utilizada durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación por no uso, y que en el caso de autos se desconoció dicho precepto en tanto del plenario se observan los documentos a través de los cuales se acredita de manera idónea dicho uso. Que el artículo 167 ibídem dispone que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular de la misma, y que dentro del plenario se demostró mediante facturas comerciales, documentos contables y certificaciones la comercialización de los productos identificados bajo el registro marcario. Que no se tuvo en cuenta que el artículo 168 dispone el derecho de preferencia sobre el registro cancelado por no uso de marca a favor de quien obtiene resultado favorable sobre dicha solicitud (competidor directo SPLENDA), a entender quien logra que sea cancelado el registro correspondiente. Dicha norma le permite al competidor la posibilidad de usar y solicitar en registro el signo que se encuentra en desuso. Teniendo en cuenta la infraestructura productiva, capacidad instalada y el objeto

social de la sociedad de la parte actora, permite concluir que existe una posibilidad real que esta pueda expandir su capacidad productiva para producir “[…] azúcar, endulzadores de bajas calorías derivados del azúcar o sustitutos del azúcar […]”. En razón de lo anterior, la cancelación parcial del registro marcario objeto de la Litis está limitando los derechos del libre desarrollo empresarial y la iniciativa privada de COLOMBINA S.A., teniendo en cuenta que la amplitud objeto social de COLOMBINA S.A. le permite la producción de los productos excluidos del registro marcario y que los productos sobre el cual recae la cancelación son conexos con los que permanecen amparados con el registro marcario. Resaltó el incremento de la conexidad competitiva entre los productos de la marca objeto de cancelación y de la propiedad del tercero y que a partir de una encuesta realizada entre los consumidores se pudo concluir que las marcas SPLENDID y SPLENDA pueden identificar de forma simultánea y no excluyente, productos como “[…] harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería” y “azúcar, productos endulzadoras de bajas de calorías derivados del azúcar o sustitutivos del azúcar […]”: Finalmente, precisó que de confirmar la cancelación parcial del registro, los consumidores no tendrían elementos suficientes para determinar el origen de los productos y distinguir los productos registrados bajo las marcas SPLENDA y SPLENDID, pues la naturaleza de los ellos y el tipo de consumidor final son los mismos.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En efecto, puso de presente que no hubo un desconocimiento de la normativa de la Comunidad Andina en materia de la cancelación del registro marcario, pues se verificó la existencia de los presupuestos exigidos en la norma para efectos de proceder a la aplicabilidad de la misma y cancelar parcialmente el registro de la marca SPLENDID (mixta). Por lo anterior, consideró que “[…] no se encuentran pruebas dentro del expediente que acrediten lo contrario, el titular de la marca, sin motivo justificado, no hizo uso de ella en el periodo comprendido dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la actuación de cancelación […]”. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD Mc NEIL – PPC, INC. El tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Afirmó que conforme a los presupuestos exigidos dentro de la normativa comunitaria, en el proceso administrativo no se probó el uso de la marca SPLENDID (mixta) en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, precisó que no es posible deducir la existencia de una conexidad competitiva entre los productos excluidos del registro marcario y los que gozan de

protección. Dejó de presente que la cancelación parcial del registro marcario no se puede interpretar como una vulneración del derecho del libre y normal desarrollo económico de la sociedad COLOMBINA S.A, sino que responde a que la sociedad actora no probó el uso de la marca conforme a las exigencias legales de la normativa comunitaria. Sin perjuicio de lo anterior, argumentó que el tema relacionado con la conexión competitiva no es un tema objeto de debate como sí lo es que COLOMBINA S.A. no acreditó y probó el uso efectivo de la marca en los productos excluidos del registro marcario.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 163-IP-2012 de fecha 27 de marzo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

SEGUNDO: Al tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se

presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada, por lo tanto, las mismas deberán incluir la marca SPLENDID (mixta).

CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.

QUINTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de

registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

SEXTO: La oficina nacional competente, realizará un análisis de la conexión competitiva, respecto a la marca cancelada parcialmente y sobre los productos que aún distingue, en los siguientes casos:

1. Cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada.

2. Cuando la cancelación por falta de uso se haga valer como defensa de un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

3. Cuando la persona interesada que promovió la cancelación parcial del registro solicite un registro marcario argumentando derecho preferente que le concedió la cancelación […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Mediante auto de 10 de noviembre de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, el tercero interviniente y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad COLOMBINA S.A, en contra de las Resoluciones 28226 de 31 de agosto de 2007,

2693 del 31 de enero de 2008 y 10982 del 9 de marzo de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó la cancelación total del registro de la marca SPLENDID (mixta) y accedió a cancelarlo parcialmente, esto es, eliminando de la cobertura de la marca a los productos “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]” dejando la misma para amparar solamente “[…] harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería […]”, La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio accedió a la cancelación parcial del registro de la marca en comento desconociendo los artículos 136, 154, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que se limitó injustamente los derechos del libre desarrollo empresarial y la iniciativa privada de Colombiana S.A., si se tiene en cuenta que dicha sociedad se encuentra en capacidad de producir dichos productos y que entre los utilizados y aquellos que se pretende cancelar se presenta una situación de complementariedad. La marca mixta registrada (certificado de registro No 192208) es la siguiente: El sigo distintivo se registró inicialmente para distinguir: “[…] Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, azúcar, harinas, y preparaciones hechas de

cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo […]”, en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. A través de la Resolución 28226 de 31 de agosto de 2007, confirmada por los otros actos acusados, resolvió: “[…] ARTICULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro número 192208, correspondiente a la marca SPLENDID, registrada a nombre de la sociedad COLOMBINA S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

ARTICULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro No 192208 correspondiente a la marca SPLENDID, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos; “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”.

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado número 102208, correspondiente a la marca SPLENDID, registrada a nombre de la sociedad COLOMBINA S.A., distinguirá los siguientes productos: “harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza […] (Negrillas

fuera de texto). V.2.- La normatividad andina El apoderado de la parte actora invoca los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina,, los cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. “[…]Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en

uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. “[…] Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros […]” “[…] Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]” (Negrillas fuera de texto). Es a partir de las normas antes transcritas que el demandante considera que en el caso en estudio la Superintendencia de Industria y Comercio, en los actos acusados, no debió decretar la cancelación parcial de la marca mixta SPLENDID con número de registro 192208, al considerar que se demostró el uso de la misma

durante el término a que se refiere las disposiciones comunitarias. V.3.- El examen de cancelación En atención a lo antes expuesto, la Sala entra a valorar, conforme a las reglas de la sana critica, las pruebas aportadas por la sociedad titular de la marca y que fueron allegadas dentro del trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre el 2 de octubre de 2003 y el 2 de octubre de 2006, fecha en la que se solicitó la cancelación de la marca figurativa, siendo éste el período exigido por la norma comunitaria para demostrar el uso de la misma. Al respecto, la Sala recuerda que para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: (i) que la utilización del signo distintivo no es accidental o aislada sino que, por el contrario, corresponde a un uso frecuente y representativo en términos cuantitativos y/o económicos, teniendo en cuenta, en todo caso, la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca; (ii) que acredite que desde el punto de vista del ámbito territorial, el uso del signo ha tenido lugar en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina; y (iii) que el uso de la marca registrada corresponda a los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, teniendo para el cómputo de dicho término, la fecha en la cual se radicó dicha petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué

se entiende por uso de la marca. En este sentido, se tiene que el concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En virtud del principio recogido en el artículo 166 de la Decisión 486, los siguientes son los parámetros que deben tenerse en cuenta para determinar si una marca es efectiva y realmente usada en el mercado:  La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.  La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.1. El segundo inciso de la norma comunitaria citada establece otro parámetro para

determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Y el inciso tercero prevé que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. 1 En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de b