CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00452-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto PIXMA y la marca nominativa PIXMANIA previamente registrada / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son PIXMA y PIXMANIA / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto PIXMA para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con la marca nominativa PIXMANIA previamente registrada en la misma clase Respecto a la similitud ortográfica entre los signos “PIXMA” y “PIXMANIA”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “PIXMA” contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, además que el referido signo cuestionado no se encuentra acompañado de otro elemento que contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada “PIXMANIA”. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la denominación “PIXMA”. […] Con respecto a lo anterior, vale la pena aclarar que al encontrarse semejanzas significativas entre el signo cuestionado y la marca “PIXMANIA”, previamente registrada, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, porque el consumidor en mención puede creer que los productos que distinguen ambas signos provienen del mismo titular. También existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar

erróneamente que los productos identificados con esos signos son de fabricantes relacionados económicamente. […] Además, es del caso advertir que al realizar una consulta la página web de la demandada se encontró que el vocablo “PIXMA” no es de uso común, ni débil en relación con los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que los signos enfrentados son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Ahora, para considerar que la similitud entre ambos signos pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva. […] [C]abe mencionar que entre las citadas Clases existe una relación debido a que los productos de ambos signos están incluidos en una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambos se encuentran relacionados con la con la actividad de imprimir o plasmar imágenes en un papel; se pueden promocionar por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; y suelen expenderse en los mismos establecimientos, en tanto que en un mismo almacén especializado se pueden comercializar cámaras fotográficas, instrumentos para la exposición, revelado procesamiento y tirada de películas y escáneres de imagen y aplicaciones para la impresión. Por lo tanto, se observa que existe conexión competitiva. Así las cosas,

al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión o de asociación, que conllevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en el caso de concederse su registro. Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, que en este caso, es “PIXMANIA”.

ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Alcance / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[E]n lo concerniente al argumento de la demandante relativo a que suscribió un acuerdo comercial con la sociedad FOTOVISTA S.A. a fin que las expresiones “PIXMA” y “PIXMANIA” coexistan sin problema alguna, la Sala estima que tal argumento no es de recibo, por cuanto, “[…] la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular […]”.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL F

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00452-00

Actor: CANON KABUSHIKI KAISHA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Referencia ENTRE EL SIGNO SOLICITADO “PIXMA” (MIXTO) Y LA MARCA

PREVIAMENTE REGISTRADA “PIXMANIA” (NOMINATIVA) DE LA

DEMANDANTE EXISTEN SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN

ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.

La sociedad CANON KABUSHIKI KAISHA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 09158 de 26 de febrero de 2009, “Por la cual se niega un registro” y 15233 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 18575 de 22 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se le conceda el registro como marca del signo “PIXMA”, para distinguir los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, así como expedir el correspondiente

certificado, y publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 25 de enero de 2008 solicitó el registro como marca del signo “PIXMA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición contra el registro solicitado. 3°: Agregó que mediante la Resolución núm. 09158 de 26 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos1 de la SIC negó el registro del signo “PIXMA” (mixto), para distinguir productos de la Clase 9ª Internacional2, por 1 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 2 El signo fue solicitado para identificar “[…] Dispositivos de impresión, incluyendo, sin restricción, impresoras multifuncionales (dispositivos de medios que incorporan una o más funciones como enviar, escanear y copiar documentos); máquinas de facsímile; escáneres de imagen; cartuchos para tinta para aparatos de impresión; programas software y aplicaciones para dispositivos de impresión [...]”. cuanto consideró que era similarmente confundible con la marca “PIXMANIA” (nominativa) de la misma Clase, previamente registrada a la sociedad FOTOVISTA S.A. 4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de

ellos mediante la Resolución núm. 15233 de 30 de marzo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo mediante la Resolución núm. 18575 de 22 de abril de 2009, expedida del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 5º: Indicó que junto con la sociedad FOTOVISTA S.A. suscribieron un acuerdo comercial con el fin de que los signos “PIXMA” (mixtO) y “PIXMANIA” (nominativo) coexistieran entre sí. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 1343 de la Decisión 486 de de 14 de septiembre de 20004, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486. Aseguró que el signo “PIXMA” (mixto) cumple con los presupuestos exigidos en el referido artículo porque tiene fuerza distintiva suficiente respecto de otras expresiones o productos con los que eventualmente pudiera confundirse. 3 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…) 4 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Señaló que emplea un diseño especial y característico para distinguir todas sus marcas, lo que les permite brindar una mayor novedad y distintividad frente a otros

signos. Sostuvo que la SIC no realizó un examen minucioso del signo solicitado debido a que omitió algunos elementos que hacen parte del mismo, esto es, el diseño especial que lo acompaña y los productos que pretende identificar en el mercado. Alegó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal a)5 de la Decisión 486 por cuanto si bien las expresiones en disputa comparten algunas letras en común, en lo que hace referencia a su parte nominativa, también lo es que presentan diferencias en su parte gráfica, lo que permite diferenciarlos y que coexistan sin ningún tipo riesgo de confusión entre el público consumidor. Adujo que, por lo anterior, firmaron un acuerdo de coexistencia con la sociedad FOTOVISTA S.A., que cumple con los presupuestos señalados por la doctrina y la jurisprudencia. Mencionó que las expresiones cotejadas identifican productos diferentes, muy especializados y específicos, los cuales se ofrecen en diferentes canales de comercialización. Manifestó que los productos que pretende identificar el signo “PIXMA” (mixto) se ofrecen en librerías y almacenes que proveen artículos de oficina, mientras que los bienes que representa la expresión “PIXMANIA” (nominativa) se comercializan en laboratorios fotográficos, almacenes de fotografía, entre otros. 5 “[..] sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación [...]” .

Señaló que las resoluciones acusadas se encuentran falsamente motivadas. Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal f)6 de la Decisión 486 debido a que desconoció que el 20 de noviembre de 2007 la demandante suscribió un acuerdo comercial con la sociedad FOTOVISTA S.A. a fin que las expresiones “PIXMA” y “PIXMANIA” coexistan en el mercado sin problema alguno. Expresó que en el mencionado compromiso se estipuló que las partes no podían oponerse al uso o registro de los signos en mención y que además tomarían las medidas necesarias para minimizar la posibilidad de confusión y asociación que se llegara a presentar. Afirmó que ha adoptado las precauciones necesarias para evitar la confusión de los productos en el público consumidor, como la utilización de diseños especiales en sus marcas. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que el elemento denominativo es el predominante. 6 “[…] consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste [...]” . Indicó que el signo “PIXMA” se encuentra contenido en su totalidad en la marca “PIXMANIA” y aún cuando la segunda expresión contenga las letras “N”, “I”,

“A”, comparten la mayoría de las letras, en el mismo orden y tienen la misma raíz. Afirmó que los signos cotejados al ser pronunciados de manera completa generan similitud fonética porque la fuerza de la palabra “PIXMANIA” se encuentra en las sílabas “PIXMA”, las cuales son reproducidas en su totalidad por el signo solicitado. Alegó que el signo “PIXMA” no tiene un significado en castellano que pueda hacer representar una idea específica, pero que ambos signos al reproducir de manera idéntica dicho vocablo y al contener la marca “PIXMANIA” la finalización “MANIA” sugiere al consumidor que se trata de la “manía del pixma”. Anotó que por esa razón la SIC sostuvo que un consumidor promedio podría incurrir en el error de pensar que “PIXMA” se trata de una línea de productos de la sociedad demandante. Adujo que el signo “PIXMA” es la reproducción exacta de gran parte del signo “PIXMANIA” y que el primer signo no tiene fuerza distintiva que le permita a los consumidores recordarlo de manera independiente. Sostuvo que los productos que identifican los signos cotejados, además de estar comprendidos en el mismo nomenclátor, comparten canales de comercialización y tienen una estrecha relación entre los productos. Mencionó que es común encontrar que en un mismo almacén especializado se comercializan cámaras fotográficas, instrumentos para la exposición, revelado procesamiento y tirada de películas y escáneres de imagen y aplicaciones para la impresión. Señaló que en el caso concreto existe una innegable relación entre los productos que identifican a los signos cotejados porque la mayoría son de tecnología

relacionada con fotos y fotocopia. Aseguró que los acuerdos de coexistencia marcaria no conducen necesariamente a que se registren como marcas signos confundibles con otros previamente registrados, por la sola voluntad de eliminar el riesgo de confusión sin que se tomen medidas para evitar dicho riesgo. Que, en todo caso, la Oficina encargada de registro marcario debe realizar el examen respectivo y determinar si con el registro respectivo se actúa contrariando el interés general, en atención a que la finalidad de las normas consiste en proteger a los competidores en el mercado y a los consumidores de los productos. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 210 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de octubre de 20187, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del plazo, el demandante y la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. 7 Cfr. Folio 212 El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto8, considerando lo siguiente: Señaló que la demandante y el tercero interesado en las resultas del proceso celebraron un contrato de coexistencia el 20 de octubre de 2007, mediante el cual

estipularon que la demandante utilizará el signo “PIXMA” en cuanto a dispositivos de impresión, fax, escáner, sus accesorios y software que requieran los citados equipos. Indicó que se acordó, además, que el uso de dicho signo irá acompañado de su origen empresarial CANON KABUSHIKI KAISHA. Expresó que el referido acuerdo de coexistencia cumple con los requisitos indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, delimita de forma perfecta el uso de ese signo y evita el riesgo de confusión en el público consumidor. Concluyó que el signo “PIXMA” no genera riesgo de confusión en la clientela con respecto a la marca “PIXMANIA”, dadas las condiciones precisas en cuanto a los productos que distingue de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y que el riesgo de confusión por asociación se aclara con el uso del nombre comercial, que identifica su origen empresarial. De allí que es posible que los signos coexistan pacíficamente en el mercado. 8 Cfr. Folios 244 a 255, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 20 de noviembre de 2018. Anotó que actualmente el signo “PIXMA” obtuvo registro como marca mediante la Resolución núm. 64131 de 15 de septiembre de 2015, para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Por último, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria

invocada como violada en la demanda, concluyó9: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.7. En virtud de lo señalado, se deberá analizar si en el caso en concreto se ha identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un derecho de propiedad industrial y si al momento de la solicitud de registro de la marca, existió o no consentimiento del titular del derecho. 9 Proceso 308-IP-2017. 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado PIXMA (mixto) y la marca PIXMANIA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que

están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: -Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. -Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica -Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse

riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión de los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 4.6. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. […] 4.9. La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la Resolución núm. 09158 de 6 de febrero de 2009, negó el registro como marca del signo “PIXMA” (mixto), a la sociedad CANON KABUSHIKI KAISHA, para amparar los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Dispositivos de impresión, incluyendo, sin restricción, impresoras multifuncionales (dispositivos de medios que incorporan una o más funciones como enviar, escanear y copiar documentos); máquinas de facsímile; escáneres de imagen; cartuchos para tinta para aparatos de impresión; programas (software) y aplicaciones para dispositivos de impresión [...]”. Al respecto, el demandante alegó que dicha marca es distintiva y que presenta diferencias en su parte gráfica con la marca “PIXMANIA” (nominativa), previamente registrada, que identifica productos de la Clase 9ª de la citada Clasificación y que coexisten sin ningún riesgo de confusión. Así mismo, adujo que celebró un acuerdo de coexistencia previa con la sociedad FOTOVISTA S.A., en el cual se estableció la coexistencia de los signos “PIXMA” y “PIXMANIA” sin problema alguno y que tomarían las medidas necesarias para minimizar la posibilidad de confusión y asociación que se llegara a presentar. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literales a) y f) de la Decisión 486. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos

cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de los signos en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de

productos o servicios de que se trate [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

SIGNO MIXTO SOLICITADO MARCA NOMINATIVA REGISTRADA

PIXMANIA

Titular: Titular:

CANON KABUSHIKI KAISHA FOTOVISTA S.A.

Certificado núm. 283137 Clase 9ª Clase 9ª “[…] Dispositivos de impresión, “[…] aparatos e instrumentos incluyendo, sin restricción, fotográficos; aparatos e instrumentos impresoras multifuncionales para la exposición, el revelado, el (dispositivos de medios que procesamiento y tirada de películas, incorporan una o más funciones aparatos para la visualización y lectura como enviar, escanear y copiar de películas fotográficas y sus documentos); máquinas de facsímile; imágenes grabadas; aparatos para la escáneres de imagen; cartuchos ampliación (fotografía); bombillos de para tinta para aparatos de flash; baldes para el enjuague impresión; programas (software) y (fotografía); marcos para diapositivas; aplicaciones para dispositivos de cuartos oscuros (fotografía); lámparas impresión [...]”. para cuartos (fotografía); diafragmas (fotografía); diapositivas; aparatos de encuadre para diapositivas; aparatos de proyección de diapositivas; pantallas (fotografía); escurridores para trabajos fotográficos enrolladores; (fotografía); películas (rollos) impresas; filtros para la fotografía; flashes […]”. Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto (“PIXMA”), como lo es el

solicitado por la demandante, con otra marca nominativa (“PIXMANIA”), previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos controvertidos no así las gráficas que las acompañan; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo los mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas. En este orden de ideas, no existe duda que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las

derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: -Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. -Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica -Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión de los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los

signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el objeto de evaluar la similitud ma