CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00454-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto BULLDOG para distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas mixtas BULLDOG previamente registradas en las clases 1 y 16 / COTEJO MARCARIO – Reglas entre marcas mixtas / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto BULLDOG por existir similitud y conexión competitiva con las marcas mixtas BULLDOG [T]eniendo en cuenta que los elementos nominativos tanto del signo solicitado como de las marcas registradas son idénticos, el cotejo marcario se hace innecesario, llegando a la conclusión que desde las dimensiones ortográficas, fonética y conceptual, se configura un riesgo de confusión y de asociación entre consumidor normalmente informado y razonablemente atento. Además, la parte gráfica que consiste, en el signo solicitado, en la imagen de la cabeza de un perro de raza bulldog mirando hacia el lado derecho y, en las marcas registradas, en la imagen de dos perros bulldog de cuerpo entero que se encuentran frente a frente halando algún tipo de elemento, no tienen la suficiente relevancia como para que el consumidor no se confunda puesto que, en este caso, un consumidor medianamente informado, no tendrá en cuenta el detalle de las figuras del perro bulldog para determinar qué producto va a adquirir, entre otras razones porque el consumidor no observa las marcas de manera simultánea sino que lo hará en momentos diferentes, y evidentemente tanto el signo solicitado como las marcas registradas, en sus partes gráficas, evocan la misma idea de fuerza y poder de

cierto producto, que serían las características o cualidades de un perro de raza bulldog. […] En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo mixto solicitado BULLDOG y las marcas mixtas registradas BULLDOG, presentan identidad en su parte nominativa por lo que se exime del cotejo marcario y, en su parte gráfica, existe semejanza; así, el resultado del cotejo en una visión de conjunto es semejante, por lo que el signo solicitado no es distintivo puesto que no posee elementos en su configuración que permitan al consumidor diferenciarlo de las marcas registradas, por lo que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a). […] [L]a Sala observa que tanto el signo solicitado como las marcas registradas pertenecen a distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza y, dada la semejanza ya analizada entre ellos, se debe revisar el grado de vinculación y/o relación competitiva de los productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende amparar el signo solicitado, con los de las Clases 1 y 6 de la misma clasificación, que amparan las marcas registradas, cuyo titular es el tercero con interés. Para la Sala la finalidad o función de los productos que pretende amparar el signo solicitado y los que amparan las marcas registrada, pueden tener una relación en su uso, es decir, su uso puede ser conjunto o complementario; en efecto, tal como lo indicó la parte demandada en los actos acusados, los productos que pretende

amparar el signo, es decir elementos protectores anticorrosivos y fijadores de diferentes materiales como la madera o hierro y otras superficies, pueden ser usados tanto por un consumidor promedio como por un consumidor especializado y, simultáneamente, en ambientes de construcción industrial o pequeñas obras o manualidades al igual que los adhesivos que amparan las marcas registradas. Por ello, estarían relacionados, en su uso conjunto o complementario y en los canales de comercialización; por lo que, serían ofrecidos por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, e incluso en revistas o medios especializados de la construcción, por lo que se da la posibilidad de generar riesgo de confusión y de asociación y, configurándose el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486. MARCAS – Registro / AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE - Alcance La parte demandante, indica que en el análisis que realizó la parte demandada no fueron tenidas en cuenta las marcas figurativas registradas a su nombre en las Clases 1 y 3 de la Clasificación Internacional de Niza […] Sin embargo, no es de recibo el argumento del demandante puesto que como lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones prejudiciales, la oficina Nacional Competente es autónoma y tiene la obligación de hacer el análisis de registrabilidad del signo puesto a su consideración para ser registrado como marca, con independencia del análisis sobre la registrabilidad de otros signos idénticos o similares […] Por lo anterior, como en efecto lo hizo, correspondía a la demandada realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado,

considerándolo de manera independiente en su distintividad intrínseca y extrínseca, sin que para evaluar su registrabilidad debiera tener en cuenta derechos previos sobre marcas figurativas de la parte demandante que coexistían con las marcas registradas del tercero con interés; a pesar de que la demandada puede llegar a tener en cuenta los criterios establecidos en otras decisiones, como ya se dijo, está obligada a examinar cada uno de los casos de forma independiente y autónoma.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00454-00

Actor: EDGAR PEREA TORRES Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Signo mixto BULLDOG; configuración de causal de irregistrabilidad, riesgo confusión y asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Edgar Perea Torres contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 51062 de 28 de noviembre de 2008, 07339 de 23 febrero de 2009 y 16087 de 31 de marzo de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Edgar Perea Torres, en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero 19842, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 51062 de 28 de noviembre de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 07339 de 23 febrero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución núm. 16087 de 31 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las anteriores resoluciones negaron el registro como marca del signo mixto BULLDOG para distinguir productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. 1 Cfr. Folio 2 2 “Código Contencioso Administrativo” “[…] Artículo 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá

solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”

2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto BULLDOG, para identificar productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de

Niza. Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones3:

“[…]

1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 51062 de 28 de noviembre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PEGAUCHO S.A., y negó el registro de la marca BULLDOG, para distinguir productos de la clase 2 internacional, solicitada por el señor EDGAR PEREA TORRES.

2. Que se declare la nulidad de la resolución No. 7339 de 23 de febrero de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición interpuesto, confirmó la resolución No. 51062 de 28 de noviembre de 2008, por medio de la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PEGAUCHO S.A., y negó el registro de la marca BULLDOG, para distinguir productos de la clase 2 intencional, solicitada por el señor EDGAR PEREA TORRES.

3. Que se declare la nulidad de la resolución No. 16087 del 31 de Marzo de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se decide el recurso de apelación propuesto contra la Resolución No. 51062 de 28 de noviembre de 2008, confirmando la decisión, agotándose finalmente la vía gubernativa.

4. Que como efecto de las peticiones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PEGAUCHO S.A., y en consecuencia se conceda el registro de la marca BULLDOG, para distinguir productos de la clase 2 internacional.

5. Que como efecto de las anteriores peticiones, se restablezca a mi 3 Cfr. Folio 33 poderdante en su derecho para obtener el registro de la marca BULLDOG, para distinguir productos de la clase 2 internacional.

6. Que se ordene la Publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 2o literal d) Decreto legislativo 209 de 1957.

[…]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Edgar Perea Torres, el 31 de diciembre de 2007, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto BULLDOG, para identificar productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en

la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 589 de 29 de febrero de 2008, presentándose oposición por parte de Pegaucho S.A, con fundamento en sus marcas mixtas BULLDOG identificadas para distinguir productos de las Clases 1 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 51062 de 28 de noviembre de 2008, declaró fundada la oposición presentada por Pegaucho S.A., negando así el registro del signo mixto BULLDOG solicitado por la parte demandante para distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Edgar Perea Torres interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 51062 de 28 de noviembre de 2008. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 07339 de 23 febrero de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 51062 de 28 de noviembre de 2008 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 16087 de 31 de marzo de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 51062 de 28 de noviembre de 2008.

Normas violadas

5. La parte demandante en el libelo introductorio adujo la vulneración del artículo 1364, literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina5, en adelante, la Decisión

486. Concepto de la violación

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Indicó que “[…] es titular de la marca comercial FIGURATIVA, para distinguir productos de la clase 1 internacional, especialmente “productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos

(pegamentos) destinados a la industria", registro No. 378440, vigente hasta el 12 de mayo de 2019 […]”6. 4 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 6 Cfr. Folio 42 6.2 Manifestó que “[…] es titular de la marca comercial FIGURATIVA, para distinguir productos de la clase 3 internacional, especialmente

“PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA

LA COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR

Y RASPAR; (PREPARACIONES ABRASIVAS) JABONES; PERFUMERÍA, ACEITES ESENCIALES, COSMÉTICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO; DENTÍFRICOS”, registro No. 359663, vigente hasta el 31 de Julio de 2018 […]”7. 6.3Por lo anterior adujo que “[…] especialmente la FIGURATIVA registrada en la clase 1 internacional coexiste pacíficamente tanto en el registro de la propiedad industrial como en el comercio, pues de hecho contra la marca de mi poderdante no se presentaron oposiciones por parte de terceros y mucho menos existió algún pronunciamiento de oficio por parte de la entidad oficial, por lo que es improcedente que el Despacho pase por alto el logotipo ya registrado y fundamente su negación en una clase diferente con base en la parte denominativa del signo pues no se toma la molestia de analizar el signo en su conjunto para distinguir productos completamente diferentes a los del tercero en este asunto […]”8. Contestación de la demanda

7. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 7.1Manifestó que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no violan las normas contenidas en la Decisión 486, en razón a que “[…] resulta claro y evidente que la marca solicitada BULLDOG (mixta) encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de

acuerdo a las apreciaciones señaladas en principio por el Tribunal las cuales fueron aplicadas por esta Entidad en su momento […]”9. 7.2Indicó que ante la Superintendencia de Industria y comercio se registró la marca “[…] “BULLDOG” (mixta) para identificar productos comprendidos en 7 Ibidem 8 Cfr. Folio 43 9 Cfr. Folio 74 la clase 16, siendo que el signo solicitado es, “BULLDOG” (mixta) clase 2, avocando una similitud de tipo conceptual, fonético y visual, siendo que los signos hoy enfrentados son confundibles por identidad auditiva y conceptual, por lo cual son confundibles para el público consumidor, dado que el signo solicitado no tiene la suficiente distintividad para no ser confundible en el mercado, y no generar perjuicio a el(sic) titular de la marca aquí opositora […]”10. 7.3Respecto de la conexión competitiva entre los productos explicó que “[…] el signo “BULLDOG” busca amparar productos de la clase 2, tales como: Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas; en tanto que, la marca “BULLDOG” está registrada para distinguir productos de la clase 16 tales como Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para

el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, los cuales abarcan productos químicos industriales, ya que están directamente relacionados por su naturaleza, afinidad, complementariedad y canales de distribución […]”11. 7.4. Manifestó que “[…] Como consecuencia de lo aquí expuesto, no es viable conceder el registro de la marca “BULLDOG” (mixta) clase 2, toda vez que se presenta falta de distintividad, y la relación de competencia de los productos o servicios, frente a la marca registrada “BULLDOG” (mixta) clase 16; ya que el signo solicitado generaría riesgo de confusión o asociación con la marca registrada, en detrimento, tanto a los consumidores, como al titular de la marca registrada […]”12.

8. Pegaucho S.A. vinculada13 en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso, en adelante, tercero con interés, no contestó la demanda. 10 Cfr. Folios 74 y 75 11 Cfr. Folio 75 12 Cfr. Folio 76 13 Notificación a Pegaucho S.A. a folio 61

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 18 de febrero de 201414, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486. 10.El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió Interpretación Prejudicial 175-IP-2015 de 18 de agosto de 201615, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La

Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que no se interpretará por no ser aplicable al caso en análisis, pues en el proceso interno no se hace referencia a nombres comerciales, rótulos o enseñas […]. De oficio se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486, por ser procedente su análisis en la resolución de la acción presentada en el proceso interno […]”16, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión 11.Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 16 de mayo de 201817, reanudó el trámite procesal corriendo traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del plazo la parte demandante y la parte demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y de defensa, expuestos en la demanda y la contestación a la demanda. 14 Cfr. Folios 88 y 89 15 Cfr. Folios 97 a 108 16 Cfr. Folio 100 17 Cfr. Folio 110 12.El tercero con interés y el Ministerio Público en esta oportunidad procesal, guardaron silencio. 13.Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201218,

sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados19, y atendiendo a que la abogada Diana Carolina Osorio Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.030.537.163 y con tarjeta profesional de abogada núm. 212186, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 14.Visto el artículo 128 numeral 7.º20 del Decreto 01 de 198421, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30822 de la Ley 127 de 18 de enero de 201123, sobre el régimen de transición y vigencia y el artículo 1.º24 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200325, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 15.La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el 18 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 19 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 20 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de

lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 21 “Código Contencioso Administrativo”. 22 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 23 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 24 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 25 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 175-IP-2015 de 18 de agosto de 2016 y vii) el análisis del caso concreto. 16.La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, en

consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite. Los actos administrativos acusados 17.Los actos administrativos acusados son los siguientes: 17.1 Resolución núm. 51062 de 28 de noviembre de 200826, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por Pegaucho S.A., negando así el registro como marca del signo mixto BULLDOG solicitado por la parte demandante para distinguir productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] 1.3. Caso en estudio En el presente caso, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se procederá al estudio del signo solicitado en registro Bulldog y las marcas previamente registradas a nombre de la sociedad Pegaucho S.A. que se relacionan a continuación: MARCA EXPEDIENTE CLASE REGISTRO VIEGENCIA BULLDOG 01-095661 16 255057 09/09/2012

BULLDOG 01-095660 1 262750 19/12/2012

Los signos a cotejar son los siguientes: 26 Cfr. 8 a 18 […] De la observación de los signos solicitado y opositor se concluye que en ellos predomina el elemento denominativo, no sólo por la fuerza de que están dotadas las palabras (que le permiten al consumidor acceder al producto solicitándolo por su nombre), sino además por cuanto los componentes visuales no añaden algún concepto diferente a los que se extraen de la lectura del componente verbal […]. De acuerdo a lo anterior, la marca solicitada y opositora están

compuestas por la denominación “Bulldog”, la cual hace referencia directa a una raza de caninos conocidos por su tendencia a la violencia producto de su apariencia ruda. La parte gráfica de los signos aprovecha el conocimiento que tiene el consumidor de tal significado y simplemente representa el animal significado, por lo cual al ver los signos en su primera Impresión el consumidor encontrará que se trata de un producto denominado “bulldog” y cuya figura que lo acompaña consiste en el perro mencionado, independiente si se encuentra de cuerpo completo o el solo rostro. De manera que los signos son visual y gráficamente confundibles por identidad auditiva (sic) y conceptual, por lo cual es necesario establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios. Para ello debe partirse del principio de la especialidad, que da alcance a la protección en relación con los productos o servicios especificados en la solicitud o en el registro. Existen varios criterios que dependiendo del caso particular deben ser analizados con mayor o menor incidencia. El primero es el relacionado con la finalidad del producto o servicio, si coincide la finalidad es factor primario de conexión, lo que implica la posibilidad de complementariedad, sustitución e igual mercado. Otro criterio, es el de la intercambiabilldad, dado que un consumidor puede suplir su necesidad con uno u otro producto y esto determina un punto de convergencia. También hay que determinar la complementariedad que pueda presentarse como consecuencia del uso de productos y/o servicios. En cuanto a los lugares de comercialización, si se trata de lugares especializados será mayor la conexión, por el contrario, si son puntos en los que se comercializan un sinnúmero de productos, como los hipermercados o grandes superficies, la

conexión será menor y se determinará por la ubicación física del producto. Finalmente, en cuanto al consumidor partimos de que es del tipo medio que “se guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes”. No obstante, de ser el caso se debe determinar si se trata de un consumidor profesional o experto o si es elitista y experimentado. A lo anterior se suma el precio del producto o servicio, si es de consumo masivo o selectivo. Bajo los anteriores parámetros, el signo solicitado pretende distinguir “colores; barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintoreras; mordientes, resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”, productos comprendidos en la clase 2 de la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, las marcas registradas lo fueron para la clase 1 la cual protege “adhesivos y pegantes destinados a la industria, adhesivos ecológicos de la citada clase”; así mismo el otro registro ampara “materias adhesivas para la papelería o la casa, incluyéndose las cintas y bandas con la misma finalidad, además incluirá toda clase de pegantes que correspondan a la clase 16 internacional". En el presente caso, los productos que se pretenden amparar se encuentran en una clase diferente a la que protegen los registros opositores, sin embargo, debido a la relación intrínseca que los mismos tienen, están relacionados para su uso y adquisición. Entiende la división que los productos tales como los diferentes tipos

de pinturas y elementos protectores de otros materiales como la madera tienen una relación de conexidad con los adhesivos y pegantes independiente del ámbito en que sean usados, bien sea a nivel industrial o refacción y bricolaje con aquellos amparados en la clase 1 y con los productos de la clase 16 cuando se trata de proyectos artísticos, caseros o trabajos de manualidades. De manera que los productos arriba mencionados serán comercializados y ofrecidos en los mismos establecimientos de acuerdo a la finalidad destinada, compartiendo canales de comercialización y medios publicitarios toda vez que en los momentos que se requiere un pegante o adhesivo no es extraño que se requiera de pinturas o recubrimientos, y que sean adquiridos en el mismo local, incluso, que sean proporcionados por el mismo empresario. Por lo anterior, reitera la División que el consumidor desprevenido, medio, percibirá los productos descritos por los signos opositores y los solicitados por aquella marca que se está estudiando como relacionados, y al consistir su denominación en expresiones confundibles, la relación se estrechará y asimilará que se trata de los mismos, provenientes del empresario cuyo producto ya conoce y distingue. Como consecuencia de lo expuesto los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el registro del signo solicitado podría generar riesgo de asociación o confusión con la marca base de la negación, en otras palabras, podría generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusividad conferido al titular de la marca previamente registrada. Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud, está comprendida en la causal de

irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En virtud de lo expuesto, RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Pegaucho S.A.

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