CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00464-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto KOLKANA y las marcas mixtas KOL CANA y KOL CANA, LA PALABRA AGUA SERA EXPLICATIVA y nominativas KOL CANA, KOL CANA PAGA, KOL CANA PARA MAYOR DELEITE, YO NO PAGO PAGA KOL CANA y KOL CANA, LA BEBIDA DE LA JUVENTUD COLOMBIANA / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo son KOLKANA y KOL KANA / MARCAS KOLKANA Y KOL CANA - Distinguen productos de diferentes clases pero que se refieren a productos de consumo humano / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo KOLKANA para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala encuentra que si bien es cierto que los signos varían en cuanto su la composición, esto es, respecto del número de palabras y letras, también lo es que cuentan con similitudes ortográficas evidentes. En efecto, en primer lugar, se observa que el signo solicitado reproduce en su integridad los signos con registros marcarios 325176, 91151 y 25320. Asimismo, se encuentra que el signo solicitado reproduce parcialmente las demás marcas registradas, en las cuales la expresión KOL CANA es el elemento más característico del conjunto marcario y el que les otorga una distintividad propia. En segundo lugar, la similitud en comento de la palabra de mayor fuerza no se diluye por la variación de las letras C por la K, las cuales no serán para el consumidor determinantes para distinguir los signos en

conflicto. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de las marcas registradas se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma idéntica, debido a la reproducción de la expresión KOL CANA. Desde el punto de vista conceptual, la Sala encuentra que las palabras KOLKANA y KOL CANA no tienen un significado, por lo que las mismas resultan ser de fantasía. […] [S]i bien es cierto que los signos se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, también lo es que tanto el signo que pretende la inscripción como las marcas registradas, existe complementariedad al tratarse de bienes destinados al consumo humano. […] Aunado a lo anterior, debe advertirse que en el mercado los alimentos a base de leche y huevo y las gaseosas comparten los canales de comercialización al ofrecerse al público en los mismos establecimientos de comercio y se promueven en los mismos medios de comunicación, razón por la que el registro del signo “KOLKANA” (mixto) podría inducir a los consumidores que podrían pensar que los productos identificados con dichas marcas tienen un mismo origen empresarial cuando ello no es cierto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00464-00

Actor: OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 56033 del 29 de diciembre de 2008, 10253 del 27 de febrero de 2009 y 15675 del 31 de marzo de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro de la marca KOLKANA, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y

Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1Que se declare la nulidad de la Resolución Número 56033 del 29 de diciembre del 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 06.12011, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta KOLKANA para distinguir productos de la CLASE 29 de la clasificación internacional, solicitada por OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A y se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. en contra de la misma con fundamento en sus marcas registradas de nombre KOL-CANA (sic), para distinguir productos de la CLASE 32 de la clasificación internacional. 2.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 10253 del 27 de febrero de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NUMERO 06.120211, mediante la cual se confirmó en el recurso de reposición interpuesto, la negación del registro de la marca mixta KOLKANA para distinguir productos de la CLASE 29 de la clasificación internacional solicitada por OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. y la declaración de fundada de la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A en contra de la misma con fundamento en sus marcas registradas de nombre KOL-KANA (sic), para distinguir productos de la CLASE 32 de la clasificación internacional. 3.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 15675 del 31

de marzo de 2009 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NUMERO 06.120211 por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión adoptada mediante la Resolución Número 56033 del 29 de diciembre de 2008 en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca KOLKANA para distinguir productos de la CLASE 29 de la clasificación internacional, solicitada por la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. y la declaración de fundada de la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.. 4.- Consecuentemente y con fundamento a dichas declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión y la asignación del certificado de registro definitivo para la marca mixta KOLKANA para distinguir productos de la CLASE 29 de la clasificación internacional a favor de la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. 5.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso […]”. I.2. Los hechos Manifestó que la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A a través de apoderado debidamente facultado para el efecto, solicitó el día 28 de noviembre de 2006, el registro de la marca mixta KOLKANA, para distinguir

productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles […]”, solicitud que le correspondió el expediente número 06.120211. Expresó que una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. presentó oposición con fundamento en sus marcas registradas KOL CANA; KOL CANA PARA MAYOR DELEITE; KOL CANA PAGA; YO NO PAGO, PAGA KOL CANA; KOL CANA, LA BEBIDA DE LA JUVENTUD COLOMBIANA; KOL CANA, LA PALABRA AGUA SERÁ EXPLICATIVA; de las cuales es titular para identificar productos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que mediante la Resolución 56033 del 29 de diciembre del 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca mixta KOLKANA para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Recordó que dentro del término legal se presentaron los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la referida Resolución 56033. Aseveró que mediante la Resolución 10253 del 27 de febrero de 2009, expedida por la Jefe de División de Signos de la Superintendencia de Industria y Comercio,

se negó el recurso de reposición en contra de la Resolución 56033 del 29 de diciembre de 2008. Finalmente, comentó que a través de la Resolución 15675 del 31 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 56033 del 29 de diciembre de 2008. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas, violó el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que la argumentación esbozada por la oficina de marcas, esto es, la contenida en las resoluciones cuya nulidad se solicita, “[…] fue equivocada dado que no tuvo una serie de factores que argumentaron en el trámite administrativo alrededor del tema de la conexión competitiva, todos ellos debidamente soportados con base en pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinarios […]”. Adujo que las expresiones en conflicto en la presente controversia no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o asociación a nivel del público consumidor y que no existe conexión competitiva entre los productos de las clases 29 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual la expresión KOLKANA (mixta) de la clase 29 cuyo titular es la sociedad modificación OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A, no está incursa en las causales de irregistrabilidad invocadas.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que cuando la entidad analizó en debida forma las marcas en conflicto, estableció claramente que el elemento predominante es el nominativo. Señaló que los signos en conflicto son fonéticamente idénticos pues si bien el signo solicitado remplaza la letra “C” por la consonante “K” en medio de la expresión (KOLKANA / KOL CANA), el sonido que las mismas producen en este caso es el mismo. En la dimensión ortográfica ocurre otro tanto, pues la impresión general de los signos no se mengua por el simple reemplazo de la letra en mención. Indicó que en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretender identificar productos que, si bien, se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, presentan idénticos canales de comercialización, y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado generaría riesgo de asociación en el mercado. Concluyó que los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el registro del signo solicitado podría generar riesgo de confusión o asociación con la marca base de la negación, en otras palabras podría generar perjuicios a los consumidores y afectar el derecho de exclusividad conferido al titular de las marcas previamente registradas.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD GASEOSAS COLOMBIANAS S.A El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Señaló que es evidente que el signo KOLKANA solicitado por la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A para identificar productos de la clase 29 Internacional y las marcas KOL CANA; KOL CANA PARA MAYOR DELEITE; KOL CANA PAGA; YO NO PAGO, PAGA KOL CANA; KOL CANA, LA BEBIDA DE LA JUVENTUD COLOMBIANA; KOL CANA, LA PALABRA AGUA SERÁ EXPLICATIVA; registrados para identificar bebidas para consumo humano en la clase 32, pese a corresponder dos clases diferentes de la Clasificación Internacional de Niza, “[…] se agrupan en un mismo género de productos, marcas que identifican productos afines por tener una misma finalidad y marcas que identifican productos que son vendidos en un mismo negocio, todos dentro del ámbito de la industria alimentaria que produce y comercializa bebidas y alimentos […]”. Adujo que teniendo en cuenta que una de las funciones principales de las marcas es poder identificar el origen empresarial del producto o servicio ofrecido, el signo objeto de estudio “[…] carece plenamente esta capacidad […]”, toda vez que de permitirse la utilización del mismo en el mercado los consumidores se confundirían, asociándolo a los productos que GASEOSAS COLOMBIANA S.A. identifican con sus marcas. Concluyó que la identidad en los signos y la semejanza de productos vinculados, impide radicalmente la coexistencia de los mismos, toda vez que de permitirse se

lesionaría gravemente el derecho colectivo de los consumidores por el incuestionable riesgo de confusión o asociación.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 015-IP-2013 de fecha 6 de marzo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los

cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante

en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos puede ser más importante el elemento grafico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

4. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas en las Clases 29 y 32. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicita […]” (negrillas fuera de texto).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 14 de junio de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y el tercero interviniente, reiteraron en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La parte demandada y el Ministerio Publico no se pronunciaron en esta etapa procesal. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A, en contra de las Resoluciones 56033 del 29 de diciembre de 2008, 10253 del 27 de febrero de 2009 y 15675 del 31 de marzo de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA

Y COMERCIO negó el registro del signo KOLKANA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: b) Carezcan de distintividad […]”. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]” (Negrillas fuera de texto). V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno

previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria4 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo

sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1. Comparación de los signos La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado 4 Ibídem. (MIXTO) - Marcas previamente registradas “KOL CANA” (MIXTA) Certificados No. 325176 “KOL CANA” (MIXTA)

Certificados No. 91151 “KOL CANA, LA PALABRA AGUA SERA EXPLICATIVA” (MIXTA) Certificados No. 176250 “KOL CANA” (NOMINATIVA) Certificados No. 25320 “KOL CANA PAGA” (NOMINATIVA) Certificados No. 90083

“KOL CANA PARA MAYOR DELEITE” (NOMINATIVA)

Certificados No. 89891

“YO NO PAGO PAGA KOL CANA” (NOMINATIVA)

Certificados No. 89893

“KOL CANA, LA BEBIDA DE LA JUVENTUD COLOMBIANA” (NOMINATIVA)

Certificados No. 90592 Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por varios elementos nominativos y por varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las

que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”5. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado K O L K A N A 1 2 3 4 5 6 7 Marcas registradas K O L C A N A 1 2 3 4 5 6 7 Registros 325176, 91151 y 25320

K O L C A N A P A G A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Registro 90083

K O L C A N A P A G A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Registro 89891

P A R A M A Y O R D E L E I T E 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Y O N O P A G O P A G A 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

K O L C A N A 14 15 16 17 18 19 20

Registro 89893

K O L C A N A 1 2 3 4 5 6 7

Registro 176250

L A , P A L A B R A A G U A 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

S E R A E X P L I C A T I V A 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

K O L C A N A 1 2 3 4 5 6 7

Registro 90592

L A , B E B I D A D E L A 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

J U V E N T U D C O L O M B I A N A 21 22 23 24 25 26 27 28 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38

9 En cuanto a la similitud ortográfica, mientras el signo solicitado está conformado por una sola expresión (KOLKANA) que tiene siete (7) letras (tres (3) vocales y cuatro (4) consonantes), las marcas opositoras (KOL CANA; KOL CANA PARA MAYOR DELEITE; KOL CANA PAGA; YO NO PAGO, PAGA KOL CANA; KOL

CANA, LA BEBIDA DE LA JUVENTUD COLOMBIANA, son de naturaleza compuesta. De lo anterior, la Sala encuentra que si bien es cierto que los signos varían en cuanto su la composición, esto es, respecto del número de palabras y letras, también lo es que cuentan con similitudes ortográficas evidentes. En efecto, en primer lugar, se observa que el signo solicitado reproduce en su integridad los signos con registros marcarios 325176, 91151 y 25320. Asimismo, se encuentra que el signo solicitado reproduce parcialmente las demás marcas registradas, en las cuales la expresión KOL CANA es el elemento más característico del conjunto marcario y el que les otorga una distintividad propia. En segundo lugar, la similitud en comento de la palabra de mayor fuerza no se diluye por la variación de las letras C por la K, las cuales no serán para el consumidor determinantes para distinguir los signos en conflicto. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de las marcas registradas se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

KOLKANA – KOL CANA – KOLKANA – KOL CANA KOLKANA – KOL CANA – KOLKANA – KOL CANA KOLKANA – KOL CANA, LA PALABRA AGUA SERÁ EX