CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00465-00-2018

COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo LEOCAL y las marcas registradas LEO y LEON ASIRIO / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / MARCAS FARMACÉUTICASRigurosidad de examen de confundibilidad / REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto del signo LEOCAL por no existir riesgo de confusión con las marcas LEO y LEON ASIRIO [S]i bien los signos distintivos enfrentados coinciden en tres (3) de sus letras (L-EO) y que el examen de las marcas que identifican productos farmacéuticos debe ser más estricto que el aplicado ordinariamente, esta similitud ortográfica no es de la suficiente entidad para concluir que los conjuntos marcarios sean confundibles, pues es claro que las diferencias en la longitud de las palabras, en su pronunciación y en el aspecto conceptual, resultan ser más relevantes, siendo posible afirmar que el signo registrado no es susceptible de crear confusión o inducir a error al público consumidor, no siendo procedente, en consecuencia, analizar la conexión competitiva entre los productos identificados con las marcas en conflicto. MARCA – Concepto / SIGNO - Requisitos para su registro El artículo 134 define a la marca como «[…] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica […]». Frente al concepto de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado: «[…] Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,

retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. […] Es así como, para que un signo pueda ser registrado, debe reunir los siguientes requisitos: (1) perceptibilidad; (2) ser susceptible de representación gráfica; y (3) distintividad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00465-00

Actor: LEO PHARMA A/S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad Referencia: Exámen de registrabilidad del signo distintivo «LEOCAL», para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Confundibilidad con las marcas registradas «LEO» (nominativa) y «LEO» (mixta). La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, presentó la sociedad LEO PHARMA A/S, en contra de las resoluciones 1.692 de 29 de enero de 2008, 8.451 de 25 de febrero de 2009 y 12.449 de 19 de marzo de 2009, las dos primeras expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la última proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la hoy demandante y se concedió el registro de la marca «LEOCAL» (nominativa) a la sociedad LEOPHARMA LTDA, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza1.

I.- Antecedentes I.1. La demanda2 I.1.1.- Las pretensiones La sociedad LEO PHARMA A/S, mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación, demanda en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), que fuera interpretada como de nulidad conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad 1 Productos farmacéuticos y medicamentos. 2 Fol. 29-44, cuaderno principal. Andina3, en contra de La Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a que se reconozcan las siguientes pretensiones: «[…] 3.1. Que se declaren la NULIDAD de la Resolución 1.692 del 29 de enero de 2009, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LEO PHARMA A/S y conceder el registro de la marca LEOCAL, a favor de la sociedad LEOPHARMA LTDA, para identificar productos de la clase 5 internacional. 3.2. Que declaren la NULIDAD de la Resolución 8.451 del 25 de febrero de 0002009 (sic), por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por la sociedad LEO PHARMA A/S, en contra de la Resolución 1.692 del 29 de enero de 2008, confirmándola. 3.3. Que declaren la NULIDAD de la Resolución 12.449 del 19 de marzo de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual de resolvió (sic) el recurso de

apelación que interpuso la sociedad LEO PHARMA A/S, en contra de la Resolución No. 1.692 del 29 de enero de 2008, confirmándola y declarando agotada la vía administrativa. 3.4. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables Consejeros que ordenen a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro No. 376.280, concedido a favor de la sociedad LEOPHARMA LTDA., y que corresponde a la marca LEOCAL, para identificar productos de la clase 5a internacional (sic) […]». I.1.2.- Los hechos que fundamentan la demanda I.1.2.1.- Los hechos expuestos por la parte demandante giran en torno a la expedición de los actos administrativos acusados en la presente acción de nulidad. Así, relata que el 10 de octubre de 2006, la sociedad LEOPHARMA LTDA solicitó el registro de la marca «LEOCAL» (nominativa), para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a la cual le correspondió el número de registro 06.102.170. I.1.2.2.- La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial nro. 570 de 30 de noviembre de 2006. I.1.2.3.- El día 17 de enero de 2007, la sociedad demandante presentó oposición en contra de la solicitud de registro del precitado signo distintivo, por cuanto, en su concepto, era similarmente confundible con sus marcas registradas LEO, LEO 3 La adecuación de la acción se dio en el Auto de 11 de febrero de 2010, providencia judicial mediante la cual

se dispuso la admisión de la presente demanda. (mixta) y LEON ASIRIO, identificadas con los números de registro 92.031, 80.038 y 38.895, para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, encontrándose, por ese hecho, incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. I.1.2.4.- La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Jefe de la División de Signos Distintivos, expidió la Resolución 1.692 de 29 de enero de 2009, mediante la cual decidió declarar infundada la oposición presentada por la hoy demandante y concedió el registro de la marca solicitada por la sociedad LEOPHARMA LTDA. Esta decisión fue impugnada oportunamente por la hoy demandante. I.1.2.5.- La demandada, mediante la Resolución 8.451 de 25 de febrero de 2009, decidió el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución 1.692 de 2008, confirmándola. Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa entidad, expidió la Resolución 12.449 de 19 de marzo de 2009, mediante la cual resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 1.692 de 2008. I.1.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación I.1.3.1.- Las normas violadas La sociedad demandante acusó a la Superintendencia de Industria y Comercio de trasgredir, mediante los actos acusados, los artículos 134 y 136 (numeral a) de

la Decisión 486 de la Comunidad Andina. I.1.3.2.- El concepto de la violación I.1.3.2.1.- «[…] FAMILIA DE MARCAS […]» I.1.3.2.1.1.- La sociedad demandante, inicialmente, explica que ha empleado, desde hace más de 50 años, la expresión «LEO», como elemento común para identificar los productos que fabrica y comercializa en el mercado, los cuales corresponden a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.3.2.1.2.- Destaca, entonces, que con gran esfuerzo ha posicionado sus marcas en el mercado mundial, generando en el consumidor la idea de que los productos que identifica con el prefijo «LEO», poseen un mismo origen empresarial, es decir, «[…] pertenecen a una misma familia de marcas […]». Es así como subraya que es titular de las marcas «LEO» (certificado de registro nro. 92.031), «LEO» (mixta) (certificado de registro nro. 80.038) y («LEON ASIRIO» (certificado de registro nro. 38.895). I.1.3.2.1.3.- Teniendo en cuenta, entonces, que el elemento predominante en la familia de marcas de la demandante, es la expresión «LEO», «[…] resulta evidente que la marca solicitada LEOCAL induce a los consumidores a pensar que el producto que se comercializa con dicha marca hace parte de los productos que comercializa y distribuye la sociedad LEO PHARMA A/S con su familia de marcas LEO; LEO (MIXTA) y LEÓN ASIRIO […]». I.1.3.2.1.4.- De otro lado, considera que la Sala, al momento de decidir la presente

controversia, debe tener en cuenta que la sociedad LEOPHARMA LTDA, «[…] además de reproducir en su totalidad las marcas de mi representada también reproduce su nombre comercial […]», LEO PHARMA A/S, con el cual se identifica en el mercado mundial de productos farmacéuticos. Esta situación, según la sociedad demandante, da un indicio claro de que la sociedad LEOPHARMA LTDA «[…] conocía con anterioridad la existencia de la sociedad LEO PHARMA A/S y de sus marcas, incluyendo la marca LEO que pretende registrar para distinguir idénticos productos, adicionando la denominación CAL […]». I.1.3.2.2.- Al exponer los «[…] Comentarios sobre la comparación ortográfica y fonética hecha por la entidad demandada […]», refiere: I.1.3.2.2.1.- Que la entidad pública demandada se limitó a comparar el signo solicitado «LEOCAL» y uno de las marcas registradas «LEO ASIRIO», dejando de lado las marcas «LEO» y «LEO» (mixta), con las cuales el signo solicitado presenta mayor similitud y evidente riesgo de confusión. I.1.3.2.2.2.- Ahora bien, adentrándose en el análisis de confundibilidad realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la parte demandante subrayó que «[…] contrario a lo establecido por la entidad demandada, las diferencias que resaltó no resultan suficientes para permitir la clara identificación de los signos […]». I.1.3.2.2.3.- Es así, entonces, que señala que el hecho consistente en que los signos distintivos comparados tengan diferente número de sílabas «[…] no puede

considerarse como definitivo para impedir cualquier riesgo de confusión, debido a que los consumidores no se ponen en la tarea de “contar” las sílabas para encontrar diferencias entre dos marcas que encuentran en el mercado, sino que simplemente recordando una, podrán asociarla con otra, si resulta que tienen mayores semejanzas que diferencias […]». I.1.3.2.2.4.- Para la parte demandante, entonces, de la comparación entre el signo solicitado y las marcas las marcas «LEO», «LEO» (mixta) y «LEON ASIRIO», puede observarse que sus semejanzas ortográficas son mayores a sus diferencias, independientemente del número de sílabas, criterio que resulta ser solo uno más a tener en cuenta en el análisis ortográfico de las marcas. Dicho lo anterior, pone de manifiesto las semejanzas entre las marcas precitadas, en la siguiente forma: «[…] a) Coincidencia de letras: los signos LEOCAL/LEO/LEO (MIXTA) y LEON ASIRIO coinciden en 3 letras, en idéntica posición: las tres primeras (L E O). Sobre estas letras recae la fuerza fonética y visual de los términos enfrentados. b) Raíces comunes: los signos LEOCAL/LEO/LEO (MIXTA) y LEON ASIRIO comparten las primeras 3 letras (LEO), insisto, sobre este radical recae la fuerza determinante en cada uno de los conjuntos marcarios. c) Irrelevancia de la terminación CAL en el signo solicitado: si bien el signo solicitado posee una terminación CAL, es evidente que esta

ocupa un lugar secundario en el conjunto marcario, el cual no le otorga la distintividad necesaria. d) Finalmente, llamo la atención de su Despacho en el hecho de que el signo solicitado LEOCAL es de aspecto nominativo, y carece de elementos gráficos o expresiones adicionales que le imprimen la distintividad requerida […]». I.1.3.2.2.5.- Siguiendo lo expuesto anteriormente, la parte demandante destaca que el signo solicitado por la sociedad LEOPHARMA LTDA reproduce en su totalidad la marca «LEO», añadiéndole tres letras que, estima, son de carácter secundario y, en consecuencia, no resultan suficientes para la clara identificación de los signos. Agrega que los signos coinciden en tres letras (L-E-O), que además distinguir la familia de marcas cuya titularidad ostenta y sobre las cuales tiene derechos de exclusividad, son las que se destacan visual y fonéticamente en cada uno de las marcas. I.1.3.2.2.6.- Erró, entonces, la autoridad administrativa al estimar que la diferencia en el número de sílabas en los signos comparados era criterio suficiente que permitiera su clara diferenciación, dejando de considerar la mayoría de los criterios establecidos por la doctrina y la jurisprudencia para determinar si dos signos son o no confundibles desde el punto de vista ortográfico. I.1.3.2.2.7.- Por otra parte, la sociedad LEO PHARMA A/S subraya que desde el punto de vista fonético, la Superintendencia de Industria y Comercio se limitó «[…] a afirmar que su terminación es diferente y este único argumento le bastó

para concluir que LEOCAL/LEO/LEO (MIXTA) y LEON ASIRIO son fonéticamente distintos […]». Es así como indica que «[…] basta pronunciar los signos enfrentados para apreciar, en primer lugar que el elemento preponderante recae sobre el radical LEO, y que en efecto generan una evidente confusión y riesgo de asociación […]». I.1.3.2.3.- Al exponer los «[…] Comentarios en relación con la comparación ideológica efectuada por la entidad demandada […]», refiere: I.1.3.2.3.1.- Que el signo distintivo «LEOCAL» evoca, al igual que el término «LEO» que se encuentra en sus marcas, el concepto de león, por lo que no es posible considerar que el signo solicitado es una expresión de fantasía, en la medida en que ese término («LEO») está ubicado en la raíz del signo distintivo y es preponderante en el conjunto marcario, por lo que es claro que la autoridad administrativa, erró en su interpretación al restar importancia al prefijo «LEO», en los signos enfrentados. I.1.3.2.3.2.- En su concepto, entonces, está suficientemente acreditado que entre los signos enfrentados existen mayores semejanzas que diferencias, lo cual las hace confundibles entre sí. I.1.3.2.3.3.- De otro lado, considera que resultaba indispensable comparar los productos y servicios amparados por las marcas enfrentadas, atendiendo su similitud, pues solamente podrían coexistir en el mercado si distinguen productos o servicios diferentes, lo cual no ocurre en este caso. Es así como: «[…] El signo LEOCAL, solicitado por la sociedad LEOPHARMA LTDA

y equivocadamente registrado por la entidad demandada pretende identificar “Productos farmacéuticos y medicamentos” comprendidos en la clase 5ª internacional. Por su parte, con la marca LEO, de mi representada se identifican “sustancias médicas, farmacéuticas y veterinarias”. Con las marcas LEO (MIXTA) y LEON ASIRIO se identifican “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. Así pues, el signo solicitado LEOCAL identifica productos comprendidos dentro de la cobertura de los que distingue en el mercado la familia de marcas previamente registradas por mi representada /LEO/LEO (MIXTA) y LEON ASIRIO, los cuales resultan idénticos […] Con los signos LEOCAL/LEO/LEO (MIXTA) y LEON ASIRIO se identifican idénticos productos, “productos farmacéuticos y medicamentos en general, de modo que es inevitable el riesgo de confusión, pues, tal como lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo idéntico se confunde por sí mismo. Sobre este punto cabe advertir que las marcas LEO / LEO (MIXTA), o LEON ASIRIO no contienen ninguna partícula genérica, descriptiva, evocativa o de uso común que haga referencia o indique de alguna manera los productos que con dichas marcas se distinguen. Se trata pues de tres marcas altamente distintivas en relación con los productos

de la clase 5ª internacional, hecho que hace aún más gravosas las semejanzas existentes entre el signo solicitado LEOCAL y la familia de marcas previamente registradas /LEO/LEO (MIXTA) y LEON ASIRIO. Resulta relevante para el caso que nos ocupa, reiterar lo señalado por la jurisprudencia marcaria que ha adoptado una posición más rigurosa en el estudio de registrabilidad de las marcas que pretenden amparar medicamentos y farmacéuticos, precisamente porque cualquier riesgo de confusión conllevaría a un perjuicio para la salud humana. […] Si tenemos en cuenta los criterios anteriores es evidente que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó el adecuado análisis de confundibilidad de los signos enfrentados LEOCAL/LEO/LEO (MIXTA) y LEON ASIRIO, teniendo en cuenta que dichas marcas ampararían en el mercado medicamentos y farmacéuticos de uso humano […]». I.1.3.2.3.4.- Concluye la parte demandante que, contrario a lo expuesto en los actos administrativos demandados, los signos distintivos enfrentados son confundibles y, además, identifican productos idénticos, lo que podría inducir a error al consumidor, por lo que el signo solicitado, en los términos del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no es registrable. I.2. La contestación de la demanda4 La Superintendencia de Industria y Comercio, en la oportunidad procesal correspondiente, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y condenas

solicitadas por la parte actora pues las mismas carecen de apoyo jurídico y sustento legal para su prosperidad, conforme los siguientes argumentos: «[…] LEOCAL (marca solicitada) LEO, LEO (mixta), LEON ASIRIO (marcas previamente registradas) En cuanto a las semejanzas o similitudes de los signos en el caso de las marcas farmacéuticas aunque el prefijo es el mismo, las letras de las palabras y desinencia no son semejantes y el elemento diferenciador que no las hace iguales ni semejantes y que, por tanto las hace diferentes. La oficina nacional competente considera que entre el signo LEOCAL nominativa solicitada y las marcas LEO, LEO y LEON ASIRIO aunque compartan ALGUNAS LETRAS el consumidor puede diferenciarlas fácilmente no presenten semejanzas y no inducen al consumidor a error. Sumado a lo anterior, esta Superintendencia considera que el criterio que se debe aplicar en este caso es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita. Ahora bien, el consumidor que toma la decisión de qué, se va a consumir en este caso es el médico, quien no va incurrir en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, en tanto “el mercado objetivo” al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, es reducido y especializado. En cuanto a los canales de comercialización muy posiblemente la distribución de los productos que identifican estas marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto un consumidor medio no

tendría acceso directo a él, sino a través de un expendedor especializado. 4 Fol. 143-148, cuaderno principal. Por lo tanto, debe quedar absolutamente claro que esta Superintendencia no encontrando que se vulnerara derecho alguno, otorgó el registro de la marca denominativa en cuestión, mediante las resoluciones acusadas, teniendo en cuenta que, la solicitud de registro de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, lo que indica que previa la realización de examen con un raciocinio igual al aquí expuesto, se concluyó que no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro. En conclusión, los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, NO son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante […]» I.3.- La intervención del tercero con interés en el resultado del proceso, LEOPHARMA LTDA I.3.1.- La sociedad LEOPHARMA LTDA fue notificada del auto admisorio de la demanda, proferido el 11 de febrero de 2010 y se le hizo entrega de copia de la demanda y sus anexos, el día 16 de junio de 20105. I.3.2.- Sin embargo, no presentó escrito alguno y, en consecuencia, se tuvo por no contestada la demanda, en Auto de 19 de agosto de 20106. I.4.- Los alegatos de conclusión y el concepto del agente del Ministerio

Público I.4.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio se ratificó en los argumentos planteados con la contestación de la demanda y por los cuales se opone a las pretensiones de la demanda, pues considera que los actos administrativos enjuiciados se ajustan al ordenamiento jurídico. I.4.1.1.- En particular indicó que el análisis de los signos distintivos «LEOCAL» y «LEO» (mixta), que identifican productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se realizó aplicando las reglas y criterios elaborados por la doctrina y acogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 5 Fol. 139, Cuaderno Principal. 6 Fol. 157, Cuaderno Principal. I.4.1.2.- Manifestó que, en relación con el aspecto visual y ortográfico, si bien los signos enfrentados compartían la palabra «LEO», lo cierto es que «[…] son claramente disímiles dejando ver una estructura independiente en cada conjunto, del mismo modo su pronunciación es diferente, no siendo esto suficiente para rechazar el registro del signo solicitado […]». I.4.1.3.- Agregó que visualmente las marcas enfrentadas tienen un diseño diferente en su presentación al público, por lo que es posible que coexistan en el mercado y, en el aspecto fonético, observó que los signos precitados «[…] contienen sílabas que otorga distintividad en su pronunciación, permitiendo observar que no existen semejanzas entre una y otra que lleven a pensar en una posible confusión al consumidor, por lo cual, no se comparte los argumentos de la

actora […]». I.4.1.4.- Concluye, entonces, que «[…] el signo solicitado para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la clasificación internacional, no contiene semejanzas ni ortográficas, ni gráficas ni fonéticas con el signo opositor y además goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiendo la coexistencia y sin generar riesgo de confusión en el público en cuanto a los productos o a su origen empresarial […]», por lo que resultaba irrelevante analizar el presupuesto de conexión entre los productos o servicios. I.4.2.- La sociedad LEO PHARMA A/S, a su turno, reiteró todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en la demanda, por los cuales solicita acceder a las pretensiones de la demanda. I.4.2.1.- Señaló que efectivamente en la expedición de los actos administrativos se trasgredió el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que la sociedad LEOPHARMA LTDA reproduce en su signo «LEOCAL», la totalidad de las marcas registradas de la parte demandante, por lo que su coexistencia en el mercado podría generar confusión en los consumidores. I.4.2.2.- Para el efecto, indicó que el signo distintivo solicitado y las marcas registradas de las cuales es titular presentan las siguientes semejanzas ortográficas: «[…] Coinciden en 3 letras, en idéntica posición (LEO). Ahora bien no se trata de una coincidencia parcial, sino que la sociedad LEOPHARMA LTDA reproduce en su totalidad dos de las marcas registradas por mi representada […] La coincidencia se presenta en la raíz de los signos,

lo que aumenta el riesgo de confusión porque normalmente las primeras letras son las que recuerdan los consumidores con mayor claridad, olvidando o confundiendo las últimas […] La carencia de elementos gráficos adicionales en el signo LEOCAL impide su clara identificación frente a las marcas de mi representada […] Los dos signos podrían evocar el mismo concepto: el de un león […]». I.4.2.3.- Plantea que la terminación «CAL» evoca directamente la idea de calcio y es empleada como terminación de muchas marcas por lo que debe considerarse un sufijo de uso común no susceptible de apropiación y carente de distintividad, de modo que el elemento distintivo del signo solicitado se limita a la expresión «LEO», que es idéntica a las marcas registradas. I.4.2.4.- De otro lado, insiste que los signos enfrentados identifican productos de la misma naturaleza, lo que aumenta el riego de confusión, por cuanto: «[…] Pertenecen al mismo género (farmacéuticos) […] cumplen la misma función (curar o prevenir enfermedades). Pueden incluso tener exactamente los mismos ingredientes activos y servir para el tratamiento de idénticas dolencias, siendo incluso intercambiables […] se comercializan a través de los mismos canales especializados (farmacéuticos) […]». I.4.2.5.- Finalmente presentó argumentos adicionales que acreditan que no es posible acoger la posición de la autoridad administrativa, en la siguiente forma: «[…] No considero que las signos LEOCAL, LEO y LEON ASIRIO sean suficientemente diferentes. Por el contrario, el hecho de que los signos

confrontados compartan el mismo prefijo (LEO) generará confusión. Esto, debido a que tal prefijo no es genérico, ni descriptivo ni de uso común en la conformación de marcas de la clase 5 internacional. Por ello, tal prefijo es el que le otorga el carácter distintivo a los signos. Así pues, el signo LEOCAL reproduce el elemento principal y distintivo de las marcas de mi representada, lo que puede generar confusión en el público consumidor. Además, tal como quedó demostrado, la terminación “CAL” es de uso común en la conformación de marcas de la clase 5 internacional, en tanto evoca la idea de “calcio”. Así pues, tal desinencia no resulta suficiente para permitir la clara identificación de los signos. […]

1. Si bien lo ideal sería que los medicamentos formulados por los médicos, la automedicación es una costumbre generalizada en Colombia. Así pues, contrario a lo expresado en la respuesta a la demanda, la comparación de marca en la clase 5 internacional debe ser especialmente rigurosa, tal como lo estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, por cuanto cualquier error en la adquisición de los productos podría afectar gravemente a la salud del consumidor.

2. En segundo lugar, los expendedores de productos farmacéuticos no suelen ser médicos; sin embargo, normalmente informan a los consumidores acerca de las características de los productos que están vendiendo, e incluso llegan a intercambiarlos, advirtiéndoles que tienen las mismas propiedades. Así pues, se insiste, cualquier error en este intercambio de información podría afectar a la salud de los consumidores. Tal como se estableció en el proceso de interpretación

prejudicial, tratándose de marcas farmacéuticas, la comparación debe ser especialmente cuidadosa, debido a que “aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el sólo consejo del farmacéutico de turno”. […] Nuevamente, se trata de una interpretación errada, en tanto, el signo LEOCAL reproduce el elemento principal y distintivo de las marcas de mi representada. La inclusión de la terminación “CAL” no resulta suficiente para que los signos sean claramente identificables, por cuanto tal terminación es de uso común en la conformación de marcas de la clase 5 internacional. […]

1. El signo solicitado para registro en este expediente es nominativo, de modo que su presentación comercial podría eventualmente contener elementos visuales similares a los de las marcas registradas. Así pues, no es cierto que los diseños de los signos garanticen su clara identificación. Por el contrario, la ausencia de características gráficas del signo solicitado puede llegar a generar confusión, pues la sociedad LEOPHARMA LTDA podría usar trazos similares a los usados por mi representada.

2. De otro lado, la reproducción total de la marca LEO en el signo LEOCAL genera semejanza fonéticas que pueden causar confusión. […] La entidad demandada llegó a esta equivocada conclusión, debido al error de i