CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00476-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De las marcas mixtas BARATULLA / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[C]onsultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, se advierte que las marcas mixtas “BARATULLA”, identificadas con los certificados de registro núms. 380557, 376788, 376787 y 380558, -otorgadas en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA S.A, mediante los

actos administrativos acusados, cuya nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que eran similarmente confundibles con sus marcas previamente registradas “CARULLA”-, se encuentran caducadas. En efecto, los mencionados registros estuvieron vigentes hasta el 30 de diciembre de 2008, sin que hayan sido renovados, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estarían caducados a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. […] Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de las marcas mixtas “BARATULLA”, por cuanto las mismas caducaron al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000 […] la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulo los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la

legalidad de los mismos resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional. Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de las resoluciones núms. 57207, 57242, 57053 y 57245 de 30 de diciembre de 2008; 08222, 08221, 08224 y 08223 de 25 de febrero de 2009; y 15683 de 31 de marzo, 13894, 13892 y 13931 de 27 de marzo de 2009, mediante las cuales se concedió el registro de las marcas mixtas “BARATULLA”, a favor de la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA S.A, tercero con interés directo en las resultas del proceso. En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando las marcas del tercero, de las cuales busca su protección, han sido canceladas por no uso, han caducado o han sido anuladas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00476-00

Actor: CARULLA VIVERO S.A. HOY ALMACENES ÉXITO S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

TESIS: LAS MARCAS “BARATULLA” (MIXTAS), OTORGADAS EN FAVOR

DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS Y CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA,

POR CONSIDERAR QUE ERAN SIMILARMENTE CONFUNDIBLES CON SUS

MARCAS MIXTA Y NOMINATIVAS “CARULLA”, SE ENCUENTRAN

CADUCADAS. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO,

DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CARULLA VIVERO S.A. hoy ALMACENES ÉXITO S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 57207, 57242, 57053 y 57245 de 30 de diciembre de 2008, “Por las cuales se resuelve una solicitud de registro”, 08222, 08221, 08224 y 08223 de 25 de febrero de 2009,

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. “Por las cuales se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 15683 de 31 de marzo, 13894, 13892 y 13931 de 27 de marzo de 2009, “Por las cuales se resuelve un recurso de apelación”, dictadas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La sociedad actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 25 de julio de 2006 la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO GÓMEZ Y CIA. S.A. presentó solicitud de registro como marca de los signos mixtos “BARATULLA”, para distinguir productos comprendidos en las Clases 294, 305 y 316, y servicios en la Clase 357 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas8. 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] cárnicos, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles […].” 5 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,

pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especial; hielo […]” 6 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos (no comprendidos en otras clases); animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, maltas. […]” 7 El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[…] comercialización, importación y exportación al mayor y al detal de productos cárnicos, lácteos, pesca, aceites y grasas comestibles; verduras, hortalizas; frutas y sus derivados; huevos, azucares y sus derivados; alimentos crudos, preparados, congelados, envasados, empacados, enlatados; harinas y pastas alimenticias; productos de panadería; gaseosas, aguas y sabores envasados; helados de frutas, cremas; hielo; vinos, aperitivos, licores, cervezas; productos para la fabricación de bebidas estimulantes; café, te, mate, aromáticas, chocolate, cocoa y sus mezclas; concentrados y alimento para animales; vestidos, uniformes y calzado, artículos y elementos de deporte; textos y útiles escolares; papelería en general, muebles y electrodomésticos; menajes de cocina, cristalería, comedor y alcoba; artículos para regalos y decoración; accesorios; ferretería y eléctricos; artículos y útiles de aseo; cosméticos, medicamentos. […]”.

8 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, junto con la sociedad ABARROTES SERVITIENDAS Y CIA. LTDA. presentaron oposición por cuanto estimaban que los signos requeridos presentaba similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación frente a las marcas mixtas y nominativas “CARULLA” en las clases 7ª, 8ª, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 y 43; la marca, el lema y el nombre comercial “EL BARATILLO” en las clases 8ª, 29, 30, 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales son titulares, respectivamente. 3º: Que mediante resoluciones núms. 57207, 57242, 57053 y 57245 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos9 de la SIC, declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro de las marcas “BARATULLA” a favor de la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO GÓMEZ Y CIA. S.A. para distinguir productos y servicios en las clases 29, 30, 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra las citadas decisiones interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. Los primeros de ellos, mediante resoluciones núms. 08222, 08221, 08224 y 08223 de 2009, expedidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de la SIC; y los segundos, a través de las resoluciones núms. 15683, 13894, 13892 y 13931 de ese año,

emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 135, literales b) y c), y 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto es titular de las siguientes marcas: ”CARULLA”, en las clases 3ª, 5ª, 29, 9 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 30, 31, 32, 33, 35 y 42; “CARULLA EXPRESS”, en la Clase 42 y; “CARULLA ORGANICS ¡PURA NATURALEZA!”, en las clases 29, 30, 31, 32 y 43, de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales son similarmente confundibles con los signos cuestionados “BARATULLA”. Adujo que la marca “CARULLA” ha adquirido notoriedad, por cuanto ha sido utilizada intensamente en el territorio nacional por un espacio superior a 20 años, para distinguir productos y servicios ofrecidos y comercializados en 83 de sus almacenes que operan en 18 ciudades del País, circunstancia esta que le otorga el derecho de ser protegida de manera reforzada y, en particular, frente al uso y registro de expresiones que la reproduzcan o imiten, en detrimento de su buena imagen o reputación. Adujo que la coexistencia de los signos cotejados originaría un riesgo de asociación e inducción en error al consumidor, dadas las semejanzas presentadas desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, por cuanto podrían pensar que tienen el mismo origen empresarial o la existencia de un vínculo

jurídico o económico entre sus titulares. Concluyó que la concesión del registro del signo “BARATULLA” generaría dilución de la fuerza distintiva de la expresión “CARULLA”, la cual se encuentra posicionada en el mercando nacional y ha sido catalogada como una de las marcas más representativas del sector comercial e industrial colombiano y, por tanto, acreedora de la protección ampliada que le reconoce la Ley a aquellos registros marcarios que han sido notoriamente reconocidos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Sostuvo que si bien entre las expresiones cotejadas se reproduce la sílaba “LLA” contienen elementos adicionales de carácter nominativo, con suficiente fuerza distintiva que permiten a los consumidores recordar las marcas de manera independiente; y que, además, éstas contienen elementos gráficos lo que permite su coexistencia en el mercado. Aseguró que los signos “BARATULLA” y “CARULLA” no son confundibles, por lo que no hay lugar a pronunciarse sobre la presunta conexidad competitiva. II.2. La sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO GÓMEZ Y CIA. S.A, pese a haber sido notificada en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La sociedad actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Además, indicó que la expresión objeto de controversia es casi idéntica y reproduce la mayoría de la marca notoria de su propiedad “CARULLA”, lo que puede evidenciarse al apreciarlas detenidamente. IV.-2. La SIC señaló que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a la normativa legal vigente que rige la materia. Sostuvo que las marcas “BARATULLA”, se encuentran caducadas, por lo que el objeto del litigio desapareció. IV.-3. El Agente del Ministerio público solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto los cargos de nulidad propuestos por la sociedad actora no poseen ninguna vocación de prosperidad. IV.-4. En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó10: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos solicitados a registro BARATULLA (mixtos) resultarían confundibles con las marcas que contienen el término CARULLA (denominativas y mixtas), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Concretamente en lo referente a las causales de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a). sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 10 Proceso 443-IP-2019. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones

comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y

reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre los signos solicitados a registro BARATULLA (mixtos) y las marcas CARULLA (mixtas), CARULLA EXPRESSS (mixta) y CARULLA ORGANICS ¡PURA NATURALEZA! (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre estos signos, teniendo en cuenta que están conformados por un elementos denominativo y uno gráfico. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para

el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes […]”.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica también en la presunta confusión entre los signos solicitados a registro BARATULLA (mixtos) y las

marcas CARULLA (denominativas) es necesario que se verifique si se realizó la comparación teniendo en cuenta que esos signos están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […]

5. Marcas evocativas 5.1. Como en el proceso interno la SIC y la demandante manifestaron que el término “BARATULLA”, sería evocativo de BARATO, resulta pertinente analizar el presente tema. […] 5.5. En ese sentido se deberá establecer el grado evocativo del término “BARATULLA”, y posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

La notoriedad del signo solicitado a registro 6.1. En el proceso interno, la sociedad demandante argumentó que los signos solicitados a registro BARATULLA (mixto), reproducen las marcas notorias conformadas por el término CARULLA (denominativas y mixtas). En atención a ello, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad

[…] La notoriedad del signo solicitado a registro […] La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 57207, 57242, 57053 y 57245 de 30 de diciembre de 2008, concedió el registro de las marcas mixtas, “BARATULLA”, a la sociedad COMERCIALIZADORA GIRALDO GÓMEZ Y CIA. S.A., para distinguir productos en las clases 29, 30 y 31, y servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de la siguiente manera: - Clase 29: “[…] productos cárnicos, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles […].” - Clase 30: “[…] Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especial; hielo […]”. - Clase 31: “[…] Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos (no comprendidos en otras clases); animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, maltas. […]”

• Clase 35: “[…] Servicios de comercialización, importación y exportación al mayor y al detal de productos cárnicos, lácteos, pesca, aceites y grasas comestibles; verduras, hortalizas; frutas y sus derivados; huevos, azucares y sus derivados; alimentos crudos, preparados, congelados, envasados, empacados, enlatados; harinas y pastas alimenticias; productos de panadería; gaseosas, aguas y sabores envasados; helados de frutas, cremas; hielo; vinos, aperitivos, licores, cervezas; productos para la fabricación de bebidas estimulantes; café, te, mate, aromáticas, chocolate, cocoa y sus mezclas; concentrados y alimento para animales; vestidos, uniformes y calzado, artículos y elementos de deporte; textos y útiles escolares; papelería en general, muebles y electrodomésticos; menajes de cocina, cristalería, comedor y alcoba; artículos para regalos y decoración; accesorios; ferretería y eléctricos; artículos y útiles de aseo; cosméticos, medicamentos […]”.

Al respecto, el demandante alegó que la SIC pasó por alto que es titular de las siguientes marcas: “CARULLA”, en las clases 3ª, 5ª, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42; “CARULLA EXPRESS”, en la Clase 42 y; “CARULLA ORGANICS ¡PURA NATURALEZA!”, en las clases 29, 30, 31, 32 y 43, de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales resultan similarmente confundibles con las marcas cuestionadas “BARATULLA”.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal e), 136, literales a) y h), 224, 228 y 23011, de la Decisión 486 “[…] por ser 11 Estos últimos artículos, al igual que el 135, literal e), fueron interpretados de oficio por el Tribunal. pertinente […]”; y no el 135, literales b) y c), “[…] al no estar en discusión la distintividad intrínseca del signo solicitado […]”. El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente

conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada12, se advierte que las marcas mixtas “BARATULLA”, identificadas con los certificados de registro núms. 380557, 376788, 376787 y 380558, -otorgadas

en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad COMERCIAL