CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00477-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo SUEÑO y la marca registrada ENSUEÑO / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia respecto del signo SUEÑO por ser similar a la marca previamente registrada ENSUEÑO y existir conexión competitiva entre los productos que protege esta última y pretendía amparar la primera Al observar los signos enfrentados, la Sala advierte que estos presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que si bien tienen una longitud diferente, su terminación se da de manera idéntica en la palabra sueño. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma muy parecida, conforme se puede apreciar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión […] Igualmente fonéticamente se tiene que las dos palabras tienen una misma terminación, al igual que la sílaba tónica es la misma […] En cuanto a la similitud ideológica, se reitera lo expuesto en el sentido que las marcas en conflicto evocan una misma idea, referente a la palabra sueño, por lo que la Sala entiende que existe similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas. […] En el sub examine la marca a registrar SUEÑO (mixta) buscaba identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en la cual se

encuentra registrada igualmente la marca ENSUEÑO (denominativa), con lo cual se cumple con uno de los requisitos para la existencia de una conexión competitiva, por encontrarse en una misma clase del nomenclátor. Además de lo anterior, la solicitud de registro de la marca SUEÑO (mixta), buscaba identificar productos de la clase 16 de la clasificación internacional consistentes en “papel, cartón artículos de estas materias, entre otros”, los mismos de la clase 16 para los cuales fue registrada previamente la Marca ENSUEÑO, con lo cual se hace presente el elemento de conexión competitiva correspondiente a que las marcas buscan identificar el mismo género de productos. Así las cosas, al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre la marca registrada y la marca a registra existe dicha conexión, toda vez que además de que se encuentra dentro de la misma clasificación, los productos que se buscan identificar corresponden a u mismo género, lo que tiene por consecuencia que tengan finalidades similares o idénticas, y que comparta los mismos canales de comercialización, medios de publicidad, y sean eventualmente sustituibles y complementarios entre sí.

CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos

[D]e la lectura del artículo 174 de la Decisión 486, se advierte que la caducidad del registro marcario no tiene el efecto pretendido por la parte demandante, ya que la norma no prevé que la falta de renovación del registro por parte del titular de una marca, implique que las oposiciones que se hayan efectuado de su parte mientras el mismo se encontraba vigente, pierdan validez y, por ende, se deba proceder a registrar las marcas sobre las que recayó dicha oposición. Así las cosas, a la Sala

le corresponde abordar el estudio de la legalidad de los actos administrativos en las condiciones en que fueron emitidos, esto es, en vigencia del registro de la marca ENSUEÑO (denominativa), a fin de determinar si bajo los supuestos vigentes para esa época, la decisión de la SIC de negar el registro marcario de la marca SUEÑO (mixta), se ajustó a derecho.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 174

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00477-00

Actor: LINARES GRANADOS CREACIONES PACHICAS Y CIA. S. EN C Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Análisis de confundibilidad de marcas denominativas y mixta dentro de la misma clase de la clasificación internacional de Niza La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la sociedad Linares Granados Creaciones Pachicas y Cia S. en C., en contra de las Resoluciones 43030 de 30 de octubre de 2008 “Por la cual se resuelve una

solicitud de registro”, 56665 de 18 de diciembre de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 16083 de 31 de marzo de 2009 “Por la cual se decide un recurso de apelación”, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. - Antecedentes I.1.- La demanda La sociedad Linares Granados Creaciones Pachicas y CIA S. EN C. actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC-, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: I.1.1.- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 43030 de 30 de octubre de 2009, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se negó el registro de la marca SUEÑO, para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

I.1.2.- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 53665 de 18 de diciembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; mediante la cual se confirmó la Resolución nro. 43030 de 30 de octubre de 2009 I.1.3.- Declarar la nulidad de la Resolución nro. 16083 de 31 de marzo de 2009,

“Por la cual se decide un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual se confirmó la Resolución nro. 43030 de 30 de octubre de 2009. I.1.4.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho pidió que se declarará infundada la oposición promovida por Papeles Nacionales S.A., y en consecuencia conceder el registro de la marca SUEÑO (mixta), para identificar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.4.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.1.5.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC, expedir dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo, la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. I.2.- Los hechos y omisiones que sirven de fundamento a la acción: I.2.1.- La sociedad Creaciones Pachica S.EN C. (actualmente Linares Granados Creaciones Pachicas y CIA S. EN C.), presentó el día 10 de noviembre de 2006, ante la SIC, solicitud de registro de la marca SUEÑO (mixta), para distinguir productos de la clase 16 de la clasificación Internacional de Niza. I.2.2.-.La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial nro. 575 de 30 de abril de 2007. I.2.3.- La sociedad Papeles Nacionales S.A., presentó oposición en contra de la

solicitud de registro, la cual fundamentó en que el signo a registrar, generaba confusión con la marca ENSUEÑO (nominativa), de la cual es titular, y que contaba con registro vigente para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional hasta 19 de mayo de 2010. I.2.4. La sociedad Creaciones Pachica S.EN C., dio respuesta a la oposición presentada, argumentando que las marcas no son confundibles, pues las mismas tienen diferencias visuales, graficas, ortográficas, conceptuales y fonéticas. I.2.5.- El Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resoluciones 43030 de 30 de octubre de 2008, negó la solicitud de registro. I.2.6. La negativa de registro de la marca, obedeció a que existen entre la solicitada, y la marca opositora, similitudes que pueden generar confusión o inducir en error al público, pues solo se diferencian por suprimir la raíz “EN”. Igualmente se funda la negativa, en que si bien la marca cuyo registro se solicita, es mixta, en la misma predomina la denominación SUEÑO, por lo cual al ser está la característica principal, genera confusión con la marca ENSUEÑO. I.2.7. La sociedad Creaciones Pachica S.EN C, presentó recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la negativa de registro de la marca. I.2.8. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 53665 de 18 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la negativa del registro de la marca ENSUEÑO, confirmando la decisión y

concediendo el recurso de apelación. I.2.9. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 16083 de 31 de marzo de 2009, resolvió el recurso de apelación confirmando la negativa del registro de la marca. I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos enjuiciados transgredieron los artículos 134, 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como el principio de especialidad marcaria y los criterios auxiliares sobre registrabilidad. Señala que la SIC transgredió el 134 de la Decisión 468 de 2000, por fala de aplicación, ya que desconoció que la marca SUEÑO (mixta), solo se solicitó para distinguir ciertos productos de la clase 16, entretanto la marca ENSUEÑO se encuentra registrada para la totalidad de productos de dicha clase, de lo cual, en su sentir, se puede concluir que se trata de signos intrínseca y extrínsecamente distintos, puesto que los productos de la marca solicitada no son confundibles, semejantes, ni conexos con los que distingue la marca registrada previamente. Indica que la SIC incurrió en violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, puesto que la marca SUEÑO (mixta), es distintiva extrínsecamente, ya que la misma está compuesta por una expresión con significación o evocación conceptual propia y distinta de la marca opositora. Precisa que si bien la marca SUEÑO, contiene parcialmente la marca ENSUEÑO, también lo es que contiene igualmente las marcas SUEÑO y SUEÑO ROSA, de la

cual es titular la sociedad demandante. Añade que el solo hecho de que la marca SUEÑO contenga parcialmente ENSUEÑO, no es suficiente para considerar que sea susceptible de generar confusión o asociación, pues no existe identidad, ni similitudes ortográficas, visuales, fonéticas y conceptuales. Finalmente plantea que se contrariaron los principios de registrabilidad de la marca, concretamente el de especialidad, pues al comparar los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional para los cuales se encuentra registrada la marca ENSUEÑO, con los que pretende identificar la marca SUEÑO, los mismos solo coinciden en que usan como materia prima el papel, pero son bienes totalmente diferentes. II.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio, en forma oportuna, contestó la demanda formulada en su contra solicitando no acceder a las pretensiones y condenas solicitadas por el actor puesto que, en su concepto, carecen de sustento legal para su prosperidad. Al respecto, indicó: “[…] En el presente caso, el referido estudio recayó sobre el signo solicitado SUEÑO (mixto) y la marca previamente registrada ENSUEÑO, de donde se concluyó que, atendiendo a que el cotejo recaía sobre un signo mixto y uno nominativo, es decir, signos en los que abra (sic) de analizarse un elemento denominativo y uno gráfico, frente a un elemento denominativo, había que entrar a determinar cuál era el elemento predominante en el signo mixto conforme lo señala la jurisprudencia y la doctrina vigente, danto como resultado que el elemento predominante de

los mismos, era el “denominativo” no solo por, la fuerza propia de que están dotadas las palabras sino también, por que los componentes visuales en la marca resultaba (sic) accesorio al componente verbal siendo claro que, el consumidor al momento de adquirir los productos, se guiaba especialmente por las palabras que distinguen el signo. Con base en lo anterior, se hizo evidente que entre el signo solicitado SUEÑO y la marca registrada previamente, EXISTIAN Y EXISTEN semajanzas o identidad susceptibles de generar riesgos de confusión o asociación en el consumidor ya que median, en los signos analizados, SUEÑO Y ENSUEÑO, identidad y semejanza ortográfica, fonética y conceptual, por cuanto la marca demandante reproduce la marca previamente registrada […]”. . III.- Alegatos de conclusión de las partes y concepto del agente del Ministerio Público Mediante auto de 11 de octubre de 2013, el despacho corrió traslado para alegar a las partes y al señor Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa. La parte demandante presentó alegatos de conclusión (folios 227 a 233 del cuaderno nro. 1 del expediente) en los que esgrimió como argumento sobreviniente, el que la sociedad Papeles de Colombia S.A., no renovó el registro de la marca ENSUEÑO (nominativa), razón por la cual, en su sentir, se está ante la caducidad del registro marcario, por lo que considera que en la sentencia debe darse aplicación al artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, y declarar la existencia de un hecho modificativo del derecho sustancial sobre el que versa el

litigio. La parte demandada se abstuvo de presentar sus alegaciones y el agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. IV.- La interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Mediante auto de 19 de octubre de 2012, el despacho sustanciador de este proceso resolvió suspenderlo para efectos de elaborar y remitir, vía electrónica, la solicitud de interpretación prejudicial de conformidad con el artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina. Mediante oficio nro. 242-S-TJCA-2013 de 15 de abril de 2013, el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina remitió la interpretación prejudicial 48-IP-2013, cuyas conclusiones fueron las siguientes: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo SUEÑO (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos SUEÑO (mixto) y ENSUEÑO

(denominativo), será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. Basta que exista la posibilidad de riesgo de confusión para que

el signo solicitado no acceda al registro.

TERCERO: En la comparación entre una marca denominativa y una mixta debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto en la presente providencia”.

V.- Consideraciones de la Sala V.1.- Los actos administrativos enjuiciados Los son las resoluciones números 43030 de 30 de octubre de 2008, 56665 de 18 de diciembre de 2009 y 16083 de 31 de marzo de 2009, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se negó el registro de la marca SUEÑO (mixta), para identificar productos comprendidos dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. V.2.- El problema jurídico La Sala debe determinar si en el presente caso, la SIC, mediante los actos administrativos enjuiciados, violó las normas que le han debido servir de fundamento, en particular, los artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de

la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro de la marca mixta SUEÑO para distinguir productos de la clase 16 de la clasificación internacional de Niza (octava edición), por ser dicho signo es confundible con la marca registrada ENSUEÑO (denominativa). V.3.- Consideración previa La parte actora, al momento de presentar sus alegatos de conclusión, solicita que para resolver el asunto de fondo se tenga en cuenta que el signo opositor, identificado con el certificado de registro núm. 59126, no fue renovado, lo que tiene por consecuencia que su vigencia expiró el 19 de mayo de 2010, configurándose la caducidad del mismo, para lo cual allegó certificado obrante a folio 234 del expediente. Respecto del anterior argumento, es necesario precisar que dicha situación en modo alguno, hace improcedente el control de legalidad de los actos acusados, en la medida en que cuando los mismos fueron expedidos, esto es, en el año 2009, el registro del signo opositor se encontraba vigente. Igualmente, es preciso señalar que de la lectura del artículo 1741 de la Decisión 486, se advierte que la caducidad del registro marcario no tiene el efecto pretendido por la parte demandante, ya que la norma no prevé que la falta de renovación del registro por parte del titular de una marca, implique que las 1 Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la

legislación nacional del País Miembro. oposiciones que se hayan efectuado de su parte mientras el mismo se encontraba vigente, pierdan validez y, por ende, se deba proceder a registrar las marcas sobre las que recayó dicha oposición. Así las cosas, a la Sala le corresponde abordar el estudio de la legalidad de los actos administrativos en las condiciones en que fueron emitidos, esto es, en vigencia del registro de la marca ENSUEÑO (denominativa), a fin de determinar si bajo los supuestos vigentes para esa época, la decisión de la SIC de negar el registro marcario de la marca SUEÑO (mixta), se ajustó a derecho. V.4.- Análisis del caso concreto Para desatar el problema jurídico y determinar si las disposiciones legales invocadas se han violado, resulta indispensable remitirnos a la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso judicial2, en la cual, al analizar el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, frente al concepto de marca, señaló: “[…] El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los

signos registrables […]” La finalidad de la marca, según lo precisa la jurisprudencia andina es la “salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado3”. . De conformidad con los anteriores conceptos, se puede concluir que para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir los siguientes requisitos: (1) perceptibilidad; (2) ser susceptible de representación gráfica; y (3) distintividad. 2 Proceso 48-IP-2013 3 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace2222.pdf. Proceso 158-IP-2012. Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio, del 134 literal b) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: Figurativa. Expediente Interno: Nº 2009-00427. Frente a los requisitos de susceptibilidad de representación gráfica y distintivita el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto manifestó: “[…] La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el

público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos […]” En cuanto a la distintividad, la misma en su aspecto extrínseco, se refiere a su no confundibilidad con otros signos4, por lo cual la legislación comunitaria ha previsto que no son susceptibles de registro aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (Artículo 136, literal a). En relación con los anteriores presupuestos para la procedencia del recurso, la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto, señaló: “[…]El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 establece que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se

asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 4 http://server.tribunalandino.org.ec/ips/158-IP-2013.pdf. PROCESO 158-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 200 de la misma Decisión. Marca: USD (mixta). Actor: sociedad CREARAMOS LIMITADA. Proceso interno Nº. 2011-00224. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del mismo y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y así el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir

[…]”. En relación con la posibilidad de que un signo pueda generar confusión, se tiene que la misma refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo5. Sobre dicho aspecto, el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina ha considerado que «no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sin que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad»6. Adicionalmente el Tribunal, en la Interpretación proferida para el presente proceso, señala la existencia de dos tipos de confusiones que pueden generarse a partir de la identidad o semejanza de los signos, a saber, la directa y la indirecta, cuyo concepto desarrolla de la siguiente manera: “[…] La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[…]”. Para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o asociación, el Tribunal determina que deben tenerse en cuenta los siguientes tipos de similitud: 5 PROCESO 62-IP-2013.

6 Interpretación Prejudicial 48-IP-2013. “[…] La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. […]”. En relación a la manera como debe efectuarse la comparación de las marcas en conflicto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado una serie de reglas que reitera en la Interpretación Prejudicial 48-IP2013, dictada en este proceso: “[…] En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez competente, deberá comparar los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros: •La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. •En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al

mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. •Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, el Proceso 58-IP2006. Marca: "GUDUPOP", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: "DK", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Es importante reiterar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, “la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, mar