CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00481-00-2017

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – En actuaciones administrativas para el registro de marcas En lo concerniente a la excepción de inepta demanda, propuesta por el apoderado de la parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto, a su juicio, se incurrió en indebida acumulación de pretensiones, dado que se trató de diez (10) actuaciones administrativas distintas en materia de propiedad industrial, donde se efectuó el estudio y análisis de cada una de ellas independientemente, la Sala estima que no está llamada a prosperar dicha excepción, toda vez que sí existió una debida acumulación de pretensiones, de conformidad con el artículo 82 del C. de P.C., aplicable a los procesos contencioso administrativo, por remisión expresa del artículo 267 del C.C.A. En efecto, a través de las Resoluciones acusadas se concedió el registro de marcas con el mismo fundamento: que dichos signos no presentan semejanzas con la marca opositora “MAC”, y tienen identidad en la partícula “SMAC”, lo que lleva a la Sala a la conclusión de que las pretensiones provienen de la misma causa y se hallan entre sí en relación de dependencia. Ello, aunado a la identidad de las partes: demandante y demandada y tercero interesado, y al hecho de que el Consejo de Estado es competente para conocer de todas las pretensiones formuladas en única instancia y debe resolverlas a través del mismo procedimiento: el ordinario. FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA – No se configura por alegar nuevas causales de nulidad en sede judicial [S]erá desestimada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, -en

cuanto en la demanda se plantean argumentos nuevos relativos a la protección del nombre comercial y de la prueba de uso, los cuales no fueron objeto de impugnación en los recursos de reposición y de apelación ante la Administración-, dado que la Sala en reiterada Jurisprudencia ha expresado que es procedente alegar causales de nulidad nuevas, no planteadas inicialmente en sede administrativa, porque si lo que la ley pretendiera, al acudir ante la Jurisdicción Contenciosa, fuera la reproducción de los argumentos expuestos en la vía gubernativa, exigiría copia de los recursos interpuestos en lugar de la demanda con los requisitos del C.C.A. EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA – Improcedencia al estar fundamentada en la defensa de los actos demandados En lo que toca con la excepción de inepta demanda, propuesta por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, sociedad HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS LTDA., será desestimada, dado que sus fundamentos envuelven la defensa de los actos acusados, lo cual significa que ella no constituye una excepción propiamente dicha, pues la finalidad de ésta es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que inhiba al fallador para entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado. COTEJO MARCARIO – Entre las marcas mixtas SMAC VS VIDEO SCREEN,

SMAC PREMIUM, SMAC CARD, SMAC ACCOUNTING, SMAC AUDIT, SMAC

PROGRESSIVE, SMAC TS TICKET SYSTEM, SMAC CLM CUSTOMER

LOYALTY MANAGEMENT, SMAC SERVER, SMAC MASTER y las marcas

nominativa y mixta y el nombre comercial MAC / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MAC y por ello se debe excluir del cotejo / REGISTRO MARCARIO – Procedente frente a las marcas SMAC VS VIDEO SCREEN,

SMAC PREMIUM, SMAC CARD, SMAC ACCOUNTING, SMAC AUDIT, SMAC

PROGRESSIVE, SMAC TS TICKET SYSTEM, SMAC CLM CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT, SMAC SERVER, SMAC MASTER por tener la condición de distintividad necesaria y no existir semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor con las marcas nominativa y mixta y el nombre comercial MAC / NOTORIEDAD DE LA MARCA – No afectación [E]ntre las marcas cuestionadas y los signos previamente registrados de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que las referidas marcas cuestionadas contienen la partícula de uso común “MAC”, también lo es que al estar acompañadas de las expresiones “S VS VIDEO SCREEN”, “S PREMIUM”, “S CARD”, “S ACCOUNTING”, “S AUDIT”, “S PROGRESSIVE”, “S TS TICKET SYSTEM”, “S CLM CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT”, “S SERVER”, “S MASTER”, generan signos completamente distintivos, que pueden ser registrables. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Al respecto, la Sala precisa que las citadas expresiones de las marcas

cuestionadas S VS VIDEO SCREEN”, “S PREMIUM”, “S CARD”, “S

ACCOUNTING”, “S AUDIT”, “S PROGRESSIVE”, “S TS TICKET SYSTEM”, “S

CLM CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT”, “S SERVER”, “S MASTER”, son lo suficientemente distintivas y diferentes con respecto a los signos opositores, pues dichos vocablos, las dotan por sí mismas de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conducen a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 9, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de su origen empresarial, habida cuenta de que las marcas cuestionadas se encuentran acompañadas de otros elementos diferentes que contribuyen a diferenciarlas de las otras marcas previamente registradas de la actora. […] En lo concerniente a que la marca de la actora es notoriamente conocida, la Sala estima que ello resulta irrelevante, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido o desleal de su reputación, como tampoco que los signos cuestionados pudiesen causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, como quiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas en conflicto FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 226 /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00481-00

Actor: EMA HOLDINGS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD

TESIS: LAS MARCAS SOLICITADAS, SI BIEN POSEEN UNA PARTÍCULA DE

USO COMÚN, ESTO ES, “MAC”, AL ESTAR COMBINADAS CON OTRAS

EXPRESIONES GENERAN SIGNOS COMPLETAMENTE DISTINTIVOS, QUE RESULTAN REGISTRABLES La sociedad EMA HOLDINGS S.A., (Antes MAC S.A.1) mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en armonía con el artículo 84 del C.C.A.,

presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulos los siguientes actos administrativos: .- Las Resoluciones núms. 04052 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 14742 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 18914 de 27 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial 1 De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal, visible a folios 736 a 746 del expediente, mediante Escritura núm. 0566 de 3 de abril de 2012, de la Notaría Quince de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio el 9 de agosto de 2012, la actora cambió su nombre de MAC S.A. por el de EMA HOLDINGS S.A.. de la Superintendencia de Industria y Comercio. .- Las Resoluciones núms. 04043 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 14707 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 22844 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

de la Superintendencia de Industria y Comercio. .- Las Resoluciones núms. 04050 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 15117 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 22849 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. .- Las Resoluciones núms. 04055 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 14751 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; 18912 de 27 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. .- Las Resoluciones núms. 04047 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 14743 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 18920 de 27 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de

apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. .- Las Resoluciones núms. 02910 de 29 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 14563 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 22847 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. .- Las Resoluciones núms. 04053 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 14669 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 22845 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. .- Las Resoluciones núms. 04038 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 14536 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y

22848 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. .- Las Resoluciones núms. 04045 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 15114 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; 22846 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. .- Las Resoluciones núm. 04040 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 14709 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 22843 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: La sociedad HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS LTDA. presentó solicitud de registro de las marcas mixtas “SMAC VS VIDEO SCREEN”, “SMAC PREMIUM”,

“SMAC CARD”, “SMAC ACCOUNTING”, “SMAC AUDIT”, “SMAC PROGRESSIVE”, “SMAC TS TICKET SYSTEM”, “SMAC CLM CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT”, “SMAC SERVER”, y “SMAC MASTER”, las cuales se tramitaron en los expedientes núms. 08-040305, 08-040308, 08-040309, 08040310, 08-040311, 08-040312, 08-040313, 08-040316, 08-040317, y 08-040318, respectivamente. 2º: La sociedad MAC S.A., formuló oposición, en virtud de que es titular en Colombia del nombre comercial MAC S.A. y de los registros “MAC” (nominativa), Clase 9ª, certificado de registro núm. 70254, vigente hasta el 28 de noviembre de 2009; y “MAC” (mixta), Clase 9ª, registrada bajos los núms. 338204, vigente hasta el 13 de agosto de 2017, 235096, vigente hasta el 30 de abril de 2011, 171787, vigente hasta el 18 de octubre de 2014, 331885, vigente hasta el 8 de mayo de 2017, 147804, vigente hasta el 14 de septiembre de 2016, 197299, vigente hasta el 26 de mayo de 2017, 293296, vigente hasta el 25 de febrero de 2015 y 12285, vigente hasta el 1º de diciembre de 2010. 3º: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones, mediante las Resoluciones

contenidas en los Expedientes núms. 08-040305, 08-040308, 08-040309, 08040310, 08-040311, 08-040312, 08-040313, 08-040316, 08-040317, y 08-040318 y concedió el registro de la marca solicitada. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que las Resoluciones acusadas contravienen los artículos 134, literales a), b), y 136, en concordancia con los artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentó que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la marca solicitada por la sociedad HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS LTDA., dentro de su composición incluye un componente genérico, VS VIDEO SCREEN, PREMIUM, CARD, ACCOUNTING, AUDIT PROGRESSIVE, TS TICKET SYSTEM, CLM CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT, SERVER, y MASTER; y que la comparación debe realizarse observando la parte distintiva de las marcas solicitadas. Sostuvo que el signo de distintividad en la marca solicitada es “SMAC” y recordó que la marca base de la oposición está formada por la expresión “MAC”. Expuso que la marca solicitada para registro reproduce la marca “MAC” registrada de forma previa en favor de la sociedad MAC S.A. Agregó que en este caso se presentaría una confusión indirecta, pues los consumidores de productos de la Clase 9ª podrían llegan a confundir la marca “SMAC” con “MAC S.A.”, debido al reconocimiento que tienen en el País los

productos de la sociedad MAC S.A., confusión de aspecto ideológico que se afianza por cuanto la sociedad MAC S.A. usa la marca “MAC” de forma independiente y, también, seguida de otros signos como “MAC SPECIAL”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC DOBLE PODER”, “MAC 2” y “MAC POWER PACK”. Señaló que se violó el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Resaltó que el nombre de la sociedad representada corresponde a la denominación social MAC S.A., frente a la cual reclama uso exclusivo por haber tenido el primer uso. Indicó que las normas comunitarias fueron violadas debido a que el registro marcario fue concedido sin considerar que la sociedad MAC S.A. se constituyó en 1959 con objeto social determinado, el cual tiene relación directa con los productos de la Clase 9ª Internacional. Señaló que se violó el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 224, 225 y 226, ibídem, toda vez que la marca “MAC”, desde su constitución se caracteriza por ser líder en la fabricación y distribución de baterías, productos incluidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Sostuvo que las normas mencionadas prohíben la reproducción o imitación parcial o total de una marca notoria, en los casos en que dicha reproducción pueda asociarse o aprovecharse de forma injusta. Que en este caso, se trata de una reproducción total del signo “MAC”, que necesariamente afecta el carácter distintivo de la marca “MAC”. Concluyó que la marca “MAC S.A.” se encuentra registrada en Países como

Argentina, Bolivia, entre otros, además de cumplir con todas las condiciones exigidas por la Legislación para ser una marca notoria.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que en las Resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Decisión de la Comunidad Andina. Por el contrario, las decisiones demandadas se fundamentaron en la normativa vigente, en la Jurisprudencia y en la Doctrina reconocida y aplicable. Indicó que los signos solicitados por HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS LTDA. fueron concedidos por no estar comprendidos en las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión se consideró la similitud ortográfica, fonética e ideológica, y luego se examinó la totalidad de los signos en conflicto en su conjunto sin descomponerlos o fraccionarlos, el examen de registrabilidad, en forma sucesiva y no simultánea, las

semejanzas (no las diferencias) que existen entre los signos y se verificó la naturaleza de los productos. Alegó que la partícula “MAC” la contienen muchos registros de marcas, lo que determina la coexistencia de éstos, sin que exista riesgo de confusión o asociación. Estimó que se puede observar que las estructuras silábicas evocan conceptos diferentes; en consecuencia, no comparte el argumento referido a que la distintividad de cada uno de los signos solicitados recae en la expresión “SMAC”, toda vez que se debe realizar el análisis de estudio en conjunto y no de forma fraccionada. Que con relación a la presunta confundibilidad con el nombre comercial MAC S.A. y las marcas solicitadas, no existen semejanzas entre los signos, que confundan al consumidor en el mercado. Propuso la excepción de “INEPTA DEMANDA”, al considerar que se incurrió en indebida acumulación de pretensiones, en cuanto se trata de diez (10) actuaciones administrativas distintas en materia de propiedad industrial, donde se efectuó el estudio y análisis a cada una de ellas independientemente. II.1.2.- La sociedad HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que las marcas “SMAC VS VIDEO SCREEN” y “MAC” no presentan semejanzas que generen riesgos de confusión o asociación, ni existe competencia desleal, ni se configura monopolio. Expresó que los signos apreciados en conjunto de manera sucesiva y no

simultánea, no presentan similitudes susceptible de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, ya que desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual cada signo cuenta con elementos que facilitan su identificación e individualización. Adujo que tampoco se da la notoriedad, toda vez que entre los signos solicitados y el signo opositor no se presenta producción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, por lo que no existe violación alguna de normas legales o reglamentarias que den lugar a la declaratoria de nulidad de los actos demandados. Que los cargos endilgados, como la violación de los literales a), y h), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, no tienen sustento, porque, entre otras cosas, la actora en la demanda plantea aspectos nuevos que no fueron objeto del recurso de reposición. Propuso las excepciones de “INEPTA DEMANDA”, porque, a su juicio, los hechos no están debidamente clasificados y fundamentados, en razón de que de ellos no se desprende la ocurrencia de algún hecho atribuible a la demandada, del cual se derive violación directa o indirecta de las normas de la referida Decisión 486, además de que no indicó el objeto de las pruebas aportadas; y de “FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA”, ya que en el concepto de violación de su demanda plantea argumentos nuevos relativos a la protección del nombre comercial y de la prueba de uso, los cuales no fueron objeto de impugnación en los recursos de reposición y de apelación.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: 2 Proceso 474-IP-2015. “1.6. Una vez señaladas las reglas y pautas para el cotejo, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.7. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos solicitados respecto de las marcas y nombre comercial registrados. (…) 2.6. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status. (…) 2.8. Asimismo, este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca

común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. (…) 2.15. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 2.16. La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. Se deberán analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de las marcas MAC. (…) 3.4. En el caso concreto, cuando se realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de la “suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. 3.5. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos

vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. (…) 3.10. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, números de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. (…) 3.13. Con base a estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas. (…) 4.9. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no

tendría relación con el público consumidor. (…) 4.11. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.12. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 4.13. Por lo antes expuesto, se deberá verificar que el nombre comercial MAC DOBLE PODER ha sido usado en el mercado de manera real y efectiva para que pueda fundamentar su acción de nulidad. (…) 4.17. Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o no que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. (…) 5.8. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes, las

palabras, partículas o expresiones de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 5.9. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones de uso común se deben excluir del cotejo marcario. 5.10. Por lo tanto, se debe determinar si la expresión MAC es de uso común para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene. (…) 6.6. Por lo tanto, se deberá analizar si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: Corresponde a la Sala, en primer término, pronunciarse sobre las excepciones de inepta demanda y falta de agotamiento de la vía gubernativa, propuestas por los apoderados de la Superintendencia de Industria y Comercio y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la sociedad HIGH TECHNOLOGY

SYSTEMS LTDA.

En lo concerniente