CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00486-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto CIPROMAX y la marca CIPRAMAX / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son las partículas CIPR y el sufijo MAX en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza / CONEXIDAD COMPETITIVA – Criterios tratándose de productos de uso veterinario y productos farmacológicos de uso humano / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto CIPROMAX para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión con la marca CIPRAMAX previamente registrada en la misma clase [U]na vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado CIPROMAX y la marca registrada CIPRAMAX, presentan similitud ortográfica y fonética, aspectos que configuran un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor, cumpliéndose así el primer supuesto del artículo 136, literal a). […] [E]sta Sala considera que en el caso bajo estudio, existe una conexidad entre los productos que identifican el signo solicitado y la marca registrada en razón a que los productos veterinarios, y los productos farmacológicos de uso humano se encuentran en la misma clase del nomenclátor y, en particular, su almacenamiento posterior en el hogar u otro lugar puede coincidir en la misma ubicación, lo que podría generar error o confusión en el consumidor promedio, quien podría consumir o dar a ingerir a otro el producto CIPROMAX en reemplazo del producto CIPRAMAX caso en el cual la salud

humana y/o animal podría verse afectada gravemente. En suma, la Sala colige que en el presente asunto se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto, en primer lugar, existe similitud confundible entre el signo nominativo solicitado CIPROMAX y la marca nominativa registrada CIPRAMAX y, en segundo lugar, se da una conexidad competitiva entre los productos que estas amparan, motivo por el cual el cargo analizado no tiene vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00486-00

Actor: BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 2

Referencia: Reiteración de Jurisprudencia. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Comparación entre signos mixtos y nominativos.

Conexión competitiva entre productos farmacéuticos para consumo humano y productos veterinarios comprendidos en la Clase 5 de la

Clasificación Internacional de Niza. La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Biostar Pharmaceutical S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 5776 de 13 de febrero de 2009, 13677 de 26 de marzo de 2009 y 18183 de 21 de abril de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Biostar Pharmaceutical S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, Código Contencioso Administrativo, presentó una demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 5776 de 13 de febrero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 13677 de 26 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 18183 de 21 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron el registro como marca del signo CIPROMAX para identificar productos comprendidos en la Clase 1 Cfr. Folio 2 2 “Código Contencioso Administrativo” “[…] Artículo 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”.

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 3 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada registrar el signo mixto CIPROMAX para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones3: “[…] 2.1. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 5776 del 13 de febrero de 2009, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No 07-132921 mediante la cual se negó el registro de la marca CIPROMAX (MIXTA) en Clase 05 Internacional. 2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 13677 del 26 de marzo de

2009, proferida por la Jefe de la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-132921 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión negativa contenida en la Resolución No 5776 del 13 de Febrero de 2009 y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias adelantadas ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.3 Declarar la Nulidad de la Resolución No. 18183 del 21 de abril de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 07-132921, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 5576 de 2009, ya referida. 2.4 Consecuencialmente y a título de Restablecimiento del Derecho, en beneficio de la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio registrar la marca "CIPROMAX" (MIXTA) Clase 05 Internacional, tal como se solicitó. 2.6 Ordenar la notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial. 3 Cfr. Folios 20 a 48

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 4 2.7. Condenar en costas a la parte accionada.

[…]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos4 para

fundamentar sus pretensiones: 4.1. Biostar Pharmaceutical S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto "CIPROMAX" (Mixta), dentro del expediente 07-132921 para identificar "productos veterinarios", comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 5776 de 13 febrero de 2009, negó de oficio el registro del signo mixto CIPROMAX en Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza con fundamento en las similitudes confundibles con la marca CIPRAMAX registrada para identificar productos en la misma Clase de la mencionada Clasificación. 4.3.Biostar Pharmaceutical S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, en contra de lo decidido en la Resolución núm. 5776 de 13 febrero de 2009. 4.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 13677 de 26 de marzo de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5776 de 13 febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. 4 Cfr. Folios 22 a 25

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 5 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 18183 de 21 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de

confirmar la Resolución núm. 5776 de 13 febrero de 2009. Normas violadas

5. Biostar Pharmaceutical S.A. adujo en su libelo introductorio5 la vulneración de los artículos 136, literal a) 6 y 151º7, de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante Decisión 486; también del artículo 619 de la

Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los cargos por violación10 así: 6.1. Afirmó que “[…] la marca CIPRAMAX (N) de propiedad de Laboratorios Synthesis Ltda. & CIA S.C.A. comparte similitudes (NO IDENTIDADES) 5 Cfr. Folios 20 a 48 6 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 7 “[…] Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente

[…]”. 8 “Régimen Común sobre propiedad Industrial” 9 “[…] Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. 10 Cfr. Folios 57 a 62

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 6 ortográficas, fonéticas y conceptuales, en relación con la marca mixta CIPROMAX solicitada por la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. que fue negada ilegalmente por parte de la accionada, sin tenerse en cuenta que la misma cuenta con una parte gráfica preponderante y significativa que le otorga suficiente distintividad […].” 11 6.2. Manifestó que la parte demandada “[…] desconoce la aplicación de la regla de especialidad, pues a pesar de que los dos signos pertenecen a la misma clase internacional, los mercados a los cuales va dirigido son completamente diferentes, circunstancia que de manera desafortunada no tuvo en cuenta la Superintendencia, al desconocer los criterios que el propio Consejo de Estado ha reconocido como ciertos […]”12. 6.3. Agregó que “[…] no existe la más mínima posibilidad que exista relación o vinculación entre los productos pues sus finalidades son completamente diferentes, ya que los unos (productos farmacéuticos de uso humano) son utilizados única y exclusivamente para aliviar enfermedades en humanos y los otros (productos de uso veterinario) son utilizados única y exclusivamente para aliviar enfermedades para animales […]”13. 6.4. Sostuvo que “[…] Los productos cotejados no se utilizan ni conjunta, ni complementariamente. Es decir si se compran productos farmacéuticos de uso

humano, no se necesita que se use en conjunto o complementariamente con productos de uso veterinario […] no son ni parte, ni accesorio los unos de los otros. […] No se puede hablar de que unos se encuentran dentro de los otros, ni 11 Cfr. Folio 26 12 Cfr. Folio 27 13 Cfr. Folio 32

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 7 viceversa […] no tienen características comunes y por lo tanto no existe riesgo de confusión o identidad en el género y la especie […]. No son intercambiables entre sí. No se puede sustituir un producto que se utiliza para tratar enfermedades de uso humano, con un producto de uso veterinario […].” 14 6.5. Indicó que “[…] Del aspecto figurativo encontramos que la marca negada ilegalmente por la administración, es el conjunto armónico de una parte denominativa que está escrita en letras grandes y delgadas. En la parte izquierda cerca de la letra C aparece la figura caprichosa de una gallina […] y en la parte inferior de la marca aparecen dos líneas horizontales como especie de subrayado de la parte nominativa, elementos característicos que permiten distinguir la marca confrontada con cualquier otra que existe en el mercado y sobre todo cualquier marca farmacéutica de una veterinaria […]. Como puede apreciarse el aspecto figurativo es muy importante dentro del conjunto marcario y sería absurdo pensar que un consumidor medio o inclusive cualquier persona llegue a confundirlas, por ser totalmente distintas, pues si aplicamos el criterio jurisprudencial generalmente aceptado, que al realizar el estudio de confundibilidad, se deben confrontar las marcas en su conjunto, sin escindir sus elementos de manera aislada, forzosamente debemos concluir que no existe el más mínimo riesgo de confusión

o error entre las marcas en conflicto, por lo que el registro solicitado debe concederse al poseer suficiente distintividad […]”.15 6.6. Señaló que “[…] la Superintendencia en nuestro caso hizo un análisis, es cierto, pero no de fondo, la ocasión ameritaba un disciplinado y riguroso estudio que agotara cada una de las hipótesis posibles, que se fundamentara la motivación de su decisión […]”.16 14 Cfr. Folios 33 y 34 15 Cfr. Folio 43 16 Cfr. Folio 44

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 8 6.7. Mencionó que existió un indebida aplicación, por parte de la demandada del artículo 151 de la Decisión 486 habida cuenta que “[…] El hecho que las marcas se encuentren dentro de la misma clase 05 Internacional, no es óbice para que la accionada haya negado el registro de la marca CIPROMAX […]”.17 6.8. Concluyó afirmando que se vulneró el artículo 61 de la Constitución Política en razón a que la parte demandada “[…] debió amparar los derechos de propiedad industrial de mi poderdante, concediendo el registro de la expresión "CIPROMAX" (mixta) como marca para distinguir productos de la Clase 05 internacional, amparo que inexplicablemente negó a mi poderdante quedándose corta en el cumplimiento de sus funciones […]”.18

Contestación de la demanda

7. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial19, contestó la demanda20, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por

la parte demandante argumentando lo siguiente:

7.1. Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente, la jurisprudencia y la doctrina reconocida y aplicable al caso. 7.2. Afirmó que “[…] En el caso que nos ocupa es pertinente señalar que la División de Signos Distintivos y posteriormente la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizó un análisis de los signos y de los productos o servicios a distinguir de las marcas en conflicto, para lo cual ejecutó una comparación en conjunto, sin dividir sus elementos, y observó que en efecto la marca mixta cuenta con una parte gráfica y 17 Ibidem 18 Cfr. Folio 45 19 Cfr. Folios 121 a 124 20 Cfr. Folios 125 a 135

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 9 denominativa donde el examinador extrajo el elemento que predomina, en este caso, el elemento denominativo, ya que las palabras son una vía de comunicación y poseen fuerza expresiva para que el consumidor solicite una marca en el mercado. Luego en atención a la confundibilidad se pudo establecer que el signo solicitado “CIPROMAX (MIXTA)”, y la marca registrada “CIPRAMAX

(NOMINATIVA)” con certificado No. 348957 de la clase 05 presentan semejanzas que generan confusión directa o indirecta al consumidor […]”21. 7.3. Manifestó que “[…] Desde el punto de vista ortográfico y fonético el signo solicitado “CIPROMAX (MIXTA)” comparte la mayoría de las letras con la marca registrada “CIPRAMAX (NOMINATIVA)”, siendo disímil este último con el signo

solicitado “CIPROMAX (MIXTA)” en la letra O en la silaba PRO sin embargo, por ello, se observa que el signo solicitado, reproduce casi en su totalidad la marca registrada “CIPRAMAX (NOMINATIVA), presentando semejanzas que presentan riesgo de confusión. En su aspecto fonético el signo solicitado “CIPROMAX (MIXTA)” se pronuncia casi igualmente a la marca registrada “CIPRAMAX (NOMINATIVA)”. Frente a sus elementos gráficos, se observa que la marca solicitada “CIPROMAX (MIXTA)” no es suficientemente distintiva sobre la marca registrada “CIPRAMAX (NOMINATIVA)”, pues se impide la individualización por parte del consumidor […]”22.

8. Laboratorios Synthesis Ltda. & CIA. S.C.A., vinculado al proceso como tercero con interés directo en el resultado del proceso, por intermedio de su apoderado general23, contestó la demanda24, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 21 Cfr. Folios 131 y 132 22 Cfr. Folio 132 23 Cfr. Folio 101

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 10 8.1. Manifestó “[…] es evidente que existe riesgo de confusión de los signos “CIPROMAX” y “CIPRAMAX”, en razón a la estructura ortográfica, fonética e ideológica de los mismos […]. La marca “CIPRAMAX” desde el punto de vista conceptual e ideológico, que prima sobre otras similitudes es el reflejo de un signo de fantasía, toda vez que representa una expresión material identificable, a fin de

que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios […]”25. 8.2. Sostuvo que “[…] el signo que fue concedido por la División de Signos Distintivos CIPRAMAX guarda gran similitud con el signo solicitado por la parte Actora CIPROMAX, al compartir algunas letras, similares o idénticas, lo cual puede generar en el consumidor confusión o asociación directa o indirecta, creyendo que es un producto fabricado por LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S, cuando en realidad se trata de un producto de uso veterinario para el tratamiento de diferentes patologías […]”26. 8.3. Afirmó que “[…] Es claro pues que la marca solicitada no cuenta con ningún elemento adicional que le de fuerza y distintividad para ser susceptible de registro, toda vez que lo único que hace es cambiar la vocal “A” por la “O” en la segunda sílaba, cambio que desde el punto de vista fonético no es perceptible, no teniendo entonces las marcas cotejadas nada diferente, al pronunciarse y viéndose igual. Lo anterior, es claro inducirá al público consumidor a error y confusión, toda vez que pensará que se trata de un nuevo producto de una misma línea de negocios de LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. o se encuentra asociado con los ofrecidos por la ya mencionada sociedad […]”27. 24 Cfr. Folios 125 a 135 25 Cfr. Folio 111 26 Ibidem Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 11 8.4. Concluyó indicando que “[…] el signo “CIPRAMAX” concedido a

LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S, y “CIPROMAX” solicitado por BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., son signos morfológicamente idénticos que están destinados a distinguir la misma clase de productos, lesionando así su derecho de exclusividad, además de causar confusión, error y engaño dentro de los consumidores […]”28. Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 1.º de junio de 201529, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la

Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 682-IP-2015 de 1.º de septiembre de 201630, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debían interpretarse los artículos 136 literal a) y artículo 151 de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 16 de mayo de 201831, reanudó el 27 Cfr. Folio 111 28 Cfr. Folio 112 29 Cfr. Folio 84 30 Cfr. Folios 119 a 131 31 Cfr. Folio 133

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 12 proceso corriendo traslado a las partes para que en el término de diez (10) días

presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial.

12. Durante el plazo en mención, la parte demandada y el tercero con interés reiteraron los argumentos de defensa expuestos en sus escritos de contestación de demanda. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

13. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201232, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados33, y atendiendo que la abogada Diana Carolina Osorio Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.030.537.163 y con tarjeta profesional de abogada núm. 212.186, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó sustitución de poder para actuar en calidad de apoderada especial de la parte demandada34 y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

14. Visto el artículo 128 numeral 735 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los 32 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 33 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 34 Cfr. Folios 142 a 144

35 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 13 términos del artículo 30836 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201137, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 138 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200339, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) Interpretación Prejudicial 682-IP2015 de 1.º de septiembre de 2016 y vii) análisis del caso concreto.

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 17.1.Resolución núm. 5776 de 13 de febrero de 200940, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto

36 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 37 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 38 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 39 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 40 Cfr. Folios 6 a 9

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 14

CIPROMAX para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] Como puede observarse, los signos confrontados presentan similitudes fonéticas y ortográficas que los hacen confundibles entre sí. En efecto, las similitudes se derivan de la comparación entre palabras a cotejarse pues el signo solicitado CIPROMAX, reproduce en gran parte a la marca registrada “CIPRAMAX”. Visto el signo solicitado en conjunto se puede apreciar que el elemento gráfico no logra imprimirle distintividad frente a la marca registrada

[…]. Desde el punto de vista ortográfico, el signo solicitado CIPROMAX reproduce la marca registrada “CIPRAMAX” en una gran proporción, pese a la introducción de una vocal diferente al signo solicitado, esta no le genera distintividad frente a la marca registrada, por el contrario al ser pronunciados los signos enfrentados se percibe un sonido similar lo que conlleva a que se presente la confundibilidad directa entre los signos referidos. Desde el aspecto fonético al pronunciar los signos enfrentados se puede percibir una igualdad en los sonidos que produce cada signo. Las anteriores igualdades, pueden inducir al consumidor a error, cuando se encuentre frente al signo solicitado, al creer que se trata de una variación de la marca registrada que conoce y que el signo solicitado está protegiendo una nueva línea de productos, y adquiera un producto por otro. En adición, el riesgo de confusión de ambos signos obedece a que el signo solicitado distingue: “productos veterinarios", mientras que la marca registrada ampara: “producto farmacológico de uso humano en el tratamiento de reflujo gastroesofágico, estreñimiento y gastroparesia”, productos de la clase 5 internacional. Efectuado el examen, lo primero que se evidencia es que se trata de productos comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional, por lo cual, en principio se presenta confusión en virtud del principio de especialidad. En este sentido, considera esta División que existe una relación de productos, lo cual conduce a que el consumidor, al encontrar dos signos similares entre los cuales existe una relación de productos, los relacione en su mente y crea que pertenecen a un mismo empresario.

Pese a la restricción de productos por ambas partes, es deber de esta Oficina negar el registro del signo solicitado, más aún, cuando está en juego la salud de los consumidores por las peligrosas consecuencias que puede acarrear la confusión de parte de la persona que tome un producto por otro, y más aún, si ambos tienen un nombre similar, y de golpe, pueden tener la misma presentación comercial, aunque el uso sea veterinario o para humanos. Dicha confusión puede causar efectos nocivos y hasta fatales en las personas que se vean afectadas. De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Núm. único de radicación: 11001032400020090048600 15

RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca mixta CIPROMAX, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero; solicitados por la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. […]”. 17.2.Resolución núm. 13677 de 26 de marzo de 2009 41, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos confirmó la Resolución núm. 5776 de 13 de febrero de 2009 y concedió el recurso de apelación interpuesto. En la

resolución se indicó: “[…] En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor ya que desde el punto de vista

ortográfico y fonético el signo solicitado CIPRAMAX comparte la mayoría de letras con respecto a la marca registrada CIPROMAX. Se observa que, el signo solicitado solo se diferencia en la letra "A" de la sílaba PRA contra “O” de la sílaba PRO de la marca registrada, sin embargo, en los conjuntos marcarios tal característica no le otorga distintividad al signo. Así vemos que, al comparar CIPRAMAX con CIPROMAX los consumidores no lograrían individualizar cada signo con claridad y/o pensarían que se trata de la innovación hecha a la marca original. Adicionalmente, los consumidores podrían confundir los productos entre sí y creer por error que son del mismo productor. En este sentido, el signo solicitado pretende distinguir: “productos veterinarios”, productos comprendidos en la clase 05. La marca adoptada como fundamento para la negación distingue: “producto farmacológico de uso humano en el tratamie