CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00489-00-2018

MARCA FIGURATIVA - Concepto / SIGNOS FIGURATIVOS - Irregistrabilidad cuando constituyen exclusivamente la forma usual de los productos o sus envases / REQUISITO DE DISTINTIVIDAD - Al carecer de él es irregistrable el signo consistente en un envase o frasco de color blanco, ya que ese aspecto es el usual de los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza [L]a Sala considera que, en el caso sub lite, los componentes que acompañan al signo objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad (ni intrínseca, ni extrínseca). Se trata de la representación de una figura carente de distintividad. Si bien es cierto que, conforme a la gráfica adjuntada por la demandante del signo “FIGURATIVO”, cuyo registro se solicita, el mismo corresponde a un frasco de color blanco, que posee unos perfiles redondeados y un cuerpo cilíndrico con terminación curva, también lo es que estas características no son sustanciales y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto y que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, de modo que el consumidor promedio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente. Además, el color blanco, sobre el cual hace énfasis la sociedad demandante, no es apropiable por ser fundamental o puro, debido a “[…] que se tendría una ventaja exagerada frente a la competencia en el mercado farmacéutico [...]”. En otras palabras, la forma de dicho envase es una forma usual o común en el mercado para los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que no se aparta

significativamente de lo que acostumbra un consumidor promedio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado; y no deja de serlo por el hecho de que puedan ser comercializados mediante diferentes tipos de envases como por ejemplo: frascos de plástico, empaques de vidrio, empaques tetra-pack y sobres de fácil apertura, como lo pretende hacer ver la demandante. Por lo tanto, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486, conforme lo puso de presente la SIC en los actos administrativos acusados.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO

135 LITERAL C

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00489-00

Actor: BOEHRINGER INGELHEIM S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Referencia: EL SIGNO FIGURATIVO SOLICITADO ES LA FORMA USUAL O COMÚN EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR “DESINFECTANTES PARA USO HUMANO”, ESTO ES, PRODUCTOS DE LA CLASE 5ª DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO NO SE APARTA

SIGNIFICATIVAMENTE DE LO QUE ACOSTUMBRA UN CONSUMIDOR

PROMEDIO A TENER HABITUALMENTE CON RESPECTO A ESOS

PRODUCTOS EN EL MERCADO.

La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 20179 de 29 de junio de 2007, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca" y 32134 de 28 de septiembre de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos1 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 17147 de 4 de abril de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se le conceda el registro como marca del signo “FIGURATIVO”, para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial, expedida por la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1 Hoy Directora de Signos Distintivos.

1º: El 17 de mayo de 2005, la sociedad demandante presentó solicitud de registro como marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial en el mes de junio de 2005, frente a la cual formularon oposición las sociedades TECNOQUÍMICAS S.A. y JGB S.A. 3°: Mediante la Resolución núm. 20179 de 29 de junio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada las oposiciones formuladas y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo FIGURATIVO solicitado en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, decisión respecto de la cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, siendo resuelto el primero de manera confirmativa, mediante la Resolución núm. 32134 de 28 de septiembre de 2007. 4º: El 20 de enero de 2009, la sociedad demandante presentó solicitud de modificación para limitar la cobertura de la solicitud de registro del signo FIGURATIVO a “desinfectantes para uso humano”, productos amparados en la citada Clase 5ª Internacional. 5º- Mediante la Resolución núm. 17147 de 4 de abril de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la decisión anterior. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 135,

literal c), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, en adelante Decisión 486, porque, a su juicio, el signo FIGURATIVO solicitado no consiste en una forma usual para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que según el estudio de mercado, allegado oportunamente a la vía gubernativa, los consumidores vinculan la botella, cuyo registro se solicita, con un origen empresarial concreto, de tal forma que es imposible predicar que el signo FIGURATIVO solicitado constituya una forma usual para los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Que dicho estudio logra evidenciar de manera sólida y contundente que el signo solicitado es distintivo, por cuanto en sí mismo cumple con la función de identificar e individualizar un producto en el mercado e indicar el origen empresarial del mismo. Indicó que para que se configure la causal contenida en el literal c) del artículo 135 ibidem, el signo solicitado debe ser: a) Exclusivamente la forma usual de un producto. Al respecto, explicó que esta circunstancia no se presenta en este caso debido a que es “[…] imposible […]” que una sustancia liquida corresponda a una figura específica, por cuanto esta por su misma naturaleza siempre adquiere la forma del recipiente o envase en el que dicha sustancia sea comercializada; y que el 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. producto en el caso bajo estudio, YODOPOVIDONA, es de color vinotinto mientras que el color del signo FIGURATIVO es blanco.

b) Exclusivamente en formas o características impuestas por la naturaleza del producto. Sobre el particular, adujo que en el caso bajo examen, el signo solicitado pretende proteger única y exclusivamente “desinfectante para uso humano” y, por tanto, tratándose de este tipo de productos, por su naturaleza misma, no podrían tener forma de envase o botella. c) Exclusivamente en formas o características impuestas por la función del producto. Frente a este presupuesto sostuvo que se requiere de una forma impuesta por la función del producto, pero que sería irracional pensar que un envase con diseño especial pudiera ser o llegar a ser la función de los desinfectantes para uso humano, que pretenden ser distinguidos por la solicitud de registro del signo FIGURATIVO. d) Exclusivamente en la forma usual del envase del producto. Respecto de este requisito, indicó que los desinfectantes para uso humano, pertenecientes a la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, pueden ser comercializados mediante diferentes tipos de envases como por ejemplo: frascos de plástico, empaques de vidrio, empaques tetra-pack y sobres de fácil apertura, por lo que, en consecuencia, es indiscutible que un frasco no sea la forma única y exclusiva para envasar un desinfectante de uso humano y comercializarlo en el mercado, en la medida en que existen diferentes tipos de envases que pueden y son usados para comercializar estos productos. Aunado a lo anterior, señaló que en la medida de que existen diferentes tipos de frascos usados para comercializar desinfectantes para uso humano, la figura solicitada a registro, mediante el signo FIGURATIVO, se diferencia de las demás

por cuanto posee una serie de elementos que la hacen distintiva en sí misma y en relación con otras presentaciones comerciales disponibles en el mercado. Agregó que la forma particular solicitada posee los siguientes elementos distintivos, que permiten no solo que el consumidor relacione dicha figura con un producto particular, ISODINE sino que, además, evoque en la mente de dicho consumidor un origen empresarial determinado:

1. El frasco es de color blanco, el cual es completamente arbitrario en relación con los desinfectantes para uso humano, especialmente, los derivados de la YODOPOVIDONA, que se caracteriza por su oscuro color ámbar.

2. El frasco posee unos perfiles redondeados (perfil romo).

3. Cuerpo cilíndrico.

4. La proporción entre el tamaño de la boca, la tapa y el cuerpo del frasco proyectan una imagen particular en la mente del consumidor por la correlación entre los diámetros de cada uno, que genera una idea de limpieza y uniformidad.

5. Forma del cilindro con terminación curva.

Trajo a colación varias imágenes de envases disponibles en el mercado de los desinfectantes para uso humano que, a su juicio, no se asemejan a las solicitudes de registro del signo FIGURATIVO, para demostrar que dicho signo no es una forma usual y que los demás competidores de ese mercado tienen diferentes alternativas para envasar sus productos. Concluyó que el signo FIGURATIVO solicitado a registro no solo posee suficiente capacidad individualizadora susceptible de registro sino que, además, su distintividad es completamente incomparable y opuesta a la calidad usual, que de manera errada alega la SIC. De lo anterior, afirmó que el signo en cuestión no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad previsto en el literal c) del artículo 135 de la Decisión

486, dado que cumple a cabalidad lo dispuesto en el artículo 134 de la mencionada norma comunitaria. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que el signo FIGURATIVO carece por completo de distintividad al reproducir una fotografía de un tradicional recipiente, en el que se depositan medicamentos en general, sin que se le agreguen elementos adicionales que lo hagan distintivo. Expresó que el color blanco que se pretende reivindicar tampoco le aporta características distintivas a la solicitud, porque la imagen sigue siendo igual y no permite que el consumidor lo identifique como signo de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que es un signo que usualmente representa el envase de productos farmacéuticos constituyendo, en consecuencia, la forma usual de los productos de la citada Clase 5ª. Concluyó que el signo FIGURATIVO solicitado no es registrable como marca, conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 y, por consiguiente, las resoluciones demandadas no son nulas y se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables a marcas y no violan normas de carácter superior. II.1.2.- La sociedad TECNOQUIMICAS S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda

porque carecen de fundamento legal. Propuso las siguientes excepciones:

1. El signo FIGURATIVO solicitado por la sociedad demandante no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no tiene la capacidad de ser distintivo y no es apto para distinguir los productos para los cuales fue solicitado el registro.

2. Dicho signo es débil, usual y, por tanto, necesario por todos los participantes en el mercado farmacéutico colombiano.

3. El signo FIGURATIVO solicitado por la sociedad demandante se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad, previstas en los literales a), b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486.

Citó las interpretaciones prejudiciales rendidas dentro de los procesos núms. 14IP97 de 17 de abril de 2008 y 205-IP-2005 de 22 de febrero de 2006, para señalar que para verificar si un signo figurativo no se encuentra incurso en las prohibiciones y cumple con los requisitos para su registro, es necesario analizar la forma externa de la imagen, figura o dibujo, así como su significado conceptual. Que para que este tipo de signos sea distintivo debe poseer algún elemento específico que permita a los consumidores saber de su origen comercial, pero no es necesario que informe con exactitud acerca de la identidad del fabricante de los productos que constituyan su objeto. Agregó que el signo figurativo es bidimensional, conforme lo sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el expediente núm. 23-IP-98 de 25 de septiembre de 1998, en razón a que la “[…] representación gráfica no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto

sobre el que se ha impreso la gráfica […]”. Adujo que será registrable como marca la forma del producto o su envase o su envoltura si en su diseño existe distintividad, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que este provoque en quienes lo perciban una impresión diferente, a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado. Indicó que para llegar a constituir marca una forma usual, se debe acompañar de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado. Anotó que en el presente caso no se trata de un signo tridimensional, porque no cabe derivar la distintividad de ese signo de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma, envase o envoltura que lo constituya, debido a que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca. Que no se permite registrar como marca la forma usual y común de los productos, por carecer de distintividad; pero que se admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase y que, constituyendo un signo distintivo, no desempeñe una función técnica. Manifestó que en el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda, entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, altas, embalajes y, en general, todo aquello que tenga características de volumen o que

proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. Expresó que al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda, mediante el registro, llevar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

4. Legalidad de las resoluciones núms. 20179 de 29 de junio de 2007 y 32134 de 28 de septiembre de 2007 y 17147 de 4 de abril de 2009.

Para fundamentar esta excepción, reiteró lo señalado por la SIC en los citados actos administrativos. 6. “[…] La genérica y cualquier otra que su Despacho encuentre probada en el presente proceso […]”. II.1.3.- La sociedad JGB S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Adujo que la SIC aplicó correctamente el artículo 135, literal c, de la Decisión 486, teniendo en cuenta que el signo FIGURATIVO solicitado es exclusivamente una forma usual de un envase de desinfectantes para el uso humano de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Trajo a colación la Interpretación Prejudicial rendida, dentro del proceso núm. 113IP-2003, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la que concluyó que si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, también lo es que la misma debe presentar características que la

diferencien suficientemente de la usual o necesaria de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto y no como la simple representación de este. Anotó que le corresponde, entonces, al Consejo de Estado verificar si el signo FIGURATIVO, que pretende monopolizar la demandante, es o no una forma usual y, por ende, si su registro como marca podría bloquear el libre acceso de los competidores en el sector del mercado de los desinfectantes para uso humano, así como el uso de una forma común en sus envases. Señaló que la forma que se reivindica como marca es la vista frontal de un envase blanco, en forma cilíndrica y es la forma usual de un envase de productos farmacéuticos, es decir, que se ha usado frecuentemente para esos productos. Indicó que si se trata de analizar su color, es un hecho notorio que el blanco resulta ser por defecto el de las botellas y envases de productos farmacéuticos por ser el color estándar del material en el que se fabrican los mismos. Que, además, la forma cilíndrica de una botella o envase con bordes redondeados resulta ser su forma más habitual. Expresó que al no contar con elementos adicionales, difícilmente podría la demandante obtener el registro de un signo cuya simpleza demuestra la intención directa y reflexiva de su compañía en monopolizar la forma de una botella que es de libre uso en el mercado. Anotó que una simple búsqueda de imágenes de envases para jarabes, en la Web, arroja referencias directas al color blanco en esos envases y a su forma cilíndrica con bordes redondeados. Advirtió que las formas usuales no son susceptibles de adquirir aptitud distintiva

por razón de su uso, como acertadamente la SIC lo sostuvo en los actos demandados. Que el artículo 135 de la Decisión 486, en el parágrafo destinado a regular la distintividad adquirida, contiene un listado taxativo de aquellos signos que son susceptibles de ser protegidos por distintividad adquirida y excluyó del mismo las formas usuales a las cuales hace referencia el literal c) del citado artículo. Alegó que la demandante omitió analizar que los actos demandados también negaron el registro del signo FIGURATIVO solicitado, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por carecer de distintividad, esto es, por su incapacidad para singularizar e identificar un producto en el mercado y denotar un origen empresarial determinado. Manifestó que al pensar o representar una góndola con un producto, cuyo envase corresponde a la forma del signo solicitado, es evidente que el mismo no ostenta características que le permitan identificar un origen empresarial en el mercado y diferenciar unos productos de otros. El consumidor podrá concluir que se trata tal vez de un producto farmacéutico, por ser de la forma usual de envases de este tipo de productos, pero claramente necesitará de información adicional para poder confirmar de qué producto se trata y poder identificar su origen empresarial. Concluyó que ello demuestra que el signo solicitado, además, de ser una forma usual, carece por completo de características suficientes para cumplir con una función distintiva en el mercado de los productos de la citada Clase. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo

del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de julio de 20183, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandada y la sociedad JGB S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, reiteraron los argumentos expuestos en la contestación. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 3 Cfr. Folio 194

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…] 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. […] 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

[…] 2.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. […] 3.4. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. […] 3.6. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se 4 Proceso 372-IP-2017. encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 3.7. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. 3.8. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente:

(i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA De manera preliminar la Sala se debe pronunciar sobre las excepciones, enunciadas en el numeral II.1.2. del acápite CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, propuestas por el apoderado de la sociedad TECNOQUIMICAS S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso. Al respecto, cabe señalar que las mismas no constituyen una excepción previa debido a que envuelven la defensa de los actos demandados. Siendo ello así, se

estudiarán junto con los cargos de la demanda. Ahora bien, la SIC, mediante la Resolución núm. 20179 de 29 de junio de 2017, negó el registro como marca del signo “FIGURATIVO”, (correspondiente a un envase), a BOEHRINGER INGELHEIM SA., para distinguir “[…] Desinfectantes para uso humano […]”, esto es, productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que el signo solicitado para registro se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486, por carecer de la suficiente fuerza distintiva, en tanto no tiene la capacidad de generar en el consumidor la identidad suficiente para reconocerla como marca de los productos de dicha Clase, además de que es un signo que usualmente representa el envase de productos farmacéuticos. Sobre el particular, la demandante adujo que el signo solicitado no consiste exclusivamente en la forma usual para identificar los productos de la citada Clase 5ª, ni consiste exclusivamente en formas o características impuestas por la naturaleza del producto o por la función del producto, ni en la forma usual del envase del producto, sino que se trata de un signo FIGURATIVO que posee suficiente capacidad individualizadora susceptible de registro y su distintividad es completamente incomparable y opuesta a la calidad usual, erradamente alegada por la SIC. Para tal efecto, aportó como prueba el estudio de mercado rendido por Market Research, Investigación de Mercados y Consultoría, del cual concluyó que el 97% de las mujeres entrevistadas afirmaron conocer el empaque en blanco, asociándolo en un 92% con la marca ISODINE; el 78% de ellas manifestaron

conocer el empaque de colores con la referencia BLA 04, asociándolo en un 85% con la marca ISODINE; el 70% de ellas señalaron conocer el empaque de colores con la referencia TLA 08, asociándolo en un 78% con la marca ISODINE; y que a nivel general, las mujeres indicaron que los citados empaques son similares, en cuanto a los atributos evaluados: el tamaño en un 99%, el diseño de la etiqueta en un 95%, el degradado de los colores en un 96%, los colores 96% y el empaque o envase en un 99%. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134 y 135, literales b) y c), de la Decisión 486. Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dicha norma, procedía o no el registro del signo “FIGURATIVO” para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […].” El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Y el requisito de distintividad es