CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00491-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De las marcas TAXIS LIBRES 2.11111 y LOS UNOS 111111 / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[S]e encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de las marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” (mixta) y “LOS UNOS 111111" (mixtas), que sirvieron de fundamento para promover la presente demanda, por cuanto las mismas caducaron al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [L]a Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación

habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, […] [L]a norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] [E]l Tribunal ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio de la actora, hace nulos los actos administrativos demandados, el pronunciamiento en torno a la legalidad de los mismos resultaría inane, lo cual evitaría un desgaste jurisdiccional. Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de las resoluciones núms. 22067 de 2007, 01841 y 4936 2008, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “TAX EXPRESS 4.111111”, a favor del señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA, tercero con interés directo en las resultas del proceso. En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad

relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. […] Así pues, en el caso concreto, frente al cotejo entre las marcas “TAX EXPRESS 4.111111” (mixta) y “TAXIS LIBRES 2.11111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de las marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” (mixta) y “LOS UNOS 111111" (mixtas), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto TAX EXPRESS 4.111111 y el nombre comercial LOS UNOS / PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL – Alcance / USO DEL NOMBRE COMERCIAL – Prueba / DERECHO SOBRE NOMBRE COMERCIAL – No se demostró respecto de LOS UNOS / REGISTRO MARCARIO – Respecto de la marca TAX EXPRESS 4.111111 Para la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que la sociedad actora COMUNICACIÓN TECH Y TRANSPORTES S.A. no probó el uso personal, real, efectivo y continuo del nombre comercial “LOS UNOS”, con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada, “TAX EXPRESS 4.111111” (mixta)”, la

cual fue presentada el 20 de mayo de 2005. En primer lugar, se constata que, en la copia de la portada de la revista “TAXI TAXIMETRO”, Edición núm. 3, del tercer trimestre, en la que aparece el signo “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”, no se especificó el año; y que el original del periódico “Los Unos”, núm. 128, correspondiente al período entre julio 15 a agosto 15 de 2009, es posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca cuestionada (20 de mayo de 2005), razón por la cual no pueden ser tenidas en cuenta, toda vez que quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada. En segundo lugar, se estima que las referidas pruebas hacen referencia a los signos “TAXIS LIBRES 211111”, “TAXIS LIBRES 311111” y “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.”, así como a la denominación “LOS UNOS”, para identificar el producto, -periódico-, pero no demuestran que la expresión “LOS UNOS” se esté usando efectivamente para identificar los servicios de transporte, que ampara la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, que a juicio de la demandante identifica su nombre comercial. […] Sin embargo, se reitera, dichas pruebas no prueban el uso de la expresión “LOS UNOS” o del nombre comercial con relación a las actividades económicas que distingue la actora, esto es, con los servicios de transporte, que ampara la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, no puede perderse de vista que el

nombre comercial no tiene como finalidad distinguir productos o servicios, o diferenciar un producto de otro, sino identificar la actividad que desarrolla un comerciante en el mercado. Asimismo, debe destacarse que quien alegue derechos sobre un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue. […] En tercer lugar, se observa que no se aportó documentación como facturas comerciales de venta y distribución, importación, exportación, documentos contables, certificaciones de auditoría, que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de los servicios de transporte que, según de la actora, son identificados con el nombre comercial “LOS UNOS”, pruebas estas, entre otras, que pueden ser determinantes para demostrar un derecho existente sobre el nombre comercial, […] Así las cosas, habida cuenta que se no demostró la existencia de un derecho sobre un nombre comercial “LOS UNOS”, como lo exige la norma comunitaria, la parte demandante no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre la marca “TAX EXPRESS 4.111111”, por lo cual la Sala considera que no se violó el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, invocada por la sociedad demandante e interpretada por el Tribunal (respecto de su nombre comercial); y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “TAX EXPRESS 4.111111”, para amparar los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. En consecuencia, la Sala habrá de

denegar las pretensiones de la demanda en lo relativo a los argumentos expuestos por la actora sobre su nombre comercial “LOS UNOS”, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00491-00

Actor: COMUNICACIÓN TECH Y TRANSPORTES S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: LAS MARCAS “TAXIS LIBRES 2.111111” Y “LOS UNOS 111111”

(MIXTAS), FUNDAMENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE NULIDAD

RELATIVA, REGISTRADAS A FAVOR DE LA ACTORA, SE ENCUENTRAN CADUCADAS. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486, TODA VEZ QUE ESTA SIRVIÓ DE

FUNDAMENTO PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

"TAX EXPRESS 4.111111". REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. ADEMÁS, NO

SE PROBÓ EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL “LOS UNOS”.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COMUNICACIÓN TECH Y TRANSPORTES S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 22067 de 24 de julio de 2007, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca" y 01841 de 29 de enero de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. SIC; y 4936 de 21 de febrero de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 20 de mayo de 2005 el señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA solicitó el registro de la marca “TAX EXPRESS 4.111111" (mixta), para amparar servicios comprendidos en la Clase 392 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial el 29 de julio de 2005.

2°: Que, una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixtas “LOS UNOS 111111", que identifican servicios de las clases 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, y “TAXIS LIBRES 2.111111”, registrada en la Clase 39 de la citada Clasificación. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 22067 de 2007 la Jefe de la División de Signos Distintivos3 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "TAX EXPRESS 4.111111", 2 “[…] Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes, organización de viajes; servicios prestados transportando personas o mercancías y los servicios relacionados con esos transportes, transporte de pasajeros en vehículos taxi; servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte. […]”. 3 Hoy Dirección de Signos Distintivos. en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza4, a favor del señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 01841 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 4936 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos 136, literales a), b), y h), 154 y 172 de la Decisión 486, toda vez que las marcas en conflicto generan confusión en el público consumidor. Señaló que a finales de los años ochenta adquirió la titularidad del registro de la marca “TAXIS LIBRES 2.111111” (mixta), que identifica los servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes; que, además, tiene derechos adquiridos sobre la expresión “LOS UNOS”, en calidad de nombre comercial, comoquiera que venía realizando sus operaciones al ofrecer servicios de transporte de pasajeros, en especial, por medio de taxis, a través de un radio operador al que los usuarios acceden vía telefónica, mediante una llamada al PBX 2111111; y que es la misma expresión que se aprecia en el diseño de la marca. 4 Dicha clase ampara los siguientes servicios: “[…] Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes; servicios prestados transportando personas o mercancías y los servicios relacionados con esos transportes, transporte de pasajeros en vehículos taxi; servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte […]”. Agregó que, dada la demanda de sus servicios, en el año 1992 adquirió un nuevo PBX, al que le correspondió el número telefónico 3111111, con el fin de mantener la unidad del good will marcario y la recordación de las marcas entre los usuarios,

quienes identificaban el servicio como “LOS UNOS”. Relató que el 29 de junio de 2005 presentó solicitud de registro de las marcas “2111111” y “3111111”, contra la cual el señor HERNÁNDEZ GARCÍA presentó oposición, con el argumento de que existía riesgo de confusión con el registro del signo “TAX EXPRESS 4.111111” (mixta), en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando ni siquiera contaba con un derecho consolidado. Anotó que la sociedad actora prestaba sus servicios a través del signo “2.111111” o “LOS UNOS”, y, posteriormente, amplió su cobertura al 3.111111; y que bajo ese mismo proceso de expansión había de seguir con la denominación 4.11111, pues ese es el rasgo distintivo común de sus signos. Sostuvo que lo que discute y denuncia es que un competidor directo hace uso de un signo (“111111”), que fácil y lógicamente es considerado por los consumidores como suyo, pues “reproduce la parte que con mayor facilidad será recordada y usada por los consumidores para acceder al servicio identificado por la marca”; y que, precisamente, la parte de la marca de la cual es titular, que el consumidor recordará es la misma que hoy el señor HERNÁNDEZ GARCÍA utiliza en su signo, lo cual, además, hace parte de la familia de sus marcas y del concepto de los “UNOS”. Adujo que, pese a que las marcas cotejadas contengan algunos gráficos, el elemento denominativo es el que predomina; y que si bien existen características adicionales a los números, cada una de las demás expresiones tienen un nivel

distintivo bajo, pues las palabras “TAX” o “TAXIS” y las expresiones “LIBRES” y “EXPRESS” son absolutamente genéricas para identificar servicios de transporte de pasaje, luego se puede causar error en el consumidor, porque las marcas confrontadas pese a que no son idénticas, son confundibles, pues los servicios que ofrecen tienen conexidad competitiva y no cuentan con consumidores especializados. Indicó que los signos confrontados evocan en la mente del consumidor una idea similar, pues este “aprehenderá las marcas” como herramientas que le permiten acceder a los servicios, identificados por dichas marcas, y es allí donde realmente radica su fuerza distintiva. Estimó que si bien es cierto que la actora no puede impedir que terceros utilicen las palabras “TAXIS” y/o “LIBRES”, también lo es que tiene un derecho exclusivo sobre la combinación de dichas expresiones y la especial combinación de números y letras, que conforman la familia de marcas “111111”, debido a que la serie de números indicados en esas marcas no puede estimarse como explicativa o de menor valor, en dicha expresión, en tanto que es el medio a través del cual el consumidor accede de forma telefónica al servicio ofrecido. Puntualizó que el signo “TAX EXPRESS 4.111111” es confundible con sus marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), además de que presentan conexidad competitiva, en cuanto distinguen los mismos servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Advirtió que es titular legítimo del nombre comercial “LOS UNOS” y que la marca

cuestionada es confundible con dicho nombre, el cual ha sido usado con anterioridad a la marca cuestionada. Explicó que usa la expresión “LOS UNOS”, como su nombre comercial, entendido como una empresa organizada para la prestación de servicios de transporte, descritos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual tiene interés legítimo para impedir el registro de la marca cuestionada “TAX

EXPRESS 4.111111”.

Manifestó que sus marcas son notoriamente conocidas en el sector de transporte, como se demuestra con la extensa publicidad de la familia de marcas “LOS UNOS” y la extensión en el tiempo de la prestación de los servicios identificados por dichas marcas. Alegó que se violó el artículo 13 de la Constitución Política, al conceder el registro de la marca cuestionada sin tener en cuenta la existencia de sus marcas. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC presentó contestación a la demanda de forma extemporánea, por lo cual no será tenida en cuenta.

II. 2. El señor CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que la marca solicitada cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, mediante su lectura y escritura, por lo cual no se encuentra

afectada por la existencia previa de las marcas opositoras, pues está compuesta de un diseño indivisible y novedoso, que le otorga fuerza distintiva suficiente. Advirtió que de acuerdo con el artículo 154 de la Decisión 486, solamente el registro de la marca otorga derechos exclusivos y excluyentes, pero el uso no da derecho. Afirmó que del hecho de que se presentara oposición con fundamento en la marca “TAX EXPRESS 4.111111” a las marcas de la actora, “2.111111” y “3.111111”, no se puede concluir que dicha marca cuestionada sea idéntica a las marcas “TAXIS LIBRES 2.111111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), por ser casos tratados bajo expedientes y condiciones totalmente diferentes. Manifestó que no es cierto que “TAX EXPRESS 4.111111” sea confundible con marcas de la actora, “TAXIS LIBRES 2.111111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), debido a que cada una de ellas tienen la suficiente distintividad para coexistir en el mercado, sin ocasionar confusión, tal y como lo señaló la SIC al conceder el registro de la marca cuestionada. Concluyó que la SIC obró conforme a derecho, en la medida que hizo un examen minucioso del signo cuestionado, al analizarlo con todos sus elementos característicos, que hacen parte integrante del mismo y que en su conjunto forman un todo indivisible, que constituye la novedad y distintividad de la marca solicitada a registro. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo

del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La sociedad actora insistió en que debe accederse a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que la SIC otorgó indebidamente el signo “TAX EXPRESS 4.111111”, que ampara servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, en cuanto es confundible con sus marcas “TAXIS LIBRES 2.11111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), que distinguen los mismos servicios, así como con su nombre comercial “LOS UNOS”. IV.2El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que la marca “TAX EXPRESS 4.111111” no es confundible con marcas de la actora, “TAXIS LIBRES 2.111111” y “LOS UNOS 111111" (mixtas), debido a que cada una de ellas tienen la suficiente distintividad para coexistir en el mercado, sin ocasionar confusión; y que no se aportó prueba alguna del uso constante, real y efectivo del nombre comercial. IV.3La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico, dado que entre las marcas cotejadas no se genera riesgo de confusión, pues tienen elementos que permiten diferenciarlas, además de que al contener números telefónicos que arrojan marcaciones totalmente diferentes, el consumidor no podría confundirse. IV.4En esta etapa procesal, el Ministerio Público emitió concepto5, considerando

lo siguiente: Adujo que la marca “TAXIS LIBRES 2.111111” está conformada por una palabra genérica, la cual responde a la pregunta ¿qué es? un taxi. Alegó que la palabra “TAX” dentro de la marca “TAX EXPRESS 4.111111”, en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, evoca a un taxi, por lo que dentro del análisis de confundibilidad de las marcas las palabras “TAXI” y “TAX” deben ser excluidas, así como los números “2.111111” y “4.111111”, los cuales no son apropiables por medio de la normativa marcaria, máxime si se tiene en cuenta que son un número telefónico de contacto, de ahí que imposibilitar su uso desbordaría la normatividad que regula los registros marcarios, ya que no puede impedirse el uso de un número telefónico similar. Indicó que el análisis referente al uso de un número telefónico similar, podría corresponder a otras instancias donde se debatiera la posibilidad de la ocurrencia de actos de competencia desleal. Sostuvo que el análisis marcario debe limitarse a los signos “LIBRES” y “EXPRESS”, los cuales son fonética, gramatical y conceptualmente diferentes, en el aspecto denominativo. 5 Folios 318 a 328, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 20 de noviembre de 2018. Anotó que, aunado a lo anterior, se encuentran las diferencias visuales que se observan en los signos, en relación con el aspecto gráfico, esto es: la forma de las letras, la disposición de las palabras y los colores, lo que las hace lo suficientemente distintivas y sin riesgo de confusión en el consumidor.

Arguyó que frente al cotejo marcario o estudio de confundibilidad entre “TAX EXPRESS 4.111111” y el nombre comercial “LOS UNOS”, procedía el mismo análisis realizado, en el cual quedaban enfrentados el signo “EXPRESS” y “LOS UNOS”, los cuales, en virtud de sus diferencias fonéticas, gramaticales e ideológicas, gozan de la distintividad suficiente para una coexistencia pacífica en el mercado. Expuso que aún cuando las marcas sean notorias deben coexistir en el mercado con otros signos, que por sus características o condiciones gocen de suficiente distintividad. Concluyó que la marca solicitada contiene elementos fonéticos, gramaticales, conceptuales y gráficos particulares, en relación con los signos previamente registrados, los cuales son suficientemente distintivos y, por tanto, le permiten coexistir pacíficamente en el mercado de forma pacífica. Por tal razón, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: 6 Proceso 29-IP-2018. “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos LOS UNOS 111111 (mixto), TAXIS LIBRES 2111111 (mixto) y TAX EXPRESS 4111111 (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente

a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:7 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos

confrontados. C666666666666) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.1. En el presente caso se alega la confusión del nombre comercial LOS UNOS, con el signo mixto solicitado TAX EXPRESS 4111111 por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. […] 2.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es

más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. […] 2.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores". […] 2.9. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […]

3. Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre los signos LOS UNOS 111111(mixto), TAXIS LIBRES 2111111

(mixto) y TAX EXPRESS 4111111 (mixto), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 3.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en

cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario18. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. […] (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar. pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo