CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00497-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto CINCOENUNO y la marca DOS EN UNO / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta CINCOENUNO / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «CINCOENUNO» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 368331, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del

proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «CINCOENUNO» (mixta). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 19 de julio de 2016 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «CINCOENUNO» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita

al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que de conozca de la acción de nulidad no puede declarar la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Nótese, entonces, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 368331 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario

caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00497-00

Actor: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa, por medio de apoderado judicial, Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., interpuso en contra de la Resolución núm. 006638 de 30 de marzo de 2005, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca «CINCOENUNO» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núms. 37789 de 30 de septiembre de 2008 y 47503 de 24 de noviembre de 2008, por las que confirmó la 006638 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

1. ANTECEDENTES 1.1. Los hechos

1. Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 25 de junio de 20041, a través de apoderado, el señor John Bairo Hernández Jaramillo, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca «CINCOENUNO» para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Consta también que la solicitud de registro de marca se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 545.

3. Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., a través de apoderado presentó oposición al registro2 con fundamento en que el signo que se solicitaba registrar carecía de distintividad y era confundible con la marca «DOS EN UNO» de la que era titular y que se encontraba vigente y registrada bajo el número 145937, para

distinguir productos de la clase 30 del nomenclátor internacional.

4. Aseguró la opositora que el signo que se pretendía registrar presentaba similitudes ortográficas, fonéticas y visuales que las hacían confundibles para el consumidor medio; asimismo, que existía conexidad competitiva entre el signo a registrar y la marca de la que era titular. 1 Folios 47 a 48 2 Folios 53 a 58

5. El 8 de febrero de 20053 el señor Jhon Bairo Hernández Jaramillo, contestó la oposición en la que, apoyado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, sostuvo que los signos comparados eran conceptualmente diferentes, afirmación que sustentó en que el componente conceptual evocaba en el consumidor la idea de cantidades diferentes.

6. Sostuvo que el componente gráfico de las marcas determinaba una diferencia que las hacía perfectamente distinguibles, cuando además la divergencia fonética descartaba una eventual confusión en el consumidor.

7. Enlistó algunas marcas cuyos nombres incluyen la expresión UNO y concluyó que esta era de uso común y por lo tanto no apropiable. 1.2. Los actos administrativos demandados

8. El 30 de marzo de 2005 la SIC profirió la Resolución núm. 0066384 en la que declaró infundada la oposición presentada por Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., y concedió el registro de la marca «CINCOENUNO».

9. Luego de hacer referencia a la normativa aplicable y los requisitos de irregistrabilidad, sostuvo la SIC que las marcas comparadas no poseían similitudes que ofrecieran riesgo de confusión ya que los signos eran visual y

3 Folios 61 a 70 4 Folios 81 a 85 ortográficamente diferentes pero además, la diferencia fonética entre ellos descartaba el riego de confusión en el consumidor.

10. Descartó el estudio de la conexidad competitiva con fundamento en que la inexistencia de similitudes lo hacían innecesario.

11. Inconforme con la decisión, el 18 de abril de 20055 Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión, en el que consideró que entre los signos comparados existían evidentes similitudes fonéticas, ortográficas y visuales, amén de la conexidad competitiva entre ellas.

12. El 30 de septiembre de 2008 mediante Resolución núm. 377896, la SIC resolvió de manera desfavorable el recurso con argumentos similares a la recurrida y, agregó que para que exista riesgo de confusión debe concurrir la semejanza o identidad visual, fonética y conceptual entre ellos y, conexidad competitiva; que ante la ausencia del primer presupuesto resultaba irrelevante el estudio del segundo.

13. Con la Resolución núm. 47503 de 24 de noviembre de 20087 luego de hacer un recuento de los pormenores del proceso administrativo, la SIC confirmó la primigenia con argumentos similares a los que expuso en las anteriores. 1.3. La demanda 5 Folios 86 a 94 6 Folios 97 a 101

14. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el 3 de septiembre de 20098 el apoderado judicial de la

sociedad Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 3.1. Sírvase decretar la nulidad de la Resolución 6638 del 30 de marzo de 2005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 04 – 61522, por medio de la cual se concedió el registro de la marca 5 en 1 en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza al señor JHON BAIRO HERNANDEZ. 3.2. Sírvase decretar la nulidad de la Resolución 37789 de 30 de septiembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 04 – 61522, por medio de la cual se confirmó la resolución 6638 de 2005 en todas sus partes. 3.3. Sírvase decretar la nulidad de la Resolución 47503 del 24 de noviembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 04 – 61522, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, concediendo el registro de la

marca 5 en 1 en clase 30 internacional. 3.4. Igualmente, se solicita se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.5. Finalmente, pido que se condene en costas a la entidad demandada.» . 7 Folios 102 a 104 8 Folios 20 a 35 1.4. Fundamentos de derecho y el concepto de violación

15. La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas, la SIC violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro de la marca CINCOENUNO (mixta), toda vez que el signo es similarmente confundible con la marca DOS EN UNO

(mixta), registrada previamente.

16. Indicó la demandante que las marcas comparadas, CINCOENUNO (mixta) y DOS EN UNO (mixta), eran fonética e ideológicamente confundibles. Desde el punto de vista fonético, sostuvo, son muy similares toda vez que se componen de dos números y un artículo y dos de las palabras que las componen son idénticas y tienen la misma sílaba tónica, lo que les da una similitud del 66%.

17. Apoyado en jurisprudencia del Tribunal de Justicia, adujo que ideológicamente las marcas representaban el mismo concepto porque desde el punto de vista semántico hacen alusión a algo que se repite o está un número de

veces, situación que se da en algunos productos para indicar que reúnen varias cosas o propiedades en uno solo.

18. Sostuvo que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia9, en el presente caso se evidenciaba confundibilidad indirecta entre los signos confrontados ya que su similitud creaba confusión en la psiquis del consumidor porque al momento de escoger un producto o servicio este no busca las diferencias entre ellos sino que los selecciona al azar creyendo que es el mismo o que provienen del mismo empresario.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL

PROCESO

2.1. Intervención de John Bairo Hernández Jaramillo10

19. Por medio de apoderado judicial, el tercero interesado se opuso a las pretensiones de la demanda. 9 Citó: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 192-IP-2002 y 13151-IP-2003 (sic) 10 Folios 113 a 128

20. Afirmó que con las resoluciones demandadas no se vulneró el ordenamiento jurídico andino porque la SIC actuó en ejercicio de sus competencias legales y el fundamento de los actos demandados se sujetó a los criterios legales y jurisprudenciales establecidos.

21. Sostuvo que de acuerdo a los reiterados pronunciamientos de la SIC, la expresión «EN UNO» es débil y por lo tanto no apropiable por ningún empresario, lo que sustentó con una extensa lista de marcas cuyas denominaciones están compuestas por estas palabras.

22. Refirió que no existía lugar a confusión porque mientras su marca estaba compuesta por «caracteres numéricos», en las confrontadas se encontraban en

«caracteres grafemas».

23. Explicó in extenso que entre los signos confrontados no existían similitudes ortográficas, entre otras cosas, porque no tienen el mismo número de letras y la secuencia de ellas en las dos expresiones no era la misma.

24. Adujo que a diferencia de lo que manifestó la parte actora, los signos en conflicto tampoco presentan similitud conceptual ya que representan ideas diferentes, para lo que se basó en que el número 5 es anterior al 6 y posterior al 4 mientras que el 2 es posterior al 1 y anterior al 3, lo que, en su criterio, descartaba el riesgo de que el consumidor pudiera asemejarlos.

25. Indicó el tercero interesado que tampoco se presentaba similitud fonética entre los signos porque el hecho de que en su composición tuvieran algunas letras iguales y estas ocuparan el mismo lugar en la frase, no la suponían.

26. Refirió que en el caso bajo estudio los signos no tenían la misma sílaba tónica pero además la primera palabra, que es la causa más impacto en el consumidor, era diferente y que la cantidad de sílabas era mayor en el suyo.

27. Descartó la similitud visual basado en que la caligrafía es diferente y que mientras uno representa el número, el otro lo escribe como se pronuncia. 2.2. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio11

28. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Expresó que los actos administrativos acusados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

29. Refirió algunas decisiones del Tribunal de Justicia respecto de la registrabilidad de las marcas y la confrontación de marcas mixtas y denominativas12; asimismo, citó sobre el tema jurisprudencia de esta Corporación13 en la que, según su criterio, se reitera el predominio de la parte nominativa en los signos mixtos. 11 Folios 129 a 142 12 Citó: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 135-IP-2006, 39-IP-2011 y 138-IP2009 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación

11001032400020040029501. Decisión de 27 de enero de 2011. C.P. María Elizabeth García

González

30. Señaló que efectuado el estudio de confundibilidad de las marcas en controversia se concluyó que después de un impacto general, no son confundibles, habida cuenta que se trata de expresiones que no guardan relación alguna y que tienen una composición distinta.

31. Sostuvo que visualmente el consumidor nunca podrá confundirse porque la marca previamente registrada está encerrada en un círculo rojo mientras que las grafías de la marca confrontada están en color negro; utiliza diferentes tamaños que resaltan los números que componen el signo y además, en la previa, el texto está en minúsculas mientras que en la controvertida está en mayúsculas.

32. Destacó que los números 5 y 2 con los que inician la denominación uno y otro signo los hacen ortográfica, fonética, visual y conceptualmente diferentes, lo que desvirtúa la confusión directa alegada por la actora.

33. En relación con la confundibilidad indirecta, sostuvo que de aceptar la tesis de la parte demandante se estaría permitiendo la apropiación de signos de uso común, lo cual está proscrito por la jurisprudencia y más aún en el presente caso en donde cada signo tiene particularidades que los hacen únicos y distinguibles.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 279-IP-2016 de 15 de diciembre de 201614, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha 14 Folios 182 a 192

Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 134 y el 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 del Acuerdo de Cartagena.

35. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, señaló los aspectos a interpretar y formuló las siguientes conclusiones: «[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los productos amparados por los signos en

conflicto. En este sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con las reglas antes expuestas. […] 2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos, o si se trata de elementos abstractos15. […] 2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado 5 EN 1 y las marcas registradas DOS EN UNO (mixta y denominativa) […]». 15 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

36. Mediante auto de 19 de diciembre de 201816, se corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días con el fin de que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto. 5.1. Industrias Dos en Uno S.A.17: Insistió en la ilegalidad de los actos

administrativos acusados y solicitó conceder las pretensiones de la demanda.

37. Reiteró los argumentos de la demanda en los que enfatizó en que los signos confrontados presentaban similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que provocaban riesgo de confusión en el consumidor.

38. Sostuvo que a la luz de la norma comunitaria, (Decisión 468 de 2000), y de los criterios de la jurisprudencia del Tribunal, la marca cuyo registro se concedió presenta riesgo de confusión porque es conceptualmente similar a la previamente registrada.

39. Afirmó que los signos comparados presentaban el mismo concepto porque en el ámbito comercial lo que significa uno y otro es que en ellos están contenidos varios sin que importe cuántos.

40. Argumentó que las marcas en conflicto presentan similitudes fonéticas porque las dos están compuestas por letras y números, tienen la misma sílaba tónica y esta se ubica en la misma posición en una y otra marca 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio18: Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda en el sentido de la legalidad de los actos administrativos a la luz de la normativa andina. 16 Folio 205 17 Folios 207 a 213 18 Folios 216 a 220

41. Señaló, con la jurisprudencia del Tribunal19, los supuestos que pueden dar lugar a la confusión en el consumidor, los que dijo, al confrontar las marcas no se evidenciaron y por el contrario llevaron a concluir que la marca CINCOENUNO poseía la suficiente distintividad que la hacía registrable.

42. Insistió en que los signos confrontados están compuestos de elementos

comunes y la imposibilidad de apropiación de ellos por parte de un empresario.

43. Solicitó desestimar las pretensiones de la parte actora. 4.3. El Tercero con interés: No alegó de conclusión. 4.4. El Agente Ministerio Público: No intervino en esta oportunidad procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

44. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201920, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. El problema jurídico

45. La sociedad Industrias de Alimentos Dos en Uno S.A., solicitó a la Sala 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 138-IP-2009 20 Reglamento Interno del Consejo de Estado. decretar la nulidad de la Resolución núm. 006638 de 30 de marzo de 2005, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca «CINCOENUNO» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núm. 37789 de 30 de septiembre de 2008 y 47503 de 24 de noviembre de 2008 por las que confirmó la 006638 en sede de reposición y apelación respectivamente.

46. Fundamentó la demanda en que la marca que amparaba el registro recién concedido presentaba confundibilidad directa e indirecta con las marcas «DOS EN

UNO» (denominativa y mixta), concedida a esa sociedad y registrada bajo los números 145937 y 290565 para amparar servicios incluidos en la clase 30 del nomenclátor internacional.

47. Estimó el demandante que existía riesgo de confundibilidad entre los signos en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», que podría llevar al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado.

48. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine las normas a interpretar eran el artículo 134 y el literal a) del 136 cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso

en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]» 49.Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «CINCOENUNO» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 368331, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación.

50. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.

51. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «CINCOENUNO»21 (mixta). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 19 de julio de 2016, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen22: 21 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso.

22 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020 52.Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 53.Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración

de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso