CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00499-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo STARTOX y la marca STAROX previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA FARMACÉUTICA – Rigurosidad de examen de confundibilidad / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo STARTOX por existir similitud y conexión competitiva con la marca STAROX Si bien es cierto las marcas no son idénticas, por cuanto el signo solicitado STARTOX contiene la letra “T”, que no tiene la marca previamente registrada STAROX, la Sala considera que dicha partícula no le otorga suficiente distintividad al signo que le permita identificarse en el mercado y generar una diferencia con la marca registrada, por lo que podría generar un riesgo de confusión. […] [E]n el caso sub examine, la partícula adicional que tiene el signo solicitado a registro, no permite que el signo STARTOX cumpla con estos presupuestos que le permitan establecer su distintividad y su diferencia con la marca registrada. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre el signo solicitado STARTOX y la marca previamente registrada STAROX existe similitud ortográfica, toda vez que la primera reproduce casi en su totalidad la marca registrada, existe identidad en las vocales, en la raíz y en la terminación, en el núm. de sílabas y similitud en las consonantes y la longitud de la palabra, motivo por el cual, la única diferencia, esto es la letra “T” adicional, no le otorga suficiente distintividad para diferenciarla en el mercado, lo cual puede inducir en mayor

grado a que el riesgo de confusión sea mayor. […] En ese orden, atendiendo que existe una similitud ortográfica de los signos, aunado al hecho que las raíces y terminaciones del signo son las mismas, la Sala considera que, igualmente, existe semejanza fonética entre los signos cotejados habida cuenta que su pronunciación es muy parecida porque, por un lado, las consonantes están ubicadas en la misma posición, salvo la letra “T” y, por el otro, las vocales son las mismas, lo que genera un sonido muy similar. […] La Sala considera que en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras STARTOX y STAROX son expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático, toda vez que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. […] Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado STARTOX y la marca registrada STAROX, presentan similitud ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a configurarse un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor, toda vez que, la única diferencia, esto es la inclusión de la letra “T” en la mitad del signo que pretendía ser registrado, no le otorga suficiente distintividad ni a nivel ortográfico ni sonoramente, que permita al consumidor diferenciarla con total claridad de la marca previamente registrada.

REGLA DE ESPECIALIDAD DE REGISTRO MARCARIO – Alcance /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 8 de marzo de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2009-00417-00, C.P. María Elizabeth García González. CONEXIÓN COMPETITIVA – El consumidor no es especializado / CONEXIÓN COMPETITIVA – El sigo STARTOX y la marca STAROX se encuentran en la misma clase de nomenclátor y pueden tener canales de publicidad afines [E]sta Sección considera que en el caso bajo estudio, existe una conexidad entre los productos que las marcas en conflicto identificarían, porque si bien es cierto, el signo STARTOX pretendía distinguir productos veterinarios, y la marca registrada STAROX identifica analgésicos y preparaciones anti-infecciosas de uso humano, los productos se encuentran en la misma clase del nomenclátor, pueden tener canales de publicidad afines, el almacenamiento posterior puede ser el mismo y el consumidor puede considerar por error, dada la similitud ortográfica y fonética, que los productos son intercambiables. Adicionalmente, atendiendo que el consumidor no es especializado y que no todas las personas tienen la capacidad de discernimiento para distinguir este tipo de productos, ante la posibilidad de que el consumidor ingiera un producto veterinario pensando que es un fármaco para uso humano, lo que conlleva a la existencia de un riesgo de afectación grave a su salud, es suficiente para considerar la que el riesgo de confusión es mayor y que, por tanto, existe conexidad entre los productos. Así las cosas, la Sala colige que en el presente asunto se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el

artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto, en primer lugar, existe similitud ortográfica y fonética entre el signo nominativo solicitado STARTOX y la marca nominativa previamente registrada STAROX y, en segundo lugar, hay una relación y conexidad de los productos que cada una de las marcas pretende identificar. El cargo no prospera. FALSA MOTIVACIÓN – Causales para su configuración / FALSA MOTIVACIÓN – No se configura porque existió coherencia en la motivación y la decisión tomada por la demandada En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, porque las resoluciones contienen tanto la fundamentación fáctica, como jurídica; los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro marcario. Así las cosas, bajo el entendido que la Entidad realizó correctamente el análisis de registrabilidad, motivando en debida forma los actos y que no se expidieron con falsa motivación, el cargo tampoco prospera.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Secciones Primera y Tercera, de 14 de abril de 2016, Radicación 25000-23-24-000-2008-00265-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; 25 de marzo de 2009, Radicación 85001-23-31000-1997-00374-01(15797), C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 151 INCISO 2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00499-00

Actor: BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Referencia: CONFUNDIBILIDAD MARCARIA. MARCAS NOMINATIVAS

STARTOX Y STAROX. MARCAS FARMACÉUTICAS SEMEJANTES CON

PRODUCTOS DISTINTOS. CONEXIÓN COMPETITIVA. REGLA DE

ESPECIALIDAD.

Esta Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. contra las resoluciones núms. 5238 de 10 de febrero de 2009, “Por la cual se niega un registro” y 12632 de 24 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución núm. 19289 de 27

de abril de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca nominativa STARTOX para identificar productos comprendidos en la clase 5 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la demandante. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Decisión; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., por intermedio de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo1, presentó demanda contra la 1 Decreto 01 de enero 2 de 1984

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con el fin de que se

reconozcan las siguientes: Pretensiones "[…] 2.1. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 5238 del 10 de febrero de 2009, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07/84895 mediante la cual se negó el registro de la marca STARTOX (NOMINATIVA) Clase 05 Internacional. 2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 12632 del 24 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio dentro del expediente

administrativo No. 07-84895 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión negativa contenida en la Resolución No 5238 del 10 de Febrero de 2009 y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias adelantadas ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.3. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 19289 del 27 de abril de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para Ia Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 07-84895, mediante Ia cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en Ia Resolución No. 5238 de 2009, ya referida. 2.4. Consecuencialmente y a título de Restablecimiento del Derecho, en beneficio de la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio registrar la marca "STARTOX" (NOMINATIVA) Clase 05 Internacional, tal como se solicitó. 2.6 Ordenar Ia notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en Ia Gaceta de Propiedad Industrial. 2.7. Condenar en costas a la parte accionada […]". Presupuestos fácticos

2. La parte demandante indicó en síntesis los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 2.1. BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., el 17 de agosto de 2007, solicitó el registro de la marca nominativa STARTOX para distinguir productos comprendidos

en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 580, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 2.2. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009, negó el registro de la marca nominativa STARTOX para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa STAROX que identifica productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor de GRÜNENTHAL GMBH. 2.3. BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009. 2.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 12632 de 24 de marzo de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. 2.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 19289 de 27 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar

lo decidido en la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009. Normas violadas

3. BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. en el libelo introductorio adujo la vulneración del artículo 612 de la Constitución Política y de los artículos 136 literal 2 “[…] Artículo 61.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]” a)3, 1504 y 151 inciso 2.º5 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la

Comunidad Andina. Concepto de la violación

4. Los cargos de violación, en síntesis, los expuso la demandante así: 4.1. Afirmó que se vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto “[…] no es claro que la marca STAROX (N) propiedad de GRÜNENTHAL GMBH comparte similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales, en relación con la marca mixta STARTOX solicitada por la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. […]”6. 4.2. Precisó que “[…] la accionada desconoce la aplicación de la regla de especialidad, pues a pesar de que los dos signos pertenecen a la misma clase internacional, los mercados a los cuales va dirigido son completamente diferentes […]”7 4.3. Explicó que la marca nominativa STAROX fue concedida para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente analgésicos y preparaciones anti-infecciosas, medicamentos que únicamente son

para el uso humano y no corresponde a productos veterinarios, como lo pretende la marca nominativa STARTOX solicitada por la sociedad demandante, en donde se pretende amparar solamente productos veterinarios. 4.4. Así las cosas, consideró que la marca solicitada “[…] es perfectamente registrable en virtud a lo consagrado por el principio de especialidad, toda vez que ésta fue solicitada para identificar productos ubicados en la clase 05 internacional, de manera restringida para productos “veterinarios”, a contrario sensu, la marca 3 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 4 “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]” 5 “[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la

disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]” 6 Cfr. Folio 26 7 Cfr. Folio 27 tomada como fundamento para la negación de su registro por la Superintendencia de Industria y Comercio, identifica única y exclusivamente analgésicos y preparaciones antiinfecciosas, por lo que su protección se limita única y exclusivamente a los precitados productos […]”8. 4.5. Precisó que “[…] los productos farmacéuticos para uso humano, se comercializan en sitios especializados como son las droguerías y por regla general son dados a su consumidor bajo prescripción médica. Por otra parte, los productos veterinarios se encuentran en sitios completamente diferentes, como tiendas veterinarias y/o especializadas para el agro, y sus consumidores adquirentes, deben tener conocimiento producto del producto que sean comprar, que por regla general son los agrónomos, zootecnistas, veterinarios y campesinos relacionados con el cuidado y conservación de animales […]”9. 4.6. En relación con los medios de publicidad agregó que “[…] son completamente diferentes, pues los unos (productos farmacéuticos de uso humano) cuando la ley se lo permite “medicamentos de venta libre” son publicitados en medios masivos de publicidad, cuando son ofrecidos bajo prescripción médica solo se puede hacer publicidad mediante un visitador médico conforme a lo establecido por el Decreto 677 de 1995. Por otra parte, los productos de uso veterinario y el agro, pues van dirigidas a un público específico, por eso no encontramos avisos, propagandas y promociones ofreciendo “medicamentos de uso veterinario” [...]”10. 4.7. Consideró que no existe posibilidad de relación o vinculación entre los

productos, en atención a que su finalidad es diferente, no se utilizan conjunta ni complementariamente, no son parte ni accesorios entre sí, no tienen características comunes y no son intercambiables o sustituibles entre sí, motivo por el cual, no existe riesgo de confusión. 4.8. Indicó que los signos son diferentes fonéticamente porque “[…] la pronunciación de la marca STAROX y STARTOX es diferente, ya que la T de la marca negada ilegalmente, obliga a pausar la pronunciación […]”11. 8 Cfr. Folio 29 9 Cfr. Folio 31 10 Cfr. Folio 32 11 Cfr. Folio 40 4.9. Sostuvo que se vulneró, por indebida aplicación, el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, porque “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio en nuestro caso hizo un análisis, es cierto, pero no de fondo, la ocasión ameritaba un disciplinado y riguroso estudio que agotara cada una de las hipótesis posibles, que se fundamentara la motivación de su decisión, al no hacerlo violentó el contenido del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, constituyéndose su resolución en un acto anulable por falsa motivación, las leyes le exigían motivos precisos y restrictivos, un examen sesudo para tomar una decisión y no fue tal. De manera desafortunada se desconoció el principio de Especialidad […]”12. 4.10.Adujo que se transgredió, por indebida aplicación, el artículo 151 inc. 2.º ibidem, toda vez que la Superintendencia no tuvo en cuenta que por “[…] el hecho

que las marcas se encuentren dentro de la misma clase 05 internacional, no es óbice para que la accionada haya negado el registro de la marca STARTOX […]”13. 4.11.Por último, consideró que se vulneró, por falta de aplicación, el artículo 6114 de la Constitución Política, toda vez que “[…] la Superintendencia debió amparar los derechos de propiedad industrial de mi poderdante, concediendo el registro de la expresión “STARTOX” (nominativa) como marca para distinguir productos de la Clase 05 Internacional, amparo que inexplicablemente negó a mi poderdante quedándose corta en el cumplimiento de sus funciones […]”15. Actuaciones de las entidades vinculadas al proceso

5. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por intermedio de su apoderado especial contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 5.1. Los actos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de 2000. 5.2. Indicó que para que un signo sea reconocido como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. En este sentido, 12 Cfr. Folio 40 13 Cfr. Folio 41 14 “[…] Articulo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]” 15 Cfr. Folio 42 afirmó que la marca STARTOX no era lo suficientemente distintiva y por ende no era registrable. 5.3. Realizó el análisis de confundibilidad con base en lo cual sostuvo que “[…] el signo solicitado STARTOX reproduce casi en su totalidad el signo registrado

STAROX presentando una diferencia consistente en la letra T. Ahora bien, al ser cotejados simultáneamente el signo solicitado STARTOX como el signo registrado STAROX, presentan similitudes fonéticas y ortográficas siendo evidente su confundibilidad, hecho que puede inducir al público consumidor a error en la escogencia del producto […]”16. 5.4. Agregó que se presenta riesgo de confusión entre los signos “[…] toda vez que comparten estructura ortográfica semejante, con una misma secuencia de letras y por ende hace que los signos confrontados presenten semejanzas visuales y fonéticas, pudiendo inducir al consumidor a error en el mercado […]”17. 5.5. Por último, en relación con la conexidad competitiva, adujo que “[…] si bien es cierto el signo solicitado pretende distinguir productos veterinarios los cuales tienen una naturaleza definida, no es menos cierto que esta pueda comprender una preparación analgésica o antiinfecciosa como producto veterinario para tratar un dolor o infección animal, razón por la que de permitirse el signo solicitado en registro, el consumidor no dispondrá de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar el producto y el origen empresarial de uno y otro , presupuesto este indispensable para ser registrado […]”18.

6. GRÜNENTHAL GMBH, vinculada al proceso como tercero interesado en las resultas del proceso, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial

7. El Consejero Sustanciador, mediante providencia de 19 de diciembre de 2014, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en la demanda.

16 Cfr. Folio 121 17 Ibidem. 18 Ibidem.

8. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitió a esta Corporación la interpretación 568-IP-2015 el 7 de julio de 2016, la cual será objeto de estudio por estas Sala en las consideraciones de esta providencia.

Alegatos de conclusión

9. Este Despacho, mediante auto de 29 de agosto de 201719, corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión; vencido el plazo, la parte demandante y la autoridad demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda y en la contestación; mientras que el tercero interesado, Grünenthal GMBH, no hizo manifestación alguna. La Agencia del Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

10. Visto el artículo 128 numeral 720 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en los términos del artículo 30821 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201122 y el artículo 123 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200324, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

11. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa Comunitaria que regula el registro de los signos y marcas iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, vi) análisis del caso concreto. 19 Cfr. Folio 202 20 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 21 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 22 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 23 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 24 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

12. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

13. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 13.1.La Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009, mediante la cual la

Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca nominativa STARTOX solicitada por BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa STAROX registrada a favor de GRÜNENTHAL GMBH para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La resolución indicó: “[…] Como puede observarse, el signo solicitado STARTOX reproduce casi en su totalidad a la marca registrada STAROX. Los signos solo se diferencian en la segunda letra “T” presente en el signo solicitado y ausente en la marca registrada, sin embargo, esta característica no es suficiente para diferenciarlas entre sí, pues en conjunto las expresiones presentan similitudes fonéticas y ortográficas que las hacen confundibles al ser cotejadas de manera sucesiva. La anterior similitud puede inducir al consumidor a error sobre el origen de los productos que pretenden amparar. En adición, el riesgo de confusión de ambos signos obedece a que el signo solicitado distingue: “productos veterinarios”, productos de la clase 5 internacional; mientras que la marca registrada ampara: “para distinguir única y exclusivamente analgésicos y preparaciones antiinfecciosas”, productos de la clase 5 internacional. En este sentido, los signos confrontados distinguen productos de la clase 5, los cuales no son los mismos, sin embargo, debido a la similitud de las expresiones antes estudiadas, se podría causar confusión en el público consumidor al adquirir los productos y caer en el error de tomar uno por el otro. Lo anterior implica que exista similitud sobre la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y

medios publicitarios, lo que revela una clara conexión competitiva, por cuya relación, aunada al hecho de ser signos semejantes, el consumidor desprevenido caería fácilmente en el error de confundir su procedencia; adjudicándole, a diferentes productos, el mismo origen empresarial o similar uso […] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca nominativa STARTOX para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad Biostar Pharmaceutical S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. […]”25. 13.2. La Resolución núm. 12632 de 24 de marzo de 2009, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 5238 de 10 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos precisando: “[…] Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que el acto administrativo recurrido se encuentra ajustado a legalidad en tanto el signo cuyo registro se solicita se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado. En efecto. os signos en estudio STARTOX y STAROX apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto que estos comparten una estructura ortográfica

semejante, conformada por una misma secuencia de letras desde su inicio y final, que hace que los signos presenten una visual y fonética semejante, diferenciadas sólo en la inclusión que hace el signo solicitado de la letra “T”, antecediendo la letra “O”, lo cual no es suficiente para imprimirte a este último el grado de distintividad necesario como para diferenciarse de la marca registrada y poder acceder al registro. Por lo tanto, se puede afirmar que entre los signos STARTOX y STAROX existe confundibilidad visual y fonética, pudiendo inducir a error al consumidor respecto de los productos que buscan distinguir en el mercado. Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios. […] 25 Cfr. Folios 7 y 8 De lo anterior, bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los distinguidos con la marca previamente registrada, pues si bien es cierto el signo solicitado pretende productos veterinarios, los cuales tienen una naturaleza finalidad definida, no es menos cierto que esta puede comprender una preparación analgésica o una infección animal, razón por la cual de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor no dispondrá de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto indispensable de registrabilidad. […] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 5238 de 2009, proferida por la Jefe de la División de

Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presen