CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00503-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ZUKHAFE y la marca LUKAFE / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta ZUKHAFE / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ZUKHAFE» identificada con el registro marcario núm. 368534, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la

cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 23 de abril de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «ZUKHAFE». En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca en mención caducó el 23 de abril de 2019 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ZUKHAFE», que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del

artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 368534 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Casa Luker S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación

del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00503-00

Actor: CASA LUKER S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Casa Luker S.A., en contra de las Resoluciones 39512 del 20 de octubre

de 2008, 046963 del 21 de noviembre de 2008 y 54135 del 22 de diciembre de 2008, por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca "ZUKHAFE" (mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES I.2. Los hechos Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 1. 24 de septiembre de 2007, el señor Octavio López Galán solicitó el registro de la marca "ZUKHAFE " (Mixta) a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que distinguiera los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza -novena edición-.

Una vez fue publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la 2. sociedad actora presentó oposición contra ese registro, con fundamento en el riesgo de confundibilidad de la marca " LUKAFE” que se encuentra protegida por los siguientes registros: LUKAFE CL 30 136.020

LUKAFE AROMA QUE CL 30 292.252

SEDUCE TUS INSTINTOS

LUKAFE AROMA QUE SE CL 30 213.400

SIENTE

LUKAFE EXPRESO CL30 307.882

LUKAFE CL 29 198.994

LUKAFE CL 31 198.984

LUKAFE CL32 198.998

Mediante Resolución 39512 de 20 de octubre de 2008, la jefe de la División de 3. Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro

solicitado. La sociedad Casa Luker S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de 4. apelación. El director de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de 5. Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición a través de Resolución 046963 en el sentido de confirmar la Resolución No. 39512 de 21 de noviembre de

2008. Por su parte, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 54135 de 22 de diciembre de 2008, confirmó lo considerado en la Resolución 046963.

I.2. La demanda El 14 de septiembre de 20091, la sociedad Casa Luker S.A., en ejercicio de la 6. acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas: […] 1. Que se declare la Nulidad de la Resolución 39512 del 20 de octubre de 2008 emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Casa Luker S.A. con base en la marca LUKAFE y concedió el registro de la marca ZUKHAFE (mixta), para distinguir café en diferentes presentaciones y formas, productos comprendidos en la clase 30 Internacional.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la Resolución 046963 del 21 de Noviembre de 2008 proferida por la

División de Signos Distintivos, por medio de la cual al estudiar el recurso de Reposición interpuesto por la sociedad Casa Luker S.A., confirmó la anterior Resolución.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la Nulidad de la Resolución 54135 del 22 de Diciembre de 2008 emanada de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial por medio de la cual al estudiar el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad Casa Luker S.A., confirmó la decisión contenida en dicha Resolución 39512 y en consecuencia, concedió en definitiva el Registro de la marca ZUKHAFE (mixta) a favor del señor Octavio López Galán, domiciliado en Bogotá, Colombia para distinguir Café en diferentes presentaciones y formas, productos comprendidos en la clase 30 de la

Clasificación Marcaría Internacional de Niza.

4. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial se anule el Certificado de Registro 368.534 de la marca ZUKHAFE a favor del señor Octavio López Galán, domiciliado en Bogotá, para distinguir café en diferentes presentaciones y formas, productos comprendidos en la dase 30 marcaría Internacional de Niza.

5. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial, declarar fundadas las Observaciones presentadas por la sociedad Casa Luker S.A. con base en la marca LUKAFE contra la solicitud de registro de la marca ZUKHAFE en la clase 30 y se niegue el registro de la marca.

6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dar aplicación al

artículo 176 de! Código Contencioso Administrativo y en consecuencia, 1 Folio 31. que dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, dicte la Resolución correspondiente en la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento.

7. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en este proceso. […].

I.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación La parte actora manifestó que los actos acusados desconocen el contenido del 7. literal b) del artículo 135 y de los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Respecto de la transgresión del artículo 134, afirmó que no es posible distinguir 8. los productos alimenticios comercializados por la marca cuestionada, con los amparados por la marca LUKAFE de la sociedad Casa Luker S.A, dado que al hacer el cotejo marcario prima el elemento nominativo frente al figurativo, lo que implica que existe un alto riesgo de confusión. Recordó que «la sociedad Casa Luker S.A. tiene registrada y vigente su marca 9. LUKAFE, la cual usa de manera pública e ininterrumpida desde hace más de 10 años, lo cual está plenamente demostrado en el expediente administrativo de cuyas Resoluciones se pide su Nulidad». Además, «en este caso, los parecidos gráfico y fonético se presentan de manera contundente», lo cual resulta más grave si se tiene en cuenta que «el “café" es un producto de consumo masivo adquirido

indistintamente en supermercados y tiendas de barrio, por personas de todos los niveles culturales». En cuanto al desconocimiento del artículo 136, explicó que el ordenamiento 10. jurídico «prohíbe el registro de marcas semejantes que puedan asociarse a una marca ya registrada y vigente» y que «para que se presente la causal de irregistrabilidad no es necesario que se presenten de manera simultánea los parecidos gráfico, fonético y conceptual; con que se presente uno de ellos, es razón suficiente para negar el registro de la marca solicitada». Así pues, anotó que: «el análisis de estos parecidos no se puede hacer 11. analizando cada letra, cada sílaba como lo hizo la División de Signos Distintivos sino que se debe hacer en su conjunto como lo hace un consumidor desprevenido, un comprador común y corriente, sin estudios legales ni márcanos, sin lápiz ni papel para analizar el número de letras o la progresión aritmética de las coincidencias».

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO En su escrito de contestación, el curador ad litem del tercero con interés señaló 12. que se atenía a todo lo que fuese probado en el proceso judicial.

El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio 13. contestó la demanda de forma extemporánea el 31 de mayo de 2019 y, en consecuencia, la misma se tuvo por no contestada mediante Auto de 21 de agosto de 2019.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 25 de mayo de 2019, se corrió traslado a las partes, a los

14. intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión.

En esta etapa, la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró, en esencia, 15. los argumentos de defensa que presentó en la contestación de forma extemporánea. Concretamente, señaló lo siguiente: […] las marcas sometidas al análisis son distinguibles, pueden coexistir en el mercado y no generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor y, en el mismo sentido no encaja con la primera característica expuesta por la norma alegada, haciendo en esta forma improcedente el estudio referente a la conexión competitiva. En un primer momento y tras hacer una primera revisión de las marcas sometidas a cotejo encontramos que no existen semejanzas que generen confusión, pues el signo concedido cuenta con una composición consonántica disímil a la registrada Z-K-H-F y la marca opositora L-K-F. Por lo que se tiene, en resumen, que ortográfica y visualmente entre los signos cotejados, no obran semejanzas suficientes que puedan generar confusión en el mercado. En el campo conceptual es claro que KAFE, evoca la idea de CAFÉ, una expresión genérica y por tanto no susceptible de apropiación individual. Se observa que entre los signos fonéticamente obra diferencias fuertes marcadas en su pronunciación dada por las partículas iniciales de las mismas ZU - LU, en el primer caso, inicia con la consonante Z que representa un fonema consonántico fricativo, interdental y sordo3, contrario sensu, las marcas

registradas inician con la L que representan un fonema consonántico lateral y alveolar4, por tanto fonéticamente resultan altamente disímiles. Sumado a lo anterior, el signo solicitado es de carácter mixto de lo cual se observa que se compone de la expresión ZUKHAFE, en un tipo de letra especial, escrito en una posición oblicua y en su parte superior obra un grano de café especial con alas evocando que se encuentra volando. Lo que en conjunto permite claramente diferenciarla frente a las marcas registradas. Al realizar la comparación desde el punto de vista ortográfico, si bien es cierto, ambos signos comparten algunas letras, entre sus iniciales ZUKHA y LUKA no se encuentran semejanzas que generen error o confusión en el público consumidor. Además, coinciden en KAFHE o KAFE que es equiparable a CAFÉ y en ese caso es el genérico. Ahora bien, la marca demandante es de naturaleza compleja por la expresión NUTRISAL, el cual resulta de la unión de las letras NUTRI Y SA, teniendo en cuenta que los productos a identificar son sales mineralizadas, evocando los bienes protegidos. […] La Agencia del Ministerio Público y la parte actora en la oportunidad procesal 16. correspondiente guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, 17. así como lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20192, la Sección Primera del Consejo de

Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2. El problema jurídico En el presente caso, la parte actora sostiene que las Resoluciones 39512 del 18. 20 de octubre de 2008, 046963 del 21 de noviembre de 2008 y 54135 del 22 de diciembre de 2008, desconocen lo dispuesto en el literal b) del artículo 135 y en los literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Concretamente, el demandante estima que existe un riesgo de confundibilidad 19. entre ambos signos en conflicto por cuanto al hacer el cotejo marcario prima el 2 Reglamento Interno del Consejo de Estado. elemento nominativo frente al figurativo, lo que implica que existe un alto riesgo de confusión. El texto de las normas cuya transgresión aduce es el siguiente: 20. […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […] Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis

21. de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ZUKHAFE» identificada con el registro marcario núm. 368534, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación.

En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 23 de abril de 22. 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, 23. mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «ZUKHAFE». En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca en mención caducó el 23 de abril de 2019, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen3: Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el 24. inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es

25. que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. 3 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el

23 de noviembre de 2020 Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar

nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro». Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos 26. exclusivos del titular de la marca «ZUKHAFE», que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de 27. 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: […] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. (…) Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a

la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 368534, correspondiente a la marca mixta «ZUKHAFE», cuyo titular es el señor Octavio López Galán, tercero interesado en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y ComercioSIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […] Cabe destacar que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a 28. cabo, las partes y demás sujetos procesales, guardaron absoluto silencio al respecto. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la 29. caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, disposición que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio

o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala). Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los 30. cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del 31. supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de

resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013.

ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL

MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en B