CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00515-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto NUTRIOLI y las marcas GOURMET NUTRIOIL y nominativa NUTRYOLEO / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto NUTRIOLI en la clase 29 por existir similitud y riesgo de confusión y asociación con las marcas GOURMET NUTRIOIL y nominativa NUTRYOLEO previamente registradas en la misma clase / PRINCIPIO PRIOR TEMPORE - Aplicación / PRINCIPIO POTIOR IUREAplicación / PRINCIPIO IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[R]especto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente registrada “NUTRYOLEO”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 6 letras “N”- “U”-“T”- “R”- “O” -“L”; y que la única diferencia radica en las dos letras “I” de la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “NUTR”, así como las letras “OL” de la marca registrada. Frente a la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente

registrada “NUTRIOIL”, también hay significativas similitudes ortográficas, en sus raíces y en sus terminaciones, dado que ambas marcas coinciden en 8 letras “N”- “U”-“T”- “R”- “I” -“O” -“L” -“I”; tienen las mismas consonantes (“N”-“T”- “R”- “L”), las misma vocales (“U”- “I” -“O” -“I”) y la misma longitud. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar entre la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente registrada “NUTRYOLEO” que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en “NUTR”, así como las letras “OL” de la marca registrada, además de que la letra “I” del vocablo “NUTRI”, del signo cuestionado, y la letra “Y”, de la expresión “NUTRY”, de la marca previamente registrada, tienen una pronunciación igual. […] Entre la marca cuestionada “NUTRIOLI” y la marca previamente registrada “NUTRIOIL”, la Sala señala que su pronunciación es similar, por razón de la identidad de las vocales y de las consonantes que integran ambas marcas, así como por la transposición de los elementos integrantes de las partículas comparadas, de sus terminaciones (“OLI”- “OIL”). […]En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, pues son evocativas, al contener el vocablo “NUTRI”, que sugiere indirectamente en la mente de consumidor la idea de algo nutritivo, y las palabras “OLI”, “OLEO” y

“OIL”, que son fácilmente relacionadas con la idea de aceite o aceite de oliva, de manera que la unión de dichas expresiones genera una conexión o asociación entre nutritivo y aceite. Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en el vocablo “NUTR”, así como las letras “OL” de las marcas cotejadas. Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas, existe riesgo de confusión directa. […] De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase del nomenclátor y distinguen productos en común, tienen la misma finalidad, en cuanto ambas identifican productos para la alimentación; pueden compartir iguales canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, televisión y prensa; suelen expenderse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en supermercados o tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud

de las marcas. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto NUTRIOLI y las marcas GOURMET NUTRIOIL y nominativa NUTRYOLEO / SIGNO GÉNERICO – Concepto / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son NUTRI, NUTRY, OLI, OLEO, GOURMET y OIL en la clase 29 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Se deben excluir del cotejo marcario salvo que se reduzcan las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No se excluyen NUTRI, NUTRY, OLI, OLEO y OIL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Se excluye del cotejo GOURMET Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distinguen las marcas cuestionadas son de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, entonces la respuesta lógica no tendría relación alguna con tales productos, pues

no existe en esta clase algún producto cuya denominación genérica sea “NUTRI”, “NUTRY”, “OLEO”, “GOURMET” ni “OIL”. Sin embargo, las citadas palabras “NUTRI”, “NUTRY”, “OLI”, “OLEO”, “GOURMET” y “OIL” sí son expresiones de uso común en la referida Clase 29 Internacional, pues al consultar la página web de la entidad demandada aparecen las siguientes marcas que, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas en esa Clase, […] Por lo tanto, los vocablos “NUTRI”, “NUTRY”, “OLI”, “OLEO”, “GOURMET” y “OIL” son expresiones de uso común en la referida Clase 29 Internacional, que deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al respecto, la Sala observa que la denominación “GOURMET” debe ser excluida del cotejo. Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “NUTRI”, “NUTRY”, “OLI”,“OLEO”, y “OIL”, que forman parte de las marcas cotejadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su

conjunto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00515-00

Actor: RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: ENTRE LA MARCA “NUTRIOLI” Y LAS MARCAS OPOSITORAS

“NUTRYOLEO” Y “GOURMET NUTRIOIL” SE ADVIERTEN SIGNIFICATIVAS

SEMEJANZAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE

DISTINGUEN. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad RAGASA INDUSTRIAS S.A. DE C.V., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 10671 de 27 de febrero de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro" y 21056 de 29 de abril de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en

adelante SIC; y 29442 de 16 de junio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que se ordene comunicar la anterior declaración a la División de Signos Distintivos de la SIC, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 176 del CCA. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 19 de junio de 2007 solicitó el registro como marca del signo “NUTRIOLI” (mixto), para distinguir productos de la Clase 291 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades PROVEEDORA SURAMERICANA DE ACEITES LTDA., en adelante SUPRACEITES LTDA. y GRASAS S.A. formularon oposición contra la misma, por cuanto estimaron que el signo solicitado “NUTRIOLI” (mixto) resulta confundible con sus marcas “NUTRYOLEO” (nominativa) y “GOURMET NUTRIOL” (mixta), de las cuales son titulares, respectivamente. 3º: Señaló que mediante la Resolución núm. 10671 de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo

"NUTRIOLI" (mixto), para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 21056 de 29 de abril de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 29442 de 16 de junio de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por indebida aplicación. 1 El signo fue solicitado para identificar: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, especialmente aceites y grasas comestibles. [...]”. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Manifestó que el signo “NUTRIOLI” es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, presupuestos indispensables para que proceda su registro. Adujo que la distintividad hace referencia a la capacidad de una marca para identificar productos y servicios en el mercado y, en este caso, el signo solicitado

goza de tal característica, en razón a que no constituye un término genérico ni descriptivo, comoquiera que es novedoso en relación con determinados productos; y que, además, está conformado por elementos nominativos y figurativos que lo hacen diferente. Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), ibidem, por desconocimiento y falta de aplicación. Anotó que existe un altísimo número de marcas registradas que incluyen el término “NUTRI/Y”, para identificar productos alimenticios; y que al realizarse el cotejo marcario deben excluirse los términos genéricos o débiles, lo que significa que su análisis recaería solamente en las expresiones de fantasía, esto es, “OLI”, contenida en el signo solicitado y “OIL” y “OLEO”, incluidas en las marcas de propiedad de las sociedades opositoras. Insistió en que es perfectamente viable el registro del signo “NUTRIOLI”, toda vez que se encuentra conformado por una partícula genérica (“NUTRI”) y una palabra de fantasía (“OLI”), además de que las marcas opositoras se encuentran conformadas por términos genéricos, razón por la que la entidad demandada no debió tenerlos en cuenta para efectuar la comparación marcaria. Sostuvo que las marcas objeto de oposición ostentan un carácter débil, por lo que su previo registro no debe impedir el reconocimiento de nuevas expresiones que contengan algunos de los elementos que las componen, como ocurre, en este caso, con el signo “NUTRIOLI”. Manifestó que la actual coexistencia registral de las marcas “NUTRYOLEO” y “GOURMET NUTRIOIL”, a nombre de titulares diferentes, es una prueba real de

la posibilidad de coexistencia de partículas genéricas sin que se vea afectado el derecho al consumidor. Aseguró que constituiría una violación de varios principios constitucionales que se aceptase la coexistencia de signos que tienen idéntico significado, tales como “GOURMET NUTRIOIL” y “NUTRYOLEO”, y se impida y restrinja la entrada al mercado del signo “NUTRIOLI”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que es claro y evidente que la marca solicitada “NUTRIOLI” encuadra dentro de la causal de irregistribilidad, establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Alegó que, dando aplicación a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se evidencia que entre los signos “NUTRIOLI” y “NUTRYOLEO” se presentan similitudes de todo tipo que generan confusión y pueden inducir a error a los usuarios, en aspectos ortográficos, fonéticos y conceptuales, constituyéndose así el primer presupuesto para que se configure la causal antes anotada. Afirmó que de igual forma sucede al comparar la marca “GOURMET NUTRIOIL” (mixta) y la marca “NUTRIOLI” (mixta); pero que a diferencia de lo anterior se

debe dar aplicación a lo establecido por el Tribunal en mención, en relación con el elemento predominante, que para el caso es el denominativo y del cual es posible concluir que se presentan los presupuestos que generan confusión. Advirtió que al analizar los productos comparados por las marcas registradas y aquellos que pretende identificar el signo solicitado en el registro, se evidencia que se trata exactamente de los mismos productos y por tal razón comparten la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y publicidad, lo que conlleva que los usuarios adjudiquen una misma procedencia empresarial y que se presente riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado y las marcas ya registradas, perjudicando de esta forma el derecho de exclusividad conferido a los titulares de estas. Concluyó que se presentan los dos presupuestos señalados por la jurisprudencia para que se presente la causal de irregistrabilidad señalada. II.-2. La sociedad GRASAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal. Indicó que la marca “GOURMET NUTRIOIL” no es una marca genérica, además de que está registrada como tal, lo que genera para su titular la posibilidad de ejercer los derechos que sobre ella existen. Anotó que la marca “GOURMET NUTRIOIL” superó con éxito el estudio de registrabilidad que en su momento hizo la SIC, dado que dicho estudio comprendió todas las causales por las que podría ser negada la marca, incluyendo la genericidad. Afirmó que el acto administrativo que concedió el registro de dicha marca no

puede ser desconocido, por lo que en caso de que alguien dude de su legalidad debe presentar las acciones pertinentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Resaltó que los signos cotejados generan riesgo de confusión y asociación en el mercado; y que estos deben ser analizados en conjunto y no deben ser fraccionados, pues el consumidor las observa como un todo y no se detiene a separar los elementos que las componen. Señaló que si bien las marcas tienen una partícula de uso común, como lo es “NUTRI”, que se refiere a nutrición, no por ello se debe hacer un estudio fraccionado de los signos. Afirmó que entre la marca registrada “GOURMET NUTRIOIL” y el signo cuestionado existen semejanzas conceptuales, habida cuenta que evocan el mismo concepto, pues el consumidor entiende que se trata de un aceite nutritivo y que su principal característica es ser nutritivo. Aseveró que tanto la partícula “OLI” como “OIL” generan la misma impresión en el público consumidor, ya que siempre serán entendidas como una referencia a los aceites o grasas de distinta procedencia. Alegó que también se dan semejanzas ortográficas, porque las marcas en cuestión generan un impacto visual semejante, pues la marca negada reproduce parcialmente la marca registrada y, en esa reproducción, el signo cuestionado comparte todas las letras, tanto consonantes como vocales, así como la extensión, lo que puede generar en el consumidor la idea de que se trata de una nueva versión del producto que conocía con anterioridad. Sostuvo que lo anterior se acentúa si se tiene en cuenta que el único cambio

consiste en la inversión del orden de las dos últimas letras, que, por demás, son muy parecidas visualmente pues son la “I” y la “L”. Que la marca solicitada reproduce la marca previamente registrada “GOURMET NUTRIOIL” sin adicionar elementos que le otorguen distintividad. Adujo que dichas marcas también tienen semejanzas fonéticas, debido que ambas comparten las sílabas “NUTRI” y sus vocales coinciden en su totalidad, lo que genera un sonido muy parecido que es difícil de diferenciar. Que hay que considerar, además, que la letra “I” representa un sonido vocálico cerrado y palatal y la “L” consiste en un fonema consonántico lateral y alveolar, es decir, que ambas letras tienen sonidos débiles y su orden no genera diferencias relevantes o distintivas en su pronunciación. Finalmente, concluyó que además de existir semejanzas en los signos tienen conexidad competitiva, en tanto que ambas identifican productos de la Clase 29 Internacional, por lo que de coexistir en el mercado generarían un riesgo de confusión y asociación, toda vez que el consumidor creerá erróneamente que los productos de la citada Clase 29, distinguidos con la marca “NUTRIOLI”, son una versión de los productos ofrecidos por la sociedad GRASAS S.A., lo que traerá como consecuencia que se beneficie y se lucre indebidamente del trabajo, esfuerzo y dinero que la mencionada sociedad ha invertido. II.-3. La sociedad SUPRACEITES LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto,

a su juicio, el signo cuestionado “NUTRIOLI” reproduce la totalidad del elemento denominativo de su marca previamente registrada, “NUTRYOLEO”. Adujo que la expresión “NUTRIOLI” carece de distintividad para ser susceptible de registro, por lo que estuvo acertada la decisión de la entidad demandada para denegar su registro como marca. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, el signo mixto cuestionado “NUTRIOLI” cumple con el requisito de distintividad. Adujo que a diferencia de las marcas opositoras, cuyo carácter es descriptivo y genérico, la expresión objeto de controversia “NUTRIOLI” es registrable como marca; y que, además, resulta completamente diferente de aquellas pertenecientes a los terceros con interés directo en las resultas del proceso. IV.2.- La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que los signos enfrentados “NUTRIOLI”, “NUTRYOLEO” y “GOURMET NUTRIOIL” presentan notables semejanzas susceptibles de generar riesgo de asociación entre el público consumidor. Que, en efecto, al comparar el signo solicitado con el previamente registrado “GOURMET NUTRIOL”, es posible observar que la expresión cuestionada

reproduce la parte distintiva de la marca previamente registrada, sin agregar elementos denominativos o gráficos que le otorguen la distintividad necesaria para poder coexistir libremente en el mercado; y que al realizar el mismo ejercicio con el registro marcario previo “NUTRYOLEO”, encontró que el signo objeto de controversia reproduce siete de ocho letras que lo conforma, únicamente sustituyendo la vocal “I” por la letra “Y”. IV.3La sociedad, GRASAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que de una simple comparación entre los signos “NUTRIOLI” y “GOURMET NUTRIOIL”, a su juicio, es evidente que un consumidor podría asociarlos entre sí, pues la diferencia entre uno y otro es insignificante e insuficiente para permitir la diferenciación de las expresiones cotejadas en el mercado. IV.4En esta etapa procesal, tanto la Agencia del Ministerio Público y como la sociedad SUPRACEITES LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro NUTRIOLI (mixto) y las marcas NUTRYOLEO (denominativa) y GOURMET NUTRIOIL (mixta), son confundibles o

no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los 3 Proceso 398-IP-2019. cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en

cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que trate. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los

signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentar, para esta manera establecer si el consumidor puede incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad específica en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se debe verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas

para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e,

deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:  Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.  Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.  Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría generar riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos gráficos o figurativos, según sea el caso: […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro NUTRIOLI (mixto) y la marca NUTRYOLEO

(nominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los

cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueden o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una conexión conceptual que evoca ciertas características o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros afectados en el mercado. 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás afectados en el mercado. 3.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la me