CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00535-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo NEOX y las marcas nominativa y mixtas NEDOX / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son NEOX y NEDOX al no tener significado conceptual propio en el idioma castellano / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo VECTOM para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con las marcas nominativa y mixtas NEDOX previamente registradas en la misma clase / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI - Aplicación Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “NEOX” y “NEDOX”, la Sala advierte significativas similitudes en la secuencia de sus vocales y en sus desinencias, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce las letras “N”, “E”, “O” y “X” contenidas en las marcas previamente registradas y que no se encuentra acompañada de otro elemento que contribuya a diferenciarla de las referidas marcas previamente registradas “NEDOX”. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “N”, “E”, “O” y “X”. […] Con respecto a lo anterior, vale la pena aclarar que al encontrarse semejanzas significativas entre la marca cuestionada y las marcas previamente registradas, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen

empresarial, porque el consumidor en mención puede creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular. También existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. […] la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. En el caso sub lite, la marca cuestionada “NEOX” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] medicamentos para uso veterinario [...]”. Y las marcas previamente registradas “NEDOX” distinguen los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “ “[…] productos farmacéuticos y medicamentos […]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas Clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambos tienen como función curar enfermedades, aún si es en humanos o en animales; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos en un futuro, en atención a la similitud de las marcas y a que dichos artículos están relacionados con el mismo género, esto es, medicamentos. Por lo tanto, se observa que existe conexión competitiva que la Sala debe precaver cualquier riesgo para la salud de los consumidores.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede contra el acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Es la que procede contra el acto que niega un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Prescripción / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada por haber sido presentada la demanda en acción de nulidad relativa dentro del término de cinco años siguientes a la concesión del registro La mencionada entidad [SIC] propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución acusada núm. 23202 de 12 de mayo de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA. Al respecto, cabe precisar que comoquiera que los actos acusados CONCEDEN un registro marcario, son enjuiciables mediante la acción de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario. En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad relativa y conforme al

citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple porque la Resolución acusada núm. 23202 de 12 de mayo de 2009 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, que revocó la Resolución núm. 55762 de 26 de octubre de 2008, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “NEOX”, fue notificada personalmente a la actora el 14 de mayo de 2009 y la demanda se presentó el 14 de septiembre de 2009. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ(E)

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00535-00

Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANOLAFRANCOL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “NEOX” (NOMINATIVA) Y

LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “NEDOX” (NOMINATIVA Y

MIXTAS) EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y, FONÉTICA Y UNA RELACIÓN

ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.

La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANOLAFRANCOL S.A., en adelante LAFRANCOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 23202 de 12 de mayo de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 5 de octubre de 2006, la sociedad VICAR FARMACÉUTICA S.A. solicitó el registro como marca del signo “NEOX” (nominativo), en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la cual presentó oposición, por estimar que resulta confundible con sus marcas registradas “NEDOX” (nominativas y mixtas), de la citada Clase 5ª Internacional. 2°: Que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante de la Resolución nro. 55762 de 26 de diciembre de 2008, le negó el registro de la marca

“NEOX” (nominativa) a la sociedad VICAR FARMACÉUTICA, en la referida Clase 5ª Internacional y declaró infundada su oposición. 3°: Anotó que la sociedad VICAR FARMACÉUTICA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la citada resolución; que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución nro. 04788 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. de 30 de enero de 2009, resolvió el referido recurso de reposición de manera confirmativa. 4º: Agregó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la Resolución acusada núm. 23202 de 12 de mayo de 2009, revocó la Resolución núm. 55762 de 26 de diciembre de 2008, declaró infundada su oposición, concedió el registro de la marca “NEOX” (nominativa) y declaró agotada la vía gubernativa. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó los artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) y f) de la Decisión 486. Señaló que la marca “NEOX” no es apta para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza fabricados y/o comercializados por la sociedad VICAR FARMACÉUTICA S.A., dadas sus semejanzas ortográficas y fonéticas con sus marcas “NEDOX”,

además de que distinguen los productos en la misma Clase 5ª Internacional, lo que puede conducir a error al público consumidor. Agregó que, en efecto, las marcas son iguales y que la solicitante transcribió una a una las letras de las marcas “NEDOX”, suprimiéndole la letra “D” a la marca “NEOX”, registrada con anterioridad, con lo cual se beneficia del prestigio que tienen sus productos, se confunde al consumidor y al farmaceuta de turno, lo que resulta altamente peligroso, ya que si los productos se usan para fines diferentes y coexisten en el mercado, se puede causar un perjuicio letal a los consumidores, además de que pueden creer que los productos que ampara provienen del mismo origen empresarial o propietario; que por lo anterior la marca “NEOX” carece de distintividad e induce a confusión. Trajo a colación apartes de las interpretaciones prejudiciales núms. 22-IP-962, 7IP-983 y 34-IP-98 de 3 de diciembre de 1998, rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y lo señalado en las resoluciones núms. 4239 de 29 de febrero de 2000 (Expediente núm. 99 049071), 18064 de 27 de junio de 2003 (Expediente núm. 02 36641), 020855 de 27 de agosto de 2004 (Expediente núm. 03 39402), 07459 de 28 de marzo de 2006 (Expediente núm. 05 057251), expedidas por la SIC, así como sentencias proferidas4 por la Sección Primera.

Anotó que desde el punto de vista ortográfico y fonético las marcas cotejadas son similares. Explicó que los fonemas de dichas marcas son prácticamente los mismos porque lo único que hizo el tercero interesado en las resultas del proceso fue suprimir un fonema para tratar de “ocultar” la copia, pero la esencia de las marcas enfrentadas es la misma. Indicó que el uso de la marca “NEOX” puede causar sin lugar a dudas confusión y riesgo de asociación empresarial debido a que cualquier consumidor podría pensar que los productos identificados con dicha marca son una nueva línea de productos de la actora, lo cual no es cierto. 2 No se precisó fecha. 3 No se precisó fecha. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de mayo de 1991, número único de radicación 1034. (No se indicó el nombre del Consejero ponente). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de 2000, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, número único de radicación 5319. Concluyó que las marcas no pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores en razón a que la marca cuestionada carece de distintividad y es semejante a las de la actora. Adujo, además, que se violó el artículo 13 de la Constitución Política en cuanto la SIC no tuvo en cuenta que la actora tenía registradas las marcas "NEDOX" y que ella es igual ante la ley y, por consiguiente, tiene derecho prioritario sobre la expresión.

Afirmó que la sociedad VICAR FARMACÉUTICA S.A. no se ciñó a los postulados constitucionales de la buena fe, establecidos en el artículo 83 de la Constitución Política debido a que conocía de antemano la pre-existencia de las citadas marcas registradas por la actora y no realizó un estudio con detenimiento. Que la SIC tampoco se ciñó a dichos postulados por cuanto se limitó a decir que los productos que identifican son diferentes por cuanto no se expenden en los mismos establecimientos de comercio. Alegó que también se violó el artículo 3º, inciso 6º, del CCA, porque la SIC concedió una marca prácticamente igual a las de la actora, que va a inducir a error a los consumidores y va a perjudicar no solo al público en general sino también a ella. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que el elemento denominativo predomina sobre el figurativo. Indicó que se presenta una similitud media entre las marcas cotejadas, por lo cual se debe analizar si hay conexidad competitiva. Afirmó que a pesar de que dichas marcas amparan productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, los medicamentos para uso veterinario son para animales y los farmacéuticos son de uso humano. Mencionó que los medicamentos farmacéuticos se expenden en droguerías o

farmacias y farmacias de supermercado, mientras que los de uso veterinario se expenden en veterinarias o almacenes especializados para estos productos. Manifestó que en las farmacias no se mezclan los productos veterinarios con los medicamentos humanos. Son lugares especializados donde se encuentran en el mercado, razón por la cual es viable el registro de la marca solicitada. Alegó que la marca solicitada es suficientemente distintiva para que coexista en el mercado con las marcas de la actora sin generar confusión. No es similar a las marcas previamente registradas, no presenta riesgo de confusión y sus estructuras conceptuales no son iguales en su totalidad. Anotó que las Oficinas de Registro Marcario juzgan la registrabilidad de los signos como marcas de manera autónoma e independiente. Adujo que no comparte la violación de los artículos 13 y 83 de la Constitución Política y del artículo 3º, inciso 6º, del CCA, teniendo en cuenta que la SIC fue imparcial, ajustó sus decisiones al procedimiento legal y a la norma supranacional del derecho marcario, respetó el derecho de defensa y el debido proceso y se ciñó a los principios constitucionales y a los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Propuso la excepción de caducidad de la acción, al considerar que la demanda presentada por la sociedad demandante corresponde a la de nulidad y restablecimiento del derecho. Explicó que la referida demanda fue interpuesta después de transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del CCA, teniendo en cuenta que la Resolución acusada quedó debidamente

ejecutoriada el 22 de mayo de 2009. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. La sociedad VICAR FARMACÉUTICA S.A., vinculada al proceso como tercero interesado con interés directo en el resultado del proceso, fue vinculada al proceso5 y no contestó la demanda.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 5 Folio 213.

Visto el artículo 210 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de octubre de 20186, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del plazo, la demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la misma y el demandante guardó silencio. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto7, considerando lo siguiente: Señaló que los certificados de registro de las marcas cotejadas no hacen la distinción indicada por la actora, en cuanto a los productos identificados de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Alegó que tratándose de medicamentos el estudio de registrabilidad debe ser más riguroso para evitar confusiones que puedan causar un daño irreparable a la salud. Expresó que en atención a las similitudes ortográficas y fonéticas entre las marcas enfrentadas y la conexidad competitiva se puede causar un daño irreparable para

la salud. Anotó que en este caso se trata de marcas de fantasía debido a que no tienen un significado y no guardan relación con los productos que distinguen. 6 Cfr. Folio 255 7 Cfr. Folios 272a 280, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 20 de noviembre de 2018. Concluyó que la marca solicitada “NEOX” no goza de la suficiente distintividad para ser registrada y amparar productos de la citada Clase 5ª, razón por la cual solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos

en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca NEDOX (mixta) y el signo solicitado NEOX (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 8 Proceso 62-IP-2018. 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NEOX (denominativo) y la marca NEDOX (mixta). […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la SIC. La mencionada entidad propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución acusada núm.

23202 de 12 de mayo de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA. Al respecto, cabe precisar que comoquiera que los actos acusados CONCEDEN un registro marcario, son enjuiciables mediante la acción de nulidad9, de conformidad con el artículo 17210 de la Decisión 486, y no la de nulidad y 9 Relativa o absoluta. 10 “[…] Artículo 172La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario. En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple porque la Resolución acusada núm. 23202 de 12 de mayo de 2009 “Por

medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, que revocó la Resolución núm. 55762 de 26 de octubre de 2008, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “NEOX”, fue notificada personalmente a la actora el 14 de mayo de 200911 y la demanda se presentó el 14 de septiembre de 200912. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada. Ahora bien, la SIC, mediante la Resolución núm. 23202 de 12 de mayo de 2009, concedió el registro como marca del signo “NEOX” (nominativo), a la sociedad VICAR FARMACÉUTICA S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] medicamentos para uso veterinario [...]”. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similar a sus marcas previamente registradas, "NEDOX" (nominativa y mixtas), que identifican productos de la Clase 5ª13 de la citada Clasificación, por cuanto entre estas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético, además que identifican registro impugnado[…]” (Destacado fuera de texto). 11 Cfr. Folio 208. 12 Cfr. Folio 84. 13 “[…] productos farmacéuticos y medicamentos […]”. los mismos productos, esto es, los de la citada Clase 5ª. Por lo tanto, la marca solicitada no goza de la suficiente distintividad y genera confusión y riesgo de asociación. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación,

consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 y sobre las demás causales indicó: “[…] no procede la interpretación del artículo 135, literal a), ya que no se discute qué se entiende por marca. No se interpretará el artículo 135 literal b), toda vez que no analiza la falta de distintividad intrínseca del signo, así como tampoco del artículo 136, literal f), toda vez que, en el presente caso, no existe violación al Derecho de Autor y por lo tanto no es materia controvertida [...]”. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No

es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”. Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas registradas protegen medicamentos o productos farmacéuticos de la referida Clase 5ª Internacional. La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA MARCA NOMINATIVA

REGISTRADA

NEOX NEDOX

Titular: Titular:

VICAR FARMACEUTICA S.A. LAFRANCOL S.A.S.

Certificado núm. 184529 Clase 5ª Clase 5ª “[…] medicamentos para uso “[…] productos farmacéuticos y

veterinario [...]”. medicamentos […]”.

MARCA NOMINATIVA MARCA MIXTA REGISTRADA

SOLICITADA

NEOX

Titular: Titular:

VICAR FARMACEUTICA S.A. LAFRANCOL S.A.S.

Certificado núm. 291164 Clase 5ª “[…] productos farmacéuticos y medicamentos […]”.

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA MARCA MIXTA REGISTRADA

NEOX

Titular: Titular:

VICAR FARMACEUTICA S.A. LAFRANCOL S.A.S.

Certificado núm. 292678 Clase 5ª Clase 5ª “[…] medicamentos para uso “[…] productos farmacéuticos y veterinario [...]”. medicamentos […]”. Como en el presente caso se van a cotejar una marca nominativa (“NEOX”), como lo es la solicitada por la demandante, con otras marcas nominativa y mixtas (“NEDOX”), previamente registradas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas no así las gráficas que las acompañan; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los productos amparados bajo los mismos son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas. En este orden de ideas, no existe duda que entre las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios

para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto demostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de