CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00545-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto FLUDARINA y la marca FLUDARA / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta FLUDARINA / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «FLUDARINA» (nominativa) identificada con el registro marcario núm. 379407, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es

objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «FLUDARINA» . En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca en mención aparece caducada por falta de renovación […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «FLUDARINA» (nominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto conduce a la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del

artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 379407 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Bayer Schering Pharma AG. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la

aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

NOTA DE RELATORÍA: Aclaración de Voto no presentada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00545-00

Actor: SOCIEDAD BAYER SCHERING PHARMA AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejo de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la Sociedad Bayer Schering Pharma AG. -en adelante Bayer-, en contra de las Resoluciones No. 3832 de 30 de enero, 15282 de 30 de marzo y 22638 de 30 de abril de 2009, por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca FLUDARINA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Biotoscana Farma S.A.

I. ANTECEDENTES I.2. Los hechos Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 1. 23 de julio de 2008, la sociedad Biotoscana Farma S.A. solicitó el registro de la marca FLUDARINA (NOMINATIVA) para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la clase quinta de la Clasificación Internacional de Niza.

Luego de publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial1, la 2. sociedad actora presentó oposición en contra del citado registro, con fundamento en su derecho anterior sobre la marca «FLUDARA» registrada dentro de la misma clase 5°. La jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 3. Comercio, mediante Resolución No. 3832 de 30 de enero de 20092 declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro solicitado como FLUDARINA (mixta) Contra la anterior resolución, la sociedad demandante presentó3 recurso de

4. reposición y en subsidio de apelación, siendo confirmada integralmente a través de Resolución No. 15282 de 30 de marzo de 2009, proferida por la misma dependencia. En la misma decisión, ordenó remitir el expediente al 1 Radicada bajo el expediente No. 08-076201. Gaceta No. 596 de 30 de septiembre de 2008. 2 Según expresó, notificada mediante edicto fijado el 10 de febrero de 2009. 3 El dos de marzo de 2009.

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial para resolver el recurso de apelación. Mediante Resolución No. 22638 de 30 de abril de 2009, el Superintendente 5. Delegado para la Propiedad Industrial resolvió modificar parcialmente la Resolución No. 3832 de 30 de enero de 2009 en el sentido de corregir la forma como se concedió la marca, esto es, FLUDARINA (nominativa), y no FLUDARINA (mixta). Asimismo, confirmó en sus demás partes la citada resolución No. 3832. I.2. La demanda Mediante escrito radicado el 15 de octubre de 20094 ante la Secretaría de la 6. Sección Primera del Consejo de Estado, la sociedad Bayer, en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda5 en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: […] «2.1. Que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.1.1. Resolución número 3832 del 30 de enero de 2009, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad BAYER y otorgar el registro de la marca FLUDARINA (NOMINATIVA), para distinguir productos de la clase quinta (5°) de la Clasificación internacional de Niza. 2.1.2. Resolución número 15282 del 30 de marzo de 2009, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad BAYER contra la Resolución No. 3832 de 2009, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. 4 Folio 69. 5 Folios 35 a 68 2.1.3. Resolución número 22638 del 30 de abril de 2009, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por BAYER contra la Resolución No. 3832 de 2009, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa. 2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del registro de la marca FLUDARINA (NOMINATIVA), para identificar productos de la clase quinta (5°) internacional en el registro de la Propiedad Industrial. 2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se

dicte en el proceso.» […] I.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados 7. desconocen los artículos 136 (literal a) y 134 de la Decisión 486, proferida por la Comunidad Andina. Respecto de la violación directa del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, 8. sostuvo que allí concurrían los presupuestos de hecho que impedían el registro de la marca para identificar los productos comprendidos en la clase 5° internacional. En su sentir, al no tener en cuenta la causal de irregistrabilidad, se creó un 9. riesgo para el consumidor de adquirir un producto creyendo que era otro, lo que constituye un vicio en su consentimiento. Manifestó que, contrario a lo expuesto en los actos acusados, la comparación 10. de los signos FLUDARA y FLUDARINA desde el punto de vista fonético e ideológico arroja un alto grado de confusión entre los consumidores6, siendo imposible su distinción, máxime si se tiene en cuenta que las marcas confrontadas hacen parte de la misma categoría. 6 Según dijo, estas consideraciones han sido objeto de análisis no solo por parte del Tribunal Andino de Justicia sino del Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 22 de febrero de El 10 de septiembre de 20127, la demandante reformó la demanda para poner 11. de presente el riesgo grave a la salud existente entre los consumidores dado que la marca registrada con anterioridad -FLUDARAestá destinada al tratamiento de la leucemia.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio En su escrito de contestación, el apoderado judicial de la Superintendencia de 12. Industria y Comercio solicitó denegar las pretensiones, por cuanto carecen de sustento legal para su prosperidad. Sostuvo que las marcas en cuestión no son similarmente confundibles por 13. cuanto la expresión FLUDARINA presenta una mayor extensión al estar conformada por cuatro sílabas, respecto de FLUDARA, compuesta por tres. Además, sus terminaciones RINA y RA, a diferencia de lo afirmado en por la demandante, permiten que el consumidor las diferencie tanto ortográfica como fonéticamente. Explicó que en el mercado farmacéutico el criterio de registrabilidad debe ser 14. aplicado con mayor rigurosidad. Sin embargo, tal criterio excluye las partículas de uso común, como en el caso de la inclusión FLU, no siendo susceptible de apropiación por un solo competidor. Manifestó que, al descartar la primera sílaba, quedan las tres sílabas restantes 15. DA-RI-NA (marca concedida) frente a las dos silabas DA-RA de la demandante, siendo la sílaba RI, lo que hace la marca FLUDARINA visual y fonéticamente diferente.

2001. Radicación 5623. Consejero Ponente. Camilo Arciniegas Andrade. 7 Escrito de corrección de demanda. Folios 187 a 191. Auto de fecha 10 de septiembre de 2012, mediante el cual se admitió reforma a la demanda.

Contrario a lo expuesto por la demandante, no existen semejanzas entre las 16. marcas, pues FLUDARINA se compone de más apartes que le otorgan suficiente

fuerza distintiva, a fin que el consumidor diferencie el origen y clase de producto el momento en que cierto expendedor la ofrezca. Concluyó que, la mera similitud entre los productos de determinadas marcas no 17. es criterio suficiente para asegurar la confundibilidad entre las mismas.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación 18. prejudicial 161-IP-2014 de 31 de marzo de 20158, en la que se expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, a saber: […] «PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con este, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a contusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos FLUDARINA

(denominativo) y FLUDARA (denominativo) con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la

presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y al tratarse de 8 Folios 257 a 264. signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo sin ser posible descomponerlo tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

CUARTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas descriptivas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, estos no serán tomados en cuenta para el cotejo, la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar si los términos

FLUDA y RINA son descriptivos o de uso común para productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno 2009-00545, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal» […]

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 23 de abril de 20199, se corrió traslado a las partes, 19. intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. Vencido el plazo, la sociedad demandante y la SIC reiteraron, en esencia, los argumentos de defensa y nulidad respectivamente.

El Ministerio Público y el tercero interesado guardaron silencio en esta 20. oportunidad procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 9 Folio 293.

V.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, 21. así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201910, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2. El problema jurídico En el presente caso, la parte actora sostiene que la Resolución No. 6674 de 20

22. de febrero de 2009 desconoce lo dispuesto en el literal a) del artículo 134, en el literal a) del artículo 135, y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Concretamente, el demandante estima que existe un riesgo de confundibilidad 23. entre ambos signos en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», que puede llevar al público consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. El Tribunal, en la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación 24. consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del literal a) de los artículos 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, «no siendo pertinente en este caso la interpretación del artículo 135 literal a) de la misma Decisión». El texto de las normas aludidas es el siguiente: 25. […] «Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de 10 Reglamento Interno del Consejo de Estado. representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o

servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;» […] Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis 26. de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «FLUDARINA» (nominativa) identificada con el registro marcario núm. 379407, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 31 de julio de 27. 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, 28. mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «FLUDARINA»11. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca en mención aparece caducada por falta de renovación, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 11 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso.

Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el 29. inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es 30. que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro

de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia

dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

31. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «FLUDARINA» (nominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino.

32. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: […] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del

siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. (…) Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 379407, correspondiente a la marca nominativa «FLUDARINA», cuyo titular es la sociedad Biotoscana Farma S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y ComercioSIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]

33. Cabe destacar que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales, guardaron absoluto silencio al respecto.

34. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto conduce a la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone: […] «Artículo 172. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. [...] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.» […] (Destaca la Sala)

35. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del

registro marcario.

36. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013.

Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Co