CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00546-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SMITHS solicitado para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa previamente registrada en la misma clase SMITH / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es SMITHS / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto SMITHS porque no tiene la suficiente distintividad, ya que reproduce en su totalidad la marca previamente registrada SMITH y porque existe conexión competitiva [E]sta Sala colige que entre la palabra SMITHS del signo solicitado y la palabra SMITH, única denominación que compone el conjunto marcario previamente registrado, existe similitud ortográfica, toda vez que el primero reproduce en su totalidad la marca registrada, esto, por cuanto existe identidad en la partícula SMITH; y la única diferencia radica en la letra final S, sin que ella le aporte distintividad alguna, induciendo en riesgo de confusión al consumidor. (…) Para la Sala resulta evidente que en el caso bajo estudio, el signo solicitado y la marca registrada, fonéticamente son casi idénticos toda vez que no generan suficiente diferencia sonora que les permita identificarse en el mercado. (…) La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. La Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado. Para la Sala la expresión SMITHS no es una palabra con un significado determinado y está escrito en el idioma inglés siendo esta una palabra de fantasía. Adicionalmente, el hecho de que la palabra SMITHS del signo solicitado esté

escrita en un estilo especial de letra simple o sencilla y se encuentre dentro de un recuadro igualmente sencillo, no le otorga distintividad al signo considerado en su conjunto, frente a la marca nominativa SMITH previamente registrada. Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada son casi idénticos, dejando una impresión similar en la mente del consumidor y causando un riesgo de asociación. (…) Comparte la Sala la apreciación de la demandada en el sentido de que los productos del singo solicitado y la marca registrada se encuentran relacionados, en la medida en que el producto distinguido por la marca prioritaria denominado “lentes”, podría ser usado en los aparatos que distingue el signo solicitado, como un producto (material) que se integra para producir otros bienes, como por ejemplo los “escáners y espectrómetros” pudiendo existir complementariedad en ellos; y, aun cuando los consumidores de los productos que distinguen las dos marcas sean especializados, el signo solicitado reproduce el único elemento de la marca previamente registrada, por ello, el consumidor, así sea especializado, podría, a simple vista, no entender que el productor o fabricante de los productos de una de las marcas no es el productor de la otra o parte de la otra, por cuanto el signo solicitado y la marca registrada son prácticamente idénticos, más aun cuando los productos que identifican se fabrican con alta tecnología. Es de conocimiento general que el producto “lentes” no solo tiene la función de mejorar la visión, sino puede tener múltiples aplicaciones prácticas de visión artificial en sectores como la salud, seguridad, recreación,

estudio, oficina etc. Por lo anterior, le asistió razón al Superintendente Delegado para la Propiedad de la entidad demandada al negar el signo solicitado, comprobando la existencia de una conexión competitiva, ante la semejanza de la parte esencial de la marca registrada, motivo por el cual el cargo no prospera.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00546-00

Actor: SMITH DETECTION MONTREAL INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Signo mixto solicitado SMITHS. Riesgo de confusión y de asociación / conexión competitiva.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restableciminto del derecho, presentó Smith Detection Montreal Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 06175 de 17 de febrero de 2009, 17873 de 20 de abril de 2009 y 26176 de 28 de mayo de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a

continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Smith Detection Montreal Inc., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado1 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la 1 Cfr. Folios 2 a 11 2 “[…] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “Código Contencioso Administrativo” “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 06175 de 17 de febrero de 2009, “Por la cual se niega un registro” y 17873 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución núm. 26176 de 28 de mayo de 2009, expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron el registro como marca del signo mixto SMITHS solicitada por la demandante para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo mixto SMITHS para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación

Internacional de Niza. Pretensiones La demandante solicitó que se le reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…]

1. Que se declare nula la Resolución número 6175 expedida el 17 de febrero de 2009 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro de la marca SMITHS (MIXTA) en clase 9 a nombre de SMITHS

DETECTION MONTREAL

2. Que se declare nula la Resolución número 17873 expedida el 20 de abril de 2009 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 6175 del 17 de febrero de 2009 confirmándola, y se concedió el recurso de apelación.

3. Que se declare nula la Resolución número 26176 expedida el 28 de mayo de 2009 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 4 Cfr. Folios 45 y 46 la decisión contenida en la Resolución número 6175 del 17 de febrero de 2009 y se declaró agotada la vía gubernativa.

4. Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta SMITHS en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el Expediente No. 08-31.331.

5. Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de

la Propiedad Industrial.

6. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 176 del Código

Contencioso Administrativo.

7. Que se condene en costas a la entidad demandada […]”.

Presupuestos fácticos

3. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. Smith Detection Montreal Inc., el 31 de marzo de 2008, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto SMITHS para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 592 de 30 de mayo de 2009, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009 negó la solicitud de registro como marca del signo mixto SMITHS con base en las existencia previa de la marca nominativa SMITH. 4.4. Smith Detection Montreal Inc. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009. 5 Cfr. 47 a 49 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 17873 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 26176 de

28 de mayo de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009. Normas violadas

4. La demandante, en el libelo introductorio, adujo la vulneración de los artículos 135 literal b)6 y 136 literal a)7 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

5. La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Sostuvo que la demandada incurrió en indebida interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 e indicó que “[…] Lo único que tienen en común las marcas SMITH y SMITHS es la clase del nomenclador en donde se encuentran clasificados los productos que distinguen. No obstante, este factor por sí solo no es suficiente para concluir que existe conexión competitiva entre los productos, sobre todo si se tiene en cuenta que la clase en común es la clase novena de la Clasificación de Niza […]”9. 6.2.Explicó que “[…] Los productos que distingue la marca SMITH registrada a nombre de SMITH SPORT OPTICS son productos ópticos […]” mientras que “[…] Los productos que distingue la marca SMITHS solicitada por SMITHS DÉTECTION MONTRÉAL INC. son productos de alta tecnología desarrollados para identificar materiales peligrosos e ilegales. Entre ellos se pueden mencionar 6 […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […]” 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 8 “Régimen Común sobre propiedad Industrial” 9 Cfr. Folio 52 los aparatos de rayos X, espectrómetros, escáneres, aparatos e instrumentos metereológicos, etc. […]”10. 6.3.Adujo que “[…] Los productos ópticos se pueden adquirir en almacenes especializados, que por lo general se denominan “ópticas”. Los ópticos-deportivos también se pueden adquirir en tiendas especializadas en deportes como motociclismo o deportes de nieve. Es de anotar que estos últimos son productos suntuosos, en la medida en que la práctica de estos deportes extremos implica la adquisición de equipos muy costosos […]” mientras que “[…] los productos de seguridad también se adquieren en canales especializados, máxime tratándose de equipos como los que distingue la marca SMITHS de mi poderdante. Estos productos y sus canales de comercialización son tan especializados, que el común denominador de los consumidores no sabría en dónde se pueden adquirir, puesto que el nivel de especialización de los mismos implica que esta información solamente la conozcan las personas eruditas en el tema […]”11. 6.4.Advirtió que “[…] los medios de publicidad de los productos distinguidos con las marcas SMITH y SMITHS son disímiles […] Por un lado, se tiene que los

productos ópticos se publicitan por medios de comunicación masiva, como radio, periódicos, revistas y televisión […]” mientras que “[…] los productos de seguridad especializados en la detección de materiales peligrosos y/o ilegales se publicitan por medio de publicaciones y canales especializados en el tema, como por ejemplo ferias internacionales donde concurren oferentes y consumidores de este tipo de tecnología. La publicidad de este tipo de productos es restringida y no accesible al público general, puesto que se dirige exclusivamente a un sector de la población erudito en este tema […]” 12. 6.5.Manifestó que “[…] En virtud de sus diferentes finalidades, los productos ópticos-ópticos deportivos y los de seguridad para la detección de materiales peligrosos o ilegales no se complementa, ni son partes y accesorios, ni muchos menos son intercambiables […] el grado de atención de los consumidores de los diferentes productos involucrados en este asunto es elevado, por diferentes razones, y por lo tanto, no habrá lugar a la confusión entre una marca […]13” 6.6.Concluyó indicando que la demandada violó, con la expedición de los actos demandados, el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 puesto que “[…] la marca SMITHS (MIXTA) es distintiva porque tiene la aptitud para distinguir productos para detectar materiales peligrosos e ilegales, y porque en virtud de la diferencia de estos productos con los demás ofrecidos en el mercado, y 10 Cfr. Folio 54 11 Cfr. Folio 55 12 Cfr. Folio 56 13 Cfr. Folios 56 y 58 particularmente con los que distingue la marca SMITH que sirvió de fundamento

para la negación, también tiene la aptitud para diferenciarlos de aquellos distinguidos con otras marcas […]”14 . Contestación de la demanda

7. La demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 7.2. Manifestó que los actos administrativos no violan el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 porque “[….] el signo solicitado SMITHS, reproduce en integridad, el elemento único y principal de la marca previamente registrada SMITH y adicionalmente, entre los productos que busca amparar el signo solicitado y los que ya ampara la marca registrada, existe conexión, por lo tanto, se evidencia que en el mismo confluyen los dos presupuestos establecidos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, para su aplicabilidad […]”15. 7.3. Agregó que “[…] el signo solicitado SMITHS, es visual y ortográficamente, CASI IDENTICO a la marca previamente registrada SMITH, la “S” final del signo solicitado, no logra imprimirle al mismo la distintividad necesaria para que el consumidor de este tipo de productos logre distinguir los signos, luego, sin lugar a dudas, de encontrar en el mercado, así sea este especializado, el signo SMITHS frente al signo SMITH, quedará expuesto a riesgo de confusión. […]”16. 7.4. Sostuvo que “[…] que existiendo CASI IDENTIDAD entre el signo solicitado SMITHS y la marca previa SMITH, es preciso, que entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que ya distingue la marca previa, exista un mayor distanciamiento lo cual hace que el examen de los factores

de conexión sea aún más riguroso ya que, solo así, se protegerá no sólo el interés particular del titular de la marca anterior SMITH sino también, el interés general representado en que el consumidor, con el uso del nuevo signo en el mercado, no sea susceptible de ser inducido a error […]17”. 7.5. Añadió que “[…] entre los productos que pretende identificar el signo 14 Folio 62 15 Folio 117 16 Ibidem 17 Cfr. Folios 117 y 118 solicitado SMITHS y los productos que ya identifica la marca SMITH, existe conexión competitiva, no sólo porque están en la misma clase, sino porque, conforme lo relacionan los actos demandados: “(...) el signo solicitado en registro pretende distinguir productos que se encuentran relacionados competitivamente con aquellos distinguidos con la marca previamente registrada, toda vez que muchos de los aparatos electrónicos y eléctricos que se pretenden identificar con el signo solicitado en registro requieren de algunos de los productos identificados por la marca fundamento de la negación, como es el caso de los lentes. Por lo anterior, es claro que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor, no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitieran diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable para la registrabilidad.” (Subrayado fuera de texto) […]”18. 6.5. Concluyó indicando que […] la marca registrada también ampara, además de los anteojos, lentes, gafas y películas de plástico, que desde luego son “complementarios” a los aparatos e instrumentos a que alude el signo solicitado,

máscaras y protectores para la cara, las cuales, sin lugar a dudas, son indispensables para la utilización de algunos de los aparatos e instrumentos que pretende amparar el signo solicitado y que por tanto, también resultan ser "complementarias” […]”19.

8. Smith Sport Optics, Inc., tercero con interés directo en el resultado de proceso en este momento u oportunidad procesal guardó silencio.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 2 de diciembre de 2015,20 ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación 247-IP-2016 de 9 de septiembre de 201621, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y 18 Cfr. Folio 118 19 Cfr. Folio 118 20 Cfr. Folios 131 y 132 21 Cfr. Folios 141 a 152 determinó que no procedía la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la norma antes citada “[…] en tanto que no es materia de controversia la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Consejero Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 201722, corrió traslado a las partes, para que en

el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandante y la demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa, expuestos en la demanda y en la contestación a la demanda.

12. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

13. Visto el artículo 128 numeral 7.º23 del Decreto 01 de 198424, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30825 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126, sobre el régimen de transición y vigencia y el artículo 1.º27 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200328, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 22 Cfr. Folio 154 23 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 24 “Código Contencioso Administrativo”. 25 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a

las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 26 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 27 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 28 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina v) la interpretación prejudicial 247-IP2016 de 9 de septiembre de 2016 y vi) el análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados 16.Los actos administrativos demandados son los siguientes: 16.2. Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 200929, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro como marca del signo mixto SMITHS para

distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en las existencia previa de la marca nominativa SMITH registrada también para distinguir productos de la clase 9 de la misma clasificación. En la resolución se indicó: “[…] Como puede observarse, el signo solicitado SMITHS reproduce en su totalidad a la marca registrada SMITH. Como puede observarse, los signos confrontados SMITHS / SMITH presentan similitudes fonéticas y ortográficas que los hacen confundibles entre sí. La anterior identidad puede inducir al consumidor a error sobre el origen de los productos pensando que están relacionados con los mismos productos de la marca registrada. En adición, el riesgo de confusión de ambos signos obedece a que el signo solicitado distingue: “aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos para detectar artículos, partículas, gases, vapores y sustancias; detectores de agente biológico; detectores de agente químico; aparatos e instrumentos de seguridad e inspección eléctricos y electrónicos; detectores de metal; aparatos e instrumentos de rayos-x; aparatos de rayos-x para equipaje, empaques y carga; escáners; aparatos instrumento para escanear personas, equipaje, paquetes, contenedores y vehículos; aparatos e instrumentos de imágenes y rayos-x; aparatos e instrumentos detectores químicos y biológicos; aparatos e instrumentos para detectar explosivos, drogas y contrabando; detectores de sustancias de trazo; aparatos e instrumentos espectrómetros; espectrómetros infrarrojos y espectrómetros de movilidad de iones; aparatos e instrumentos meteorológicos; radiosondas; estaciones 29 Cfr. Folios 13 a 14

meteorológicas y piezas y accesorios para lo anterior.”, productos de la clase 9 internacional; mientras que la marca registrada ampara: “anteojos, lentes, monturas de anteojos, gafas de sol y lentes de repuesto para las mismas, anteojeras deportivas(sport goggles), anteojeras protectoras, gafas deportivas para uso en esquí, deslizamiento sobre la nieve, ciclismo, motociclismo y demás deportes así como partes y repuestos de las mismas; mascaras y protectores para la cara; sistemas de avance de película para anteojeras que comprenden película de plástico transparente para uso en anteojeras para proveer visión clara, aparatos para adelantar tal película y rollos de película de repuesto", productos de la clase 9 internacional. En este sentido, la marca registrada distingue productos comprendidos en la misma clase pretendida por el signo solicitado, lo que implica que compartan similar naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, lo que revela una clara conexión competitiva, por cuya relación, aunada al hecho de ser signos semejantes, el consumidor desprevenido caería fácilmente en el error de confundir su procedencia adjudicándole, a diferentes productos, el mismo origen empresarial. De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca mixta SMITHS, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad Smiths Detection Montreal Inc., por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente resolución. […]”. 16.3. Resolución núm. 17873 de 20 de abril de 200930, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos, precisando: “[…] Debido a que se trata de la reproducción total del elemento nominativo de una marca previamente registrada, teniendo en cuenta que el elemento predominante en los signos en cotejo es precisamente ese, es evidente que los signos enfrentados son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual. En este sentido, el análisis debe versar sobre la relación que pueda presentarse entre los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, y los productos que ampara la marca registrada, para determinar si existe o no entre ellos una conexión competitiva que pueda impedir que coexistan los signos enfrentados en el mercado, pero atendiendo a una mayor rigurosidad por esta circunstancia. 30 Cfr. Folios 15 a 19 […] el signo solicitado en registro pretende distinguir productos que se encuentran relacionados competitivamente con aquellos distinguidos por la marca previamente registrada, toda vez que muchos de los aparatos electrónicos y eléctricos que se pretenden identificar con el signo solicitado en registro requieren de algunos de los productos identificados por la marca fundamento de la negación, como es el caso de los lentes. Por lo anterior, es claro que de permitirse el registro del signo solicitado

en registro, el consumidor, que en este caso particular es un consumidor especializado, no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad. En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente confirmar la resolución que negó su registro como marca. En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTICULO PRIMERO. ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 6175 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]”. 16.4. Resolución núm. 26176 de 28 de mayo de 200931, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009, de la siguiente manera: “[…] Una vez revisados los signos confrontados, esta Delegatura concluye que existen similitudes de orden ortográfico, fonético y auditivo que imposibilitan su identificación e individualización, similitudes susceptibles de