CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00547-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BELLINI y la marca nominativa previamente registrada PORTOBELLINI / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo BELLINI por existir similitud y riesgo de confusión con la marca PORTOBELLINI / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala concluye que el signo nominativo BELLINI se encuentra incurso dentro de los presupuestos normativos de la causal de irregistrabilidad por existir similitud fonética y ortográfica con la marca nominativa PORTOBELLINI, conforme a lo dispuesto en el artículo 136, en especial el literal a), de la Decisión 486. La Sala recuerda que el control de legalidad de los actos administrativos demandados se efectúa atendiendo los presupuestos normativos y fácticos existentes al momento de la expedición de los mismos: - En efecto, la Sala colige que la Resolución núm. 27568 de 29 de mayo de 2009, “por la cual se decide la cancelación de un uso del registro de una marca”, únicamente tiene efectos hacia el futuro, por lo cual, no tiene incidencia en el caso presente. - Asimismo, la Sala considera que no tiene incidencia en el caso sub lite el argumento del demandante sobre la existencia de un derecho marcario para la marca nominativa BELLIN en la Clase 31 de la misma Clasificación, por cuanto, el mencionado derecho se adquirió en una fecha posterior a aquella en que se canceló por no uso la marca nominativa PORTOBELLINI para identificar productos en esa misma Clase 31, cuyo titular es el tercero con interés. - La Sala precisa que los registros de la marca nominativa BELLINI para distinguir productos en las Clases 5 y 31 de la Clasificación

Internacional de Niza concedidos a la demandante no le confieren per se el derecho al registro del signo nominativo BELLINI para distinguir productos en la Clase 31 de la mencionada Clasificación, por las razones expuestas en la presente sentencia. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que no se demostró que el signo nominativo BELLINI fuera susceptible de ser registrado, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos demandados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00547-00

Actor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

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Núm. único de radicación: 11001032400020090054700

Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Criterios de comparación entre signos y marcas nominativas.

Riesgo de confusión directa y de asociación. Irregistrabilidad del signo

nominativo por similitud a una marca registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Productos Alimenticios Bellini S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 5723 de 13 de febrero de 2009, 14307 de 27 de marzo de 2009 y 22387 de 30 de abril de 2009. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Productos Alimenticios Bellini S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1 y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, presentó demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la entidad demandada, con el fin de que se declare la nulidad de: i) las resoluciones núms. 05723 de 13 de febrero de 2009, “Por la cual se niega un registro”, y 14307 de 27 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ii) la Resolución núm. 22387 de 30 de abril de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso

de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad 1 Cfr. Folio 2 2 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra Clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folio 33 a 68 3

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Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “BELLINI” solicitado por la parte demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la parte demandada registrar el signo nominativo “BELLINI” para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones5

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones: "[…] 4.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 05723 del 13 de febrero de 2009, emitida en el expediente administrativo No. 08 79094, por la

cual se niega el registro de la marca BELLINI (Nominativa), en la Clase 30, que resolvió lo siguiente: “Negar el registro de la marca nominativa BELLINI para distinguir los productos mencionados en el considerando primero; solicitado por la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.” 4.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 14307 del 27 de marzo de 2009, emitida en el expediente administrativo No. 08 79094, por la cual, se confirma en reposición la negación de la marca nominativa BELLINI, en la Clase 30, que resolvió lo siguiente: ‘Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 5723 de 13 de febrero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.’ 4.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No.22387 del 30 de abril de 2009, emitida en el expediente administrativo No. 08 79094, por el cual se confirma en apelación la negación de la marca nominativa BELLINI, en la Clases 30, que resolvió lo siguiente: […] 4.4 Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca nominativa BELLINI, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza. 5 Cfr. Folios 33 a 34 4

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4.5 Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo dispone el artículo 2 literal d) del Decreto Legislativo 209 del 6 de septiembre de 1.957. 4.6 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución que conceda la marca anteriormente indicada, en la Clases 30 […]". Presupuestos fácticos6

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Productos Alimenticios Bellini S.A. solicitó, mediante escrito de 30 de julio de 2008, el registro como marca del signo nominativo “BELLINI” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente administrativo núm. 08-79094, la cual fue publicada, por primera vez, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 597 de 31 de octubre de 2008, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 4.2. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 5723 de 13 de febrero de 2009, negó el registro como marca del signo nominativo “BELLINI” para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la parte demandante, con fundamento en la existencia previa de la

marca nominativa “PORTOBELLINI” que identifica servicios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es SETAS COLOMBIANAS. 4.3. La parte demandante interpuso, mediante escrito de 16 de marzo de 2009, recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 5723 de 13 de febrero de 2009. 4.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 14307 de 27 de marzo de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5723 de 13 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. 6 Cfr. Folios 34 a 48 5

Núm. único de radicación: 11001032400020090054700 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 22387 de 30 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5723 de 13 de febrero de 2009. 4.6. Argumenta que7: “[…] Mediante resolución No. 27568 del 29 de mayo 2009, fue declarada la cancelación por no uso de la marca PORTOBELLINI (nominativa), en la Clase 30, tal como a continuación se acredita con la información que se adjunta […]”. 4.7. Aduce que8: “[…] La sociedad Productos Alimenticos Bellini S.A. es actualmente titular

de marcas comerciales que a continuación se precisan: Marca comercial BELLINI, en la Clase 5ª. […] BELLINI (NOMINATIVA) […] Marca comercial BELLINI (MIXTA), en la Clase 5ª. […] Marca comercial BELLINI, en la Clase 31 […]” Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración e indebida aplicación de los artículos 1349 y 136, literal a)10, de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de Comunidad Andina, en adelante Decisión 486. 7 Cfr. Folio 44. 8 Cfr. Folio 45 a 48. 9 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. 10 “[…]Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 6

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Concepto de la violación11

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los siguientes cargos de violación: 6.1. Explica que la parte demandada aplicó inadecuadamente el artículo 134 de la Decisión 486, porque12: “[…] el Jefe de la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, simplemente se limitó afirmar, en forma difusa, confusa y generalizada, al supuesta, imaginaria y no probada ni comprobada confusión y asociación entre los signos distintivos BELLINI y PORTOBELLINI, cuando en forma generalizada afirma de manera equivoca y, textualmente los siguiente: ‘Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se observa que la marca nominativa PORTOBELLINI que distingue productos de la Clase 30 internacional, se encuentra vigente y registrada a nombre de SETAS COLOMBIANAS S.A., con registro No. 269048”. Y cuando afirma equivocadamente: ‘Como puede observarse, los signos confrontados presentan identidad fonética y ortográfica que las hace confundibles entre sí’ […]”. 6.2. Expresa que el signo nominativo BELLINI tiene por sí mismo la suficiente capacidad para individualizar los productos para los cuales se solicita y no genera confusión alguna con la marca nominativa PORTOBELLINI previamente

registrada. 6.3. Manifiesta que el signo nominativo y la marca nominativa confrontados no son fonéticamente confundibles, debido a que la marca fundamento de la negación es una expresión compuesta por el prefijo PORTO y el sufijo BELLINI, que al ser pronunciados como unidad fonética tienen una distintividad suficiente respecto de la expresión BELLINI, en especial, si se tiene en cuenta que dicho prefijo no puede ser ignorado ni suprimido al momento de realizar el cotejo, pues, entender lo contrario, significaría desconocer el principio de unidad marcaria. 6.4. Señala que el signo nominativo y la marca nominativa evocan ideas totalmente distintas, esto es, mientras el signo solicitado alude a un apellido de origen italiano (BELLINI), la marca registrada PORTOBELLINI evoca el nombre de un tipo o variedad de hongos o champiñones. 6.5. Considera que la parte demandada no encontró criterio alguno que permitiera determinar de manera clara, expresa, excepcional e inequívoca la confusión entre 11 Cfr. Folios 48 a 66. 12 Cfr. Folio 65. 7

Núm. único de radicación: 11001032400020090054700 los signos cuestionados, lo que hubiese demostrado la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial13, contestó, mediante escrito de 27 de julio de 201014, la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 7.1. Sostiene que los actos administrativos demandados fueron expedidos con

sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 y las normas constitucionales y legales nacionales aplicables. 7.2. Indica que, para el análisis entre el signo mixto solicitado y la marca nominativa registrada se procedió a realizar el respectivo cotejo, del que se concluyó la existencia de una similitud a nivel ortográfico, fonético e ideológico. 7.3. Considera que: “[…] el consumidor medio es susceptible de confundir no solo los productos identificados con la marca PORTOBELLINI con los del signo BELLINI sino también su precedencia, al industrial titular de la marca […]”15. 7.4. Aduce que existe conexidad competitiva y una estrecha relación entre los productos amparados por ambos signos, especialmente porque se encuentran dentro de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. Setas Colombianas S.A., vinculado en calidad de tercero con interés directo en los resultados del proceso16, no se pronunció respecto de la demanda17.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1 de junio de 201518, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la 13 Cfr. Folios 167 a 170. 14 Cfr. Folio 156 a 166. 15 Cfr. Folio 164. 16 Cfr. Folios 147 a 153, obra la notificación personal al tercero con interés en el proceso del auto admisorio de la demanda. 17 Cfr. Folios 172 a 173. 18 Cfr. Folios 178 a 179.

8

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Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 101-IP-2016 de 7 de julio de 201719, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que, de las normas que el juez consultante ha solicitado interpretación prejudicial, no procede la interpretación del artículo 134 pero sí la del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, así como, de oficio, se interpreta el literal f) del artículo 13520 de la Decisión 486, las cuales serán objeto de estudio por esta Sala en las consideraciones de la presente sentencia.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho sustanciador, mediante auto de 1 de marzo de 201821, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la parte demandante, la parte demandada, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

12. Visto el artículo 128 numeral 722 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 19 Cfr. Folio 194 a 205. 20 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del

producto o servicio de que se trate; […]”. 21 Cfr. Folio 207 del cuaderno principal. 22 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9

Núm. único de radicación: 11001032400020090054700 30823 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201124, sobre el régimen de transición y vigencia, y del artículo 125 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200326, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial y; vii) análisis del caso concreto.

14. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado; en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

15. Los actos administrativos, en adelante los actos administrativos demandados, son los siguientes: 15.1 Resolución núm. 5723 de 13 de febrero de 200927, mediante la cual la Jefe

de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo nominativo “BELLINI”, de la cual se destaca: “[…] CONSIDERANDO: […] 3. El caso concreto 23 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 24 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 25 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 26 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 27 Cfr. Folios 77 a 82 y 128 a 133. 10

Núm. único de radicación: 11001032400020090054700

[…] Los signos a confrontar son los siguientes: Signo Solicitado Marca Registrada BELLINI PORTOBELLINI Como puede observarse, los signos confrontados presentan identidad fonética y ortográfica que los hacen confundibles entre sí. En efecto, el

signo solicitado reproduce parte esencial del elemento nominativo de la marca registrada. Véase el análisis de la confundibilidad, bajo los mismos criterios esbozados en la Resolución 03365 del 14 de febrero de 2007 proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos. Dicha identidad, pueden inducir al consumidor a error cuando se encuentre frente al signo solicitado, de modo que podría adquirir un producto pensando equivocadamente que proviene del titular del registro vigente. En adición, la confusión de ambos signos obedece a que el signo solicitado distingue: ‘harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, confitería a base de almendras, almidón para uso alimenticio, harina de cebada, cebada molida, cebada mondada, copos de cereales secos, chow - chow (condimento), copos de maíz, coscous, especias, espesantes para helados comestibles, espesantes para salchichas, fécula para uso alimenticio, galletas, harinas alimenticias, productos harineros, pajitas de maíz, maíz molido, maíz tostado, bizcochos de malta, extractos malta para la alimentación, patés de frutas, platos a base de harina, regaliz (confitería), relish (condimentos), sagú, sémola, sémola para la alimentación humana, harina de soja, salsa picante de soja, tapioca, harina de tapioca para uso alimenticio", mientras que la marca registrada ampara: ‘café, te, cacao, azúcar, arroz, tapiocas, sagu, sucedáneos del café, harinas y

preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo’. En este sentido, la marca registrada distingue productos idénticos de los que pretende amparar el signo solicitado, lo que implica que compartan la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, lo que revela una clara conexión competitiva, por cuya relación, aunada al hecho de ser signos idénticos, el consumidor desprevenido caería fácilmente en el error de confundir su procedencia; adjudicándole, a diferentes productos, el mismo origen empresarial. De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca nominativa BELLINI para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. […]”.

11

Núm. único de radicación: 11001032400020090054700 15.2. Resolución núm. 14307 de 27 de marzo de 200928, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5723 de 13 de febrero

de 2009 y conceder el recurso de apelación. 15.3. Resolución núm. 22387 de 30 de abril de 200929, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5723 de 13 de febrero de 2009, reiterando lo previamente considerado y profundizando en lo siguiente: “[…] CONSIDERANDO […] Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, BELLINI y PORTOBELLINI, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que el signo solicitado, en su percepción fonética, BELLINI, reproduce parte del signo previamente registrado PORTOBELLINI. Tal semejanza, no se desvirtúa, con la omisión de la partícula PORTO de la marca registrada, pues esa diferencia no permite individualizar cada marca, y aunado a ello el signo solicitado no posee otros elementos denominativos ni gráficos que le otorguen alguna característica especial que le otorguen distintividad suficiente para poder ser considerado su registro como marca. En efecto, las anotadas semejanzas evidenciadas tras el cotejo del conjunto de la expresión solicitada en registro y la marca registrada, no le permiten al público consumidor diferenciarla de la marca registrada PORTOBELLINI, existiendo riesgo de confusión. […] 2.2. Relación de productos o servicios […] Es decir, la marca solicitada pretende la protección de productos ya

protegidos y/o relacionados con la marca registrada, lo cual implica que, además de tratarse de signos similarmente confundibles, existe una conexión competitiva que impide la posibilidad de que coexistan en el mercado. En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecido en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente confirmar la resolución que negó. RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 5723 de 13 de febrero de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]”. El problema jurídico 28 Cfr. Folios 83 a 87 y 134 a 138. 29 Cfr. Folios 13 a 17, 45 a 49 y 105 a 109 del cuaderno principal. 12

Núm. único de radicación: 11001032400020090054700

16. Corresponde a la Sala, con fundamento en los cargos de nulidad formulados por la parte demandante en el escrito de demanda, los argumentos de defensa en la contestación de la demanda y lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial, en primer lugar, determinar si el signo nominativo “BELLINI” solicitado por Productos Alimenticios Bellini S.A. para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, en especial del literal a), de la Decisión 486, por ser semejante y confundible con la marca nominativa “PORTOBELLINI” que identifica productos de la misma Clase

30 y cuya titularidad es de Setas Colombianas S.A.; en segundo lugar, analizar los efectos hacia el futuro de la declaratoria de cancelación por no uso del certificado de registro marcario de la marca nominativa “PORTOBELLINI” en la referida Clase 30.

17. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, expedidos por la

Superintendencia de Industria y Comercio. Normativa comunitaria andina en el marco de propiedad industrial

18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena30, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente, resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200031 de la Comisión de la Comunidad

Andina32. Principios y características del Derecho Comunitario Andino 30 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13

Núm. único de radicación: 11001032400020090054700

19. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad,

aplicación y efecto directos.

20. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente33 sobre las normas 31 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311