CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00552-00-2015

REGISTRO MARCARIO – Cancelación de marca por no uso / DERECHO DE PREFERENCIA - Quien solicita la cancelación de una marca por no uso puede solicitar con posterioridad a la cancelación el registro de la marca a su favor Sea lo primero señalar que la demanda no puede considerarse inepta, como lo pretende el tercero interesado, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida por la parte actora, es procedente, ya que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca figurativa, puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la Clase 30; pero además, si la decisión le es favorable, el titular pierde su protección y aquella tiene el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no puede hacer mientras esté protegida a nombre de PROCAPS S.A.. CANCELACION DE MARCA POR NO USO – Finalidad La cancelación de una marca por falta de uso se hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca. CANCELACION DE REGISTRO POR FALTA DE USO – No procede por el uso de detalles o elementos adicionales de la marca No existe en el plenario prueba de que se hubiera alterado o modificado la marca figurativa registrada y, por tanto, tampoco se alteró su distintividad, motivo por el cual sigue gozando de protección; de haberse modificado, lo cierto es que el inciso tercero del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, dispone que el uso de una marca que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o

elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Tampoco motiva la cancelación de la marca, el hecho de que venga acompañada de la expresión TROLLI y en letra más pequeña las palabras GUMMI CANDY y gomas de gelatina y debajo las expresiones STRAWBERRY PUFFS O KISS que son expresiones explicativas del producto, porque el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 165 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 166 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 167 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 168

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00552-00

Actor: TROLLI IBERICA S.A. Y MEDERER GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones

núms. 07507 de 24 de febrero de 2009, por medio de la cual se niega la cancelación total por no uso del certificado de registro de marca FIGURATIVA, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos: dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería; 17852 de 20 de abril de 2009 y 24780 de 20 de mayo de 2009, que en respuesta, respectivamente, a los recursos de reposición y de apelación, confirmaron la decisión.

I. ANTECEDENTES I.1Las sociedades actoras, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentaron demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1°. Es nula la Resolución núm. 07507 de 24 de febrero de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos, negó la cancelación total por no uso del certificado de registro de marca núm. 281115, correspondiente a marca FIGURATIVA, en la clase 30 de la Clasificación Internacional, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos: dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería 2º. Es nula la Resolución núm. 17852 de 20 de abril de 2009, por medio de la cual en respuesta al recurso de reposición, se confirmó el acto anterior. 3º. Es nula la Resolución núm. 24780 de 20 de mayo de 2009, por medio de la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 07507 de 2009.

4º. Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación TOTAL por no uso del registro de la marca FIGURATIVA, Clase 30, certificado de registro núm. 281115. 5°. Se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que de aplicación al artículo 176 del C.C.A. 6º. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.2FUNDAMENTOS DE HECHO La parte actora señaló que el 4 de abril de 2008, presentó solicitud de cancelación por falta de uso del certificado de registro núm. 281115 correspondiente a la marca FIGURATIVA, registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A., quien se opuso a la solicitud. Mediante la Resolución núm. 07507 de 24 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total del mencionado registro y, en respuesta a los recursos de reposición y de apelación, se confirmó la decisión. I.3FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo la violación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se refiere a la cancelación del registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiere utilizado por su titular, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Que la Legislación Comunitaria Andina consagra la posibilidad de cancelar una marca no usada, a solicitud de la persona interesada; que este uso de la marca está sujeto a unas condiciones que señala la disposición violada, a saber: acreditarse por parte de su titular o una persona autorizada por este; producirse por lo menos en un País Miembro del Pacto Andino; probarse en la forma y para los productos para los que fue registrada; y acreditarse en un período anterior a los tres años a la fecha en la cual se presente la acción de cancelación. Argumenta que en este caso el uso de la marca no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, porque contiene la fotografía de una etiqueta en la cual aparece la palabra KISS, y unos empaques en los cuales aparece la expresión STRAWBERRY PUFFS acompañada de la figura registrada como marca, bajo certificado núm. 281115. Que, además, en el expediente no aparecen pruebas ni de facturas ni certificación de revisoría fiscal, en donde conste que el signo “TROLLI KISS” y/o “TROLLI STRAWBERRY PUFFS”, tenga incorporada la figura cuya nulidad se demanda ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 de 2000 y la Legislación Nacional en materia probatoria. Anota que en las condiciones explicadas, no se probó el uso, el cual según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe ser real y efectivo de manera que no basta la mera intención de usar la marca y debe

materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes a título oneroso como verdaderos actos de comercio (Proceso 17-IP-95). Respecto a la forma como se debe usar una marca, aportó la Resolución núm. 01786 de 31 de enero de 2000, por medio de la cual la entidad demandada acogió la Jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, de la cual se desprende que un elemento esencial de la marca es el hecho de que sea nominativa, mixta o figurativa, lo que indica que no puede probarse el uso de una marca FIGURATIVA, con una marca MIXTA, más aún, si como ocurre en este caso, en ninguna parte se prueba que a dicha marca mixta se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación; que este mismo acto administrativo señala que los elementos sustanciales no son suceptibles de modificación. Trae a colación la Interpretación Prejudicial de 2 de febrero de 2005, en el Proceso núm. 157-IP-2004 en el cual el Tribunal Andino señala que “si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse su falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”, y que la acción de cancelación por falta de uso no será procedente, si el titular del signo demuestra que se ha debido a una situación de fuerza mayor o de caso fortuito o a otro motivo justificado, y una vez desaparezca la causa se reanuda el cómputo.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico, porque el acto acusado fue expedido con fundamento en la normativa supranacional sobre el uso de la marca y la cancelación de su registro, artículos 165 a 167 de la Decisión 486 de 2000. Aduce, en esencia, lo siguiente: Que para que la acción de cancelación prospere es necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular o de un licenciatario de este, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha del ejercicio de la acción; que utilizar el signo registrado de manera que altere su capacidad distintiva se configura también como falta de uso de ésta y se puede promover su cancelación, lo cual es diferente al hecho de que la marca registrada varíe en aspectos que no alteren su carácter distintivo, caso en el cual no se disminuye la protección que le corresponde. Que la Doctrina ha denominado como uso simultáneo de marcas, que opera cuando para identificar un solo producto o servicio en el mercado, se utilizan al mismo tiempo dos o más signos distintivos, estén o no registrados, de manera que cada uno de ellos conserve su individualidad, sin que juntos lleguen a formar un nuevo o tercer signo.

Que el Tribunal Andino ha señalado que de configurarse una causal impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal. Anota que se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado; dicha presunción se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. Frente a la carga de la prueba, señala que se deben tener en cuenta dos situaciones: la primera, que es en cabeza del titular se encuentra la obligación de demostrar el uso de la marca registrada; y la segunda, que el uso de la marca cuestionada podrá probarse mediante facturas comerciales, inventarios de las mercancías cuya existencia está debidamente certificada por una firma de auditores, o cualquier otro medio de prueba reconocido por la legislación nacional, con el objeto de que se demuestre la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. Que en el presente caso las pruebas fueron allegadas por la sociedad PROCAPS S.A., como titular de la marca figurativa con registro núm. 281115 de la Clase 30 Internacional. Que de las facturas de venta de la marca figurativa (Strawberry Puffs o Kiss) y de

las certificaciones de veracidad aportadas por la revisora fiscal del titular, aclarando que éstas se refieren a diferentes bienes identificados con la marca Trolli, cada uno acompañado de una expresión diferente que ayuda a diferenciarlos en el mercado, se traduce el uso simultáneo de marca; y que en este caso, se encuentra que la marca “TROLLI” está acompañada de la expresión STRAWBERRY PUFFS o KISS, como prueba de uso de la marca figurativa en debate, ya que a través de ella se están comercializando productos. Que las facturas aportadas demuestran regularidad y cantidad en la comercialización durante los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la petición de cancelación marcaria, por cuanto en el período comprendido entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008 las ventas de los productos identificados con la marca figurativa (STRAWBERRY PUFS o KISS) ascienden a $105’976.657.00,oo de los cuales $18’577.435.oo corresponden al año 2005, $52’234.799.oo corresponden al 2006, $28’198.772.oo al 2007 y $6’965.651.oo al 2008, quedando así demostrado el valor unitario de cada producto y que el valor de ventas es cuantioso y seguramente debe corresponder a un porcentaje importante en el mercado relevante, de manera que hay uso de la marca figurativa en el modo y cantidades suficientes, en razón de la naturaleza y finalidad del producto. Advirtió que las facturas allegadas al expediente fueron expedidas por la sociedad ALINOVA S.A., que es la que realiza la venta y todo tipo de actividad relacionada con el uso y explotación de la marca, por autorización del representante legal del

titular de dicha marca, según documento aportado. Frente a la prueba aportada relacionada con los empaques, se observa que de la misma forma en que son referenciados los productos que distingue la marca figurativa en las facturas aportadas, son comercializados, puesto que en dicho empaque se encuentra una fresa como gráfica, la cual va acompañada de la expresión TROLLI y de STRAWBERRY PUFFS o KISS como parte integrante de un todo; que al analizar los elementos descritos se encuentra que la fresa como elemento gráfico, es la marca figurativa objeto de cancelación, y frente a las expresiones citadas, estas hacen referencia a la forma de las gomas, lo que concuerda con la figura objeto de cancelación. Que de lo anterior, se acepta que la marca figurativa está siendo usada en el comercio, aun cuando ésta se use acompañada de la marca “TROLLI”, ya que cada una de las marcas tiene distancia suficiente en el empaque, lo que hace que sea fácil distinguir que se trata de dos marcas diferentes, permitiendo así hacer distinción del origen empresarial de los productos y la marca figurativa en cuestión, que en este caso se trata de gomas con forma de fresa. Que frente a la utilización de la marca figurativa bajo aspecto diferente al que se registró en la entidad, una vez cotejada la marca registrada y la que realmente se utiliza en el mercado, de conformidad con lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho referente a diferencias de las marcas una vez registradas, encuentra que pese a que la marca figurativa registrada, está siendo utilizada junto con otras marcas del mismo titular, como la marca “TROLLI”, y en razón al uso simultáneo de la marca, lo cual ha sido aprobado por dicho Tribunal,

ello no contraviene la literalidad de la norma andina, la cual exige al titular de una marca usarla en el mercado tal y como fue concedida. Por lo anterior los actos acusados no son nulos. II.2La sociedad PROCAPS S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, se opone a las pretensiones de la demanda, porque los tres actos administrativos demandados fueron emitidos legal y claramente motivados, sin que la parte actora hubiera explicado el vicio de ilegalidad. Propone la excepción de ineptitud de la demanda, porque la parte actora presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad no solicita derecho alguno; su única pretensión está encaminada a que se declare la nulidad de los actos acusados, y en efecto con su expedición no se vulneró ningún derecho. Acerca de la supuesta violación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala que la norma expresa la posibilidad de cancelar las marcas por no uso y que de no prosperar una cancelación total, puede efectuarse una limitación de productos o servicios, dependiendo de lo que resultare probado en la vía administrativa; que lo que se evidencia es una clara aplicación de la norma, pues la Superintendencia ordenó una limitación a los productos cobijados por la marca y desestimó la cancelación total. Expone que el artículo 166 trata de cómo debe demostrarse el uso de la marca, en el caso de una acción de cancelación. Que los demandantes alegan que la sociedad PROCAPS S.A. no usa la marca figurativa cuestionada tal como fue registrada; la marca es figurativa y se usa en el mercado en conjunto con las expresiones STRAWBERRY PUFFS y KISS, de

manera que supuestamente en la vía gubernativa se demostró el uso de una marca mixta cuando el registro es de una marca figurativa. Que demostró el uso de la gráfica que fue registrada como marca figurativa en el mercado colombiano, que corresponde al certificado de registro num. 281115, útil para identificar productos de la clase 30 internacional, específicamente relativos a confitería. Considera que la parte demandante desconoce que un registro de marca figurativo solo exige el uso de la gráfica completa, sin importar qué diseños adicionales o expresiones de más se usen en conjunto con aquella; que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que si se trata de un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo y que la inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.1 Que a la luz de dicha línea Jurisprudencial, se evidencia que el acervo probatorio aportado al expediente coincide totalmente con la marca figurativa registrada, en el sentido de que era el mismo dibujo y no una versión parcial o distinta; que si bien la marca figurativa siempre ha sido usada con elementos denominativos, el cambio no se considera como sustancial, según la Jurisprudencia reseñada. Hace un recuento de los actos acusados, en los cuales se aplicaron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000; se señalan las pruebas aportadas al expediente; se indican las pruebas que no se admitieron y las razones; se analizan los documentos que sí se admitieron como prueba y se les asignó valor probatorio;

se analizaron las pruebas en conjunto, y la entidad llegó a la conclusión de que éstas acreditaron el uso de la marca figurativa en cuestión, para identificar golosinas en el mercado colombiano dentro del período establecido para el caso, 1 Proceso 134-IP-2005 de manera que restringió la cobertura de la marca exclusivamente para tales productos. Que la parte demandante en su recurso de reposición alegó que la figura registrada no es utilizada de manera relevante dentro de las etiquetas presentadas y que en la certificación del revisor fiscal no se hace referencia a la marca figurativa, a lo cual la entidad respondió que la marca figurativa se ve en las etiquetas tal como se registró, dispuesta en gran tamaño, diferenciada de los demás elementos marcarios que la acompañan, lo que evita que el consumidor la aprecie como una marca nueva diferente del registro, por lo cual se tiene como un uso relevante y válido del signo, y que en el comercio no es práctica disponer en una factura la marca figurativa que identifica al producto vendido, sino que en esta clase de documentos se indica el nombre con el que se pueda individualizar dicho producto, como en el presente caso, TROLLI, STRAWBERRY PUFFS y KISS y que adicionalmente las facturas cuentan con números de referencia que coinciden plenamente con las que acompañan los códigos de barras de los empaques del producto.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no hizo uso del derecho a alegar de conclusión.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial

084-IP-2012, rendida en este proceso, concluyó:

“PRIMERO: La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

SEGUNDO: Al tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada, por lo tanto, las mismas deberán incluir la marca FIGURATIVA.

CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o

el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos unos de las Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.

QUINTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

SEXTO: La modificación de un registro marcario podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, a la eliminación o restricción de productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se alteras la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación judicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 200900552 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA: Las sociedades TROLLI IBERICA y MEDERER GMBH, solicitaron ante la

Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por falta de uso del certificado de registro núm. 281115, correspondiente a una marca figurativa, registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza2, cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A.3. Con fundamento en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, la parte demandante solicitó que, en caso de que la falta de uso de la marca solo afecte a uno o algunos de los productos para los cuales está registrada, se ordene entonces una reducción o limitación de la lista de los productos comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado. La marca figurativa registrada bajo el núm. 281115 a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, se expresa así: 2 Folios 30 a 33 del cuaderno de antecedentes administrativos. 3 Folios 28 y 29 ídem. Dicha marca figurativa se solicitó para distinguir: dulces, gomas, y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, te, azúcar, arroz, y otros productos de la Clase 30 Internacional. La sociedad titular de esta marca figurativa explica que la figura evoca la idea de “fresas juguetonas” denominadas kiss o strawberrys, por tratarse de una expresión ampliamente evocativa de la fruta. Las mencionadas sociedades solicitantes de la cancelación del registro, demostraron, en cumplimiento de las normas supranacionales, su interés legítimo para formular la acción de cancelación del certificado de registro mencionado, con las siguientes razones, que fueron consideradas por la Superintendencia de Industria

y Comercio: Son titulares a nivel internacional de la marca “TROLLI” y de los logo símbolos pertinentes entre los cuales se encuentra el acusado; contra su distribuidor en Colombia la sociedad PROCAPS S.A. inició acción de protección de marca con base en la marca figurativa aquí demandada, la cual cursa en el Juzgado Octavo Civil de Circuito; los derechos patrimoniales de autor sobre la marca figurativa cuya cancelación se demanda les pertenecen; existe legitimación en la causa por cuando adelantan proceso de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de la sociedad PROCAPS S.A., que cursa en el expediente núm. 06-125871; y cursa ante la misma entidad acción de cancelación por no uso de la marca “TROLLI” (nominativa), en la Clase 30, tramitada en el expediente administrativo núm. 92-317931, cuyo titular actual es la sociedad PROCAPS S.A. La demanda tiene como fin que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 07507 de 24 de febrero y de las que la confirmaron 17852 de 20 de abril y 24780 de 20 de mayo, todas de 2009, y como consecuencia de ello se declare la cancelación total, por no uso del registro de la marca figurativa, clase 30, certificado de registro núm. 281115. La Resolución núm. 07507 de 24 de febrero de 2009, confirmada por los otros actos acusados, resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro número 281115, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., para

distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: `chocolate, café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”.

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado número 281115, correspondiente a la marca figurativa, distinguirá: dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería’, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.” Sea lo primero señalar que la demanda no puede considerarse inepta, como lo pretende el tercero interesado, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida por la parte actora, es procedente, ya que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca figurativa, puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la Clase 30; pero además, si la decisión le es favorable, el titular pierde su protección y aquella tiene el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no puede hacer mientras esté protegida a nombre de PROCAPS S.A.. En efecto, el

artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, dispone: “ARTICULO 168. La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”. Precisamente, la cancelación de una marca por falta de uso se hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca. Ahora bien, las normas de la Comisión de la Comunidad Andina que rigen la cancelación de un registro por no uso de la marca, son los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, los cuales prescriben: “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el regist