CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00554-00-2018

CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - No procede por el uso de detalles o elementos adicionales de la marca / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procedencia respecto de la marca figurativa registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala, prohíja los pronunciamientos anteriores de esta Sección de fecha de 5 de febrero de 2015, 16 de junio de 2016 y 1º de diciembre de 2017, y concluye que existe una línea jurisprudencial relativa a que la reproducción de marcas figurativas en empaques de producto que incluyen signos y diseños adicionales, no diluye la capacidad distintiva de las marcas figurativas analizadas. La Sala encontró que la entidad demandada, estudió y aplicó correctamente la norma andina así como los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta Sección Primera, para decidir la cancelación parcial por no uso de la marca figurativa con número de registro 281117 bajo la titularidad de Procaps S.A. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no se vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 por cuanto, se demostró en el proceso que, un tercero autorizado por el titular de la marca figurativa con número de registro 281117, la usó de manera real y efectiva en el mercado colombiano, sin modificaciones que diluyeran su capacidad distintiva y durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de solicitud de la cancelación por no uso, esto es, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00554-00

Actor: TROLLI IBÉRICA S.A Y MEDERER GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina – Articulo 165 – Cancelación por no uso de registro marcario / Uso real y efectivo de la marca – Prueba La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9055 de 26 de febrero de 2009, 17859 de 20 de abril de 2009 y 24778 de 20 de mayo de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, en adelante las demandantes, por intermedio de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 851 del Decreto 01 de 2 de enero de 19842, presentaron demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la entidad demandada, con el fin de que se declare la nulidad de i) las resoluciones núms. 9055 de 26 de febrero de 2009, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca” y, 17859 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y ii) la Resolución núm. 24778 de 20 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA con número de registro 281117 para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Las demandantes, solicitaron, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la entidad demandada cancelar por no uso de la marca en mención y que se reconozcan las siguientes: 1 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 2 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 3 Cfr. Folio 40. Pretensiones “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 9055 de 26 de febrero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo Nº 03-075036, mediante la cual niega la cancelación TOTAL por no uso del certificado de registro de marca Nº 281117, correspondiente a la marca FIGURATIVA, en la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos. “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 17859 de fecha 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 17859 de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 24778 de fecha 20 de mayo de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 9055.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a

título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación total por no uso del registro de la marca FIGURATIVA, clase 30, certificado de registro Nº 281117.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad industrial […]”.

Presupuestos fácticos

3. Las demandantes, indicaron en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3.1. Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH solicitaron la cancelación por no uso del certificado de registro núm. 281117, correspondiente a una marca FIGURATIVA, registrada para identificar productos comprendidos en la nomenclátor de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Procaps S.A.. 3.2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 9055 de 26 de febrero de 2009, negó la cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 281117 pero ordenó cancelar parcialmente el registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas

(con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]. Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado 281117 […] distinguirá: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza […]”4. 3.3. Por un lado, Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH y, por otro, Procaps S.A. interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación, en contra de lo decidido en la Resolución núm. 9055 de 26 de febrero de 2009. 3.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 17859 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 9055 de 2009 y conceder el recurso de apelación. 3.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 24778 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 17859 de 20 de abril de 2009. Normas violadas

4. Las demandantes, adujeron la violación del artículo 1655 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486. 4 Cfr. Folios 72 y 73 5 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona

interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”. Concepto de la violación

5. Las demandantes, en síntesis, expusieron los cargos de violación así: 5.1. Señalaron que “[…] el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se aportó como única prueba respecto de la marca FIGURATIVA, un cd que contiene la fotografía de una etiqueta en la cual aparece la palabra TRÓPICÓS,

acompañada de la figura registrada como marca, bajo certificado número 281117 […]”.6 5.2. Indicaron que “[…] dentro del expediente no aparecen pruebas ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI TRÓPICO S, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria. En estas condiciones, resulta que no se probó el uso en las condiciones exigidas por la legislación comunitaria andina […]”.7 5.3. Agregaron que “[…] se desprende que es un elemento esencial de la marca el hecho de que la misma sea una marca mixta, nominativa o figurativa; ésta no es una calificación al azar, y el hecho de que la misma constituya una marca FIGURATIVA, una marca MIXTA o una marca NOMINATIVA la identifica, y por tanto, al tratarse de un elemento definitivo e identificado, no puede probarse el uso de una marca mixta a través de su denominación, ni puede probarse el uso de una marca FIGURATIVA, con una marca MIXTA, más aún, si como ocurre en este caso en ninguna parte se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación […]”.8 Contestación de la demanda

6. La entidad demandada, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por las demandantes en los términos descritos a continuación. 6 Cfr. Folio 45

7 Idem.

8 Cfr. Folio 48 6.1. Afirmó que los actos demandados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486. 6.2. Señaló que “[…] las pruebas que fueron allegadas por los titulares de la marca FIGURATIVA clase 30 fueron aportadas conforme con lo previsto en la decisión 486 de la Comunidad Andina […]”9. 6.3. Sostuvo que no se vulneró el artículo 165 de la Decisión 486, con base en las siguientes consideraciones: “[…] teniendo en cuenta el acervo probatorio que se encuentra en el expediente esta Entidad pudo comprobar que, la marca figurativa con registro número 281.117, se usa simultáneamente con la marca TROLLI y con la frase explicativa TROPICOS. Que el uso simultáneo no le ha restado distintividad a la marca figurativa, por el contrario, es un uso válido, sobre todo al estar en presencia de una marca figurativa, además la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca, “Figurativa”, realiza el uso de la misma por medio de un tercero autorizado, a saber la sociedad ALINOVA S.A., así mismo el producto comercializado e identificado con la marca es un producto comestible, específicamente gomas. También se estableció que una vez analizado el producto, se encontró que la cantidad de ventas, está acorde con su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización, y finalmente se demostró que, no consta uso alguno de la marca para los demás productos incluidos en el registro número 281117 diferentes a gomas, por lo que la Entidad en ejercicio de sus facultades procedió a cancelar parcialmente la marca por falta de

uso para ciertos productos comprendidos en la Clase 30 […]”.

7. Procaps S.A., tercero con interés directo en los resultados del proceso, en adelante el tercero con interés, intervino en los siguientes términos: 7.1. Sostuvo que la acción interpuesta resulta improcedente y que, no obstante lo anterior, los actos administrativos demandados se profirieron en estricto cumplimiento de las normas vigentes.10 7.2. Afirmó que Procaps S.A. “[…] demostró el uso de la gráfica que fue registrada como marca figurativa en el mercado colombiano, la cual corresponde exactamente al certificado de registro 281117. […]”.11 9 Cfr. Folio 119 10 Cfr. Folios 130 y 131. 11 Cfr. Folio 133. 7.3. Adujo que con cada pieza que compone el acervo probatorio del expediente administrativo se acreditó el uso de la marca figurativa en cuestión para identificar golosinas en el mercado colombiano dentro del período relevante; y, que por esta razón se restringió la cobertura de la marca exclusivamente para tales productos.12

Interpretación Prejudicial

8. El Consejero Sustanciador, mediante auto de 22 de septiembre de 201413, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la

Decisión 486.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina envió a esta Corporación, la interpretación prejudicial 207-IP-2014 de 29 de enero de 2015, en la que consideró que debían interpretarse los artículos 165, 16614 y 16715 de la Decisión 486, y

expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión

10. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Consejero Sustanciador, mediante auto de 18 de agosto de 201716, corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial; vencido el plazo, las partes y el tercero con interés directo reiteraron los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda.

La Agencia del Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó silencio. 12 Cfr. Folio 135. 13 Cfr. Folio 163 14 “[…] Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación […]”. 15 “[…] Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de

auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros […]”. 16 Cfr. Folio 210.

11. La abogada María del Pilar Osorio Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía núm. 1.014.191.551 y tarjeta profesional núm. 243.253, mediante escrito de 19 de febrero de 2018, allegó al expediente poder especial, para actuar en calidad de apoderada del tercero con interés, Procaps S.A., en los términos y para los efectos de la sustitución de poder conferida a folio 236 del expediente.

12. Visto el artículo 7517 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201218, sobre la designación de sustitución de apoderados, por remisión expresa del Artículo 267 del Decreto 01 de 198419, la Sala reconocerá personería a la mencionada abogada en la parte resolutiva de esta sentencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

13. Visto el artículo 128 numeral 720 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30821 de la Ley 1437 de enero 18 de 201122, sobre el régimen de transición y vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, del artículo 123 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200324, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:

1. los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa Comunitaria que regula el registro de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del 17 “[…] Artículo 75. Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. […] Podrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente. […]”. 18 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 19 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 20 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 21 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 22 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 23 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y

restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 24 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vi) la interpretación prejudicial 207IP-2014 de 29 de enero de 2015 y, vii) análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

16. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 16.1.La Resolución núm. 9055 de 26 de febrero de 2009, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA con número de registro 281117 para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Procaps S.A. pero ordenó la cancelación parcial del mencionado registro. 16.1.1. La parte motiva de la Resolución indicó lo siguiente:

(i) En cuanto al uso real del signo frente a la marca registrada25: “[…] En las facturas antes relacionadas, se puede observar que, en la casilla relativa a los productos adquiridos, se encuentra la referencia a diferentes bienes identificados por la marca TROLLI, cada uno acompañado de una expresión adicional que es la que ayuda a diferenciarlos en el mercado. Para el efecto recordemos que el apoderado de la sociedad titular en su respuesta aclaró, que las facturas se identifican por la expresión que acompaña a las gráficas, en este caso, por la

expresión TROPICOS, la cual es usada de manera simultánea con la marca figurativa y la marca TROLLI para identificar estos productos. De esta manera, tenemos que las facturas hacen referencia al producto TROLLI TROPICOS. De la misma forma, observamos que los empaques aportados están conformados por los siguientes elementos: en la parte superior la expresión TROLLI, bajo de ella la expresión TROPICOS, y, en la parte inferior derecha, la gráfica de la marca figurativa consistente en un pájaro de pico largo, sobre unas frutas tropicales. Así, la forma como son referenciados los productos en las facturas coincide con la forma como estos son comercializados, puesto que en los empaques, la gráfica va acompañada de la expresión 25 Cfr. Folio 67. TROPICOS como parte integrante de un todo […]”. (Destacado de la Sala) (ii) Frente a la cantidad, modo y modalidades del uso probado26: “[…] se aprecia que el producto que se comercializa es una goma de gelatina […]; la modalidad en que se efectuó la comercialización fue mediante la expedición de facturas por la sociedad ALINOVA S.A. por concepto de venta de los productos trópicos otorgados a nombre de sociedades como Carulla, Éxito entre otras, así como personas naturales […]; se pudo observar que, en el periodo comprendido entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008, las ventas de los productos identificados con la marca figurativa ascienden a $21.054.173, de los cuales $2.941.277 corresponden al 2005, $12.380.544 corresponden al 2006, y

$5.732.352 corresponde al 2007. De las facturas aportadas se pudo inferir que si bien no es una cifra cuantiosa, hay que tener en cuenta que el uso real y efectivo de la marca en el mercado, no supone un éxito del producto identificado con ella; si bien se puede afirmar que un nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado seriamente en el mercado, no se puede pensar que un nivel de ventas bajo demuestra lo contrario; una marca puede estar siendo usada seriamente por su titular y no por eso se está asegurando el éxito en ventas del producto al cual identifica […]. En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que para efectos de este estudio, es lo que se da por probado […]”. (Destacado de la Sala) (iii) En relación con la cancelación parcial mantuvo el registro para productos específicos27 y, ordenó la exclusión de los demás según se describe a continuación: “[…] De los empaques y la declaración, se puede observar que los productos identificados con la marca figurativa, consisten en gomas de gelatina o dulce de goma, ya que en la parte superior de cada empaque se enuncia el contenido, en letra de menor tamaño con la expresión “GUMMY CANDY. “[…] Por lo tanto, la primera conclusión es que el uso efectuado para las gomas hace que el registro deba permanecer incólume para dulces, goma, bombones y todo tipo de productos de confitería ya que hay relación de género a especie, coincidiendo con su naturaleza y finalidad […]. Por el contrario el “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú,

soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de 26 Cfr. Folios 69 y 70. 27 Cfr. Folio 72. productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos” aunque también se trata de alimentos […] no tienen una relación competitiva suficiente que les permita permanecer en el registro, debiendo ser excluidos al no haberse probado su uso. […]” (Destacado de la Sala) 16.1.2. La parte resolutiva señaló28: “[…] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro número 281117, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

ARTICULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos; “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción salsas para ensaladas); condimentos,

especias, hielo, alimentos enriquecidos”.

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado número 281117, correspondiente a la marca figurativa, distinguirá: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza […]”. 16.2. La Resolución núm. 17859 de 20 de abril de 2009, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 9055 de 26 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos precisando29: “[…] como se explicó en la resolución recurrida, en las pruebas referentes al modo en que la marca es utilizada en el comercio, como son las etiquetas de los productos y algunas piezas publicitarias, se aprecia que existe un uso simultáneo de las marca TROLLI, TROPICO S y la marca figurativa objeto de la acción de cancelación […]. 28 Cfr. Folios 72 y 73. 29 Cfr. Folios 74 a 80. […] se allegó una certificación de revisor fiscal de la sociedad ALINOVA S.A., autorizada por la titular para el uso de la marca, donde hace constar que las copias de facturas aportadas son fieles copias de sus originales […]; en ellas se aprecia la venta de diversos productos, entre los cuales se encuentran los certificados con las descripciones “TROPICÓS HB TROLLI X 100 G” y “TROPICÓS HB TROLLI x 50G”

[…]. RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 9055 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones antes expuestas. ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]”. 16.3. La Resolución núm. 24778 de 20 de mayo de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 17859 de 20 de abril de 2009. La resolución valoró nuevamente el acervo probatorio y concluyó lo siguiente30: “[…] La División de Signos Distintivos por medio de valoración efectuada a las pruebas aportadas por el titular del registro marcario solicitada a cancelación consideró acreditado el uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA […]; […] Esta Delegatura encuentra que al haberse probado el uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA para distinguir “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería” era procedente reducir los productos amparados a aquellos que no se relacionaran o fueren conexos con el campo en el cual están contenidos los mismos”. […] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 17859 de 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. […]”.

El problema jurídico

17. Teniendo en cuenta los cargos de nulidad formulados por las demandantes en el escrito de demanda, corresponde a la Sala determinar la legalidad de las resoluciones núm. 9055 de 26 de febrero de 2009 y núm. 17859 de 20 de abril de 2009 expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la Resolución 30 Cfr. Folios 81 a 92. núm. 24778 de 20 de mayo de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se niega la cancelación total por no uso del registro número 281117 y se ordena su cancelación parcial.

18. La Sala determinará, en primer lugar, si la marca figurativa con