CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00555-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS / CANCELACIÓN POR NO USO / USO DE LA MARCA – La carga de la prueba le corresponde al titular del registro / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procedencia respecto de la marca figurativa registrada por Procaps S.A. en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza [L]a Sala encuentra acertado el análisis que hizo la demandada en el sentido de ordenar cancelar parcialmente el registro marcario para todos aquellos productos para los cuales no se demostró uso efectivo y no son similares a aquellos para los cuales el registro se mantuvo incólume, con el fin de evitar que, de ejercerse el derecho de preferencia por quien solicitó la cancelación, se genere riesgo de confusión o asociación para el público consumidor. Para la Sala es claro que la demandada realizó el análisis de identidad o similitud de los productos, de acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que resulta ajustado a derecho que al demostrar el uso efectivo de la marca figurativa para gomas de gelatina o dulces de goma, la cobertura quedara limitada para amparar exclusivamente “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería” comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para evitar cualquier riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE

2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00555-00

Actor: TROLLI IBÉRICA S.A Y MEDERER GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Reiteración de Jurisprudencia - Cancelación por no uso de registro marcario / Uso real y efectivo de la marca – Uso de marcas figurativas en conjunto con otros signos no diluye su capacidad distintiva.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron Trolli Ibérica S.A y Mederer Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 2 GMBH, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 7502 de 24 febrero de 2009, 18119 de 20 de abril de 2009 y 38568 de 30 de julio de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, en adelante las demandantes, por

intermedio de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 851 del Decreto 01 de 2 de enero de 19842, presentaron demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin que se declare la nulidad de: i) las resoluciones núms. 7502 de 24 febrero de 2009, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca” y 18119 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y, ii) la Resolución núm. 38568 de 30 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA con número de registro 281116, para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza, pero se ordenó su cancelación parcial.

2. Las demandantes, solicitaron, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la demandada cancelar por no uso el registro de la marca en mención. 1 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se

le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 2 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 3 Cfr. Folios 50 a 62

Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 3

Pretensiones

3. Las demandantes solicitaron que se les reconozcan las siguientes pretensiones4: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 7502 de 24 febrero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo Nº 03-075033, mediante la cual niega la cancelación TOTAL por no uso del certificado de registro de marca Nº 281116, correspondiente a la marca FIGURATIVA, en la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 18119 de fecha 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 7502 de 24 febrero de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38568 de 30 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 7502.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación total por no uso del registro de la marca FIGURATIVA, clase 30, certificado de registro Nº

281116.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad industrial […]”.

Presupuestos fácticos

4. Las demandantes indicaron, en síntesis, los siguientes hechos5 para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH solicitaron la cancelación por no uso del certificado de registro núm. 281116, correspondiente a una marca FIGURATIVA registrada para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Procaps S.A. 4 Cfr. Folios 51 y 52 5 Cfr. Folios 52 y 53

Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 4 4.2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 7502 de 24 febrero de 2009, negó la cancelación total solicitada, pero ordenó su cancelación parcial quedando exclusivamente para identificar “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación

Internacional de Niza […]”6. 4.3. Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación, en contra de lo decidido en la Resolución núm. 7502 de 24 febrero de 2009. 4.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 18119 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 7502 de 24 febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 38568 de 30 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 7502 de 24 febrero de 2009. Norma violada

5. Las demandantes, adujeron la violación del artículo 1657 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante

Decisión 486. Concepto de la violación 6 Ibidem 7 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un

registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”.

Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 5

6. Las demandantes, en síntesis, expusieron los cargos de violación así: 6.1. Señalaron que “[…] el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se aportó como única prueba de uso respecto de la marca FIGURATIVA, un cd que contiene la fotografía de una etiqueta en la cual aparecen las palabras NEON SQUIGGLES, acompañada de la figura registrada como marca, bajo certificado número 281116 […]”8. 6.2. Indicaron que “[…] dentro del expediente no aparecen pruebas ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo NEON

SQUIGGLES, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria. En estas condiciones, resulta que no se probó el uso en las condiciones exigidas por la legislación comunitaria andina […]”9. 6.3. Agregaron que “[…] se desprende que es un elemento esencial de la marca el hecho de que la misma sea una marca mixta, nominativa o figurativa; ésta no es una calificación al azar, y el hecho de que la misma constituya una marca FIGURATIVA, una marca MIXTA o una marca NOMINATIVA la identifica, y por tanto, al tratarse de un elemento definitivo e identificado, no puede probarse el uso de una marca mixta a través de su denominación, ni puede probarse el uso de una marca FIGURATIVA, con una marca MIXTA, más aún, si como ocurre en este caso en ninguna parte se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación […]”10. Contestación de la demanda

7. La demandada, por intermedio de su apoderado especial11, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por las demandantes en los términos descritos a continuación. 8 Cfr. Folio 55 9 Ibidem 10 Cfr. Folio 58 11 Cfr. Folios 126 a 129

Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 6 7.1. Afirmó que los actos demandados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.

7.2. Señaló que “[…] La marca figurativa con certificado de registro No 281116 es utilizada por su titular y personas autorizadas por este, en el territorio colombiano […]. En el acervo probatorio que reposa en el expediente 03 - 07502 de la Superintendencia de Industria y Comercio se haya una autorización otorgada por PROCAPS S.A., en calidad de titular de la marca figurativa con certificado de registro No 281116, a ALINOVA S.A., para que realice todo tipo de actividad relacionada con el uso y explotación del mencionado signo. […] Así mismo, es de señalar que tanto la sociedad PROCAPS S.A., como ALINOVA S.A., se encuentran domiciliadas en el territorio nacional donde llevan a cabo su actividad comercial, en particular sobre el producto que se identifica con la marca figurativa objeto de Litis, razón por la cual se tiene, que se encuentra cumplido el primer requisito para que una marca se entienda utilizada y no proceda su cancelación […]”12. 7.3. Sostuvo que “[…] La marca figurativa con certificado de registro No 281116 es utilizada en el mercado de la forma en que se encuentra registrada ante esta Oficina. En el caso concreto, el uso simultáneo de la marca figurativa con certificado de registro No 281116 y los signos TROLLI y NEON SQUIGGLES, no afecta su individualidad y no conforman juntos un nuevo y distinto signo […]. En las facturas que se allegan como prueba, la Superintendencia observó que en ellas se encuentra la referencia a diferentes bienes identificados por la marca TROLLI, acompañada en cada caso con una expresión adicional que ayuda a diferenciarla en el mercado, en el caso concreto dicha expresión es NEON

SQUIGGLES, la cual, siempre va acompañada de la marca figurativa consistente en tres lombrices. La marca TROLLI identifica la procedencia empresarial de los productos, y la marca figurativa indica, por su parte, al consumidor una línea especial de dichos productos que consiste en gomas con formas de lombrices […]”13. 7.4. Manifestó que “[…] La marca figurativa con certificado de registro No 281116 es utilizada en el mercado para distinguir productos para los cuales está registrada. El titular de la marca figurativa cuya cancelación se solicitó por parte 12 Cfr. Folio 120 13 Cfr. Folios 120 y 121

Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 7 del demandante, probó debidamente el uso de la misma para distinguir productos como gomas, más no para otros productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, como lo son el chocolate, café, harinas, productos a base de soya, entre otros […]”14. 7.5. Afirmó que “[…] La marca figurativa con certificado de registro No 281116 es utilizada en productos que han sido puestos en el mercado en la cantidad y modo que normalmente corresponde […]. Para determinar cuantitativamente este requisito, esta Superintendencia tuvo en cuenta el tipo de producto, el valor unitario de éste, el consumidor habitual y el tamaño de la empresa titular de la marca […]. Estableciendo que al ser las gomas de gelatina un producto de confitería, que en el mercado existen gran cantidad de competidores y que este no es un bien considerado como de primera necesidad, las cifras de ventas que se evidencian de las facturas aportadas como pruebas y que comprenden el

período entre 2005 y 2008, indican que el producto se ofrece en el mercado de manera significativa […]”15. 7.6. Indicó que “[…] La marca figurativa con certificado de registro No 281116 ha sido utilizada en un período inferior a tres años antes de la solicitud de cancelación […]. Las Resoluciones acusadas se motivaron, entre otras, en las siguientes pruebas allegadas por PROCAPS S.A., las cuales reposan en el expediente 03 - 75033 y en las que claramente se evidencia el uso de la marca en el trascurso de tres años anteriores a la solicitud de cancelación: 3.5.1. Declaración juramentada, rendida por la señora Claudia Piedad Casteblanco, en la que afirma conocer los productos identificados con marca figurativa consistente en tres lombrices desde hace más de tres años. 3.5.2. Facturas correspondientes a los años 2005, 2006, 2007 y 2008. expedidas por ALINOVA S.A. (sociedad autorizada por PROCAPS S.A.) y que cuentan con toda la información referente al producto adquirido como la cantidad, valor por unidad y la forma de identificarlo, la cual, para el caso concreto corresponde a la denominación NEON SQUIGGLES, que en los empaques va acompañada de la marca figurativa con certificado de registro No. 281116. […]”16. 7.7. Señaló que “[…] Considerando que la solicitud de cancelación se presentó por el apoderado de las demandantes mediante escrito fechado el 4 de abril de 14 Cfr. Folios 121 y 122 15 Cfr. Folios 122 y 123 16 Cfr. Folio 124

Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 8 2008, las señaladas pruebas resultan para esta Entidad plenamente pertinentes y eficaces en tanto llevan al convencimiento de que la señalada marca fue utilizada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación […]”17.

8. Procaps S.A., tercero con interés directo en los resultados del proceso, en adelante el tercero con interés, intervino en los siguientes términos: 8.1. Sostuvo que la acción interpuesta resulta improcedente y que, no obstante lo anterior, los actos administrativos demandados se profirieron en estricto cumplimiento de las normas vigentes.18 8.2. Afirmó que Procaps S.A. “[…] demostró el uso de la gráfica que fue registrada como marca figurativa en el mercado colombiano, la cual corresponde exactamente al certificado de registro 281116, útil para identificar productos de la clase 30 internacional, específicamente los relativos a confitería […]”19. 8.3. Adujo que con cada pieza que compone el acervo probatorio del expediente administrativo se acreditó el uso de la marca figurativa en cuestión para identificar golosinas en el mercado colombiano dentro del período relevante y que, por esta razón, se restringió la cobertura de la marca exclusivamente para tales productos.20

Interpretación Prejudicial

9. El Consejero Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 201421, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la

Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina envió a esta Corporación, la interpretación prejudicial 450-IP-2015 de 5 de abril de 201722, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que debían interpretarse los 17 Ibidem 18 Cfr. Folios 132 y 133 19 Cfr. Folio 137 20 Cfr. Folio 139 21 Cfr. Folio 188 22 Cfr. Folios 223 a 236

Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 9 artículos 165, 16623 y 11724 de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Consejero Sustanciador, mediante auto de 23 de julio de 201825, reanudó el trámite procesal y corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial. Vencido el plazo, las partes y el tercero con interés directo reiteraron los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda y la contestación de demanda.

12. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto de 29 de agosto de 201826, en el que consideró que “[…] la marca figurativa ha sido usada íntegramente, sin variaciones en la forma, solo ha tenido modificaciones en cuanto a que se han agregado –como lo expresa la Superintendencia de Industria

y Comercioelementos denominativos que explican el contenido del empaque en el cual se encuentra plasmada la marca; de modo tal que en concepto de esta Delegada, no se está usando la marca figurativa de forma diferente a la cual fue registrada y no se está alterando tampoco su carácter distintivo […]”. Señaló que las facturas de venta demostraron el uso efectivo de la marca y que la cancelación parcial restringiendo la cobertura para dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería fue ajustada a la ley.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 23 “[…] Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación […]”. 24 “[…] Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros […]”. 25 Cfr. Folios 241 y 242 26 Cfr. Folios 269 a 276; recibido en Secretaría del Consejo de Estado el 29 de agosto de 2018.

Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 10

13. Visto el artículo 128 numeral 7.º27 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30828 de la Ley 1437 de 18 enero de 201129, sobre el régimen de transición y vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, del artículo 1.º30 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200331, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa Comunitaria que regula el registro de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vi) la Interpretación Prejudicial 450IP-2015 de 5 de abril de 2017 y, vii) análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

16. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 16.1.La Resolución núm. 7502 de 24 febrero de 200932, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA con número de registro

281116 para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Procaps S.A., pero ordenó la cancelación parcial del mencionado registro. 27 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 28 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 29 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 30 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 31 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 32 Cfr. Folios 66 a 77

Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 11 16.1.1. La parte motiva de la Resolución indicó lo siguiente:

(i) En cuanto al uso real del signo frente a la marca registrada:

“[…] En las facturas antes relacionadas, se puede observar que, en la casilla relativa a los productos adquiridos, se encuentra la referencia a diferentes bienes identificados por la marca TROLLI, cada uno acompañado de una expresión adicional que es la que ayuda a diferenciarlos en el mercado. Para el efecto recordemos que el apoderado de la sociedad titular en su respuesta aclaró, que las facturas se identifican por la expresión que acompaña a las gráficas, en este caso, por la expresión NEON SQUIGGLES, la cual es usada de manera simultánea con la marca figurativa y la marca TROLLI para identificar estos productos […]. Así, la forma como son referenciados los productos en las facturas coincide con la forma como estos son comercializados, puesto que en los empaques, la gráfica va acompañada de la expresión TROLLI y NEON SQUIGGLES como parte integrante de un todo […]. Aceptamos que diferentes marcas pueden ser utilizadas al mismo tiempo siempre y cuando, cada una de ellas conserve la distintividad que la caracteriza y así lo perciba el consumidor. Así que de acuerdo a lo expuesto sobre uso simultáneo de marcas, aceptamos que la marca figurativa es usada en el mercado, aun cuando se use conjuntamente con la marca TROLLI, ya que cada una de las marcas tiene una posición importante, conservan una distancia suficiente para entender que son dos marcas diferentes y cada una es igualmente distintiva e individualizadora de los productos que identifica […]. Por lo tanto, entendemos que en el presente caso existe un uso simultáneo valido de marcas, que tendremos en cuenta al momento de analizar las pruebas aportadas. […]”. (Destacado de la Sala) (ii) Frente a la cantidad, modo y modalidades del uso probado:

“[…] se aprecia que el producto que se comercializa es una goma de gelatina […]; la modalidad en que se efectuó la comercialización fue mediante la expedición de facturas por la sociedad ALINOVA S.A. por concepto de venta de los productos NEON SQUIGGLES otorgados a nombre de sociedades como Carulla, Éxito entre otras, así como personas naturales […]; se pudo observar que, en el período comprendido entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008, las ventas de los productos identificados con la marca figurativa ascienden a $359.442.538, de los Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 12 cuales $75.630.618, corresponden al 2005, $135.391.979, corresponden al 2006, $118.336.456 corresponden al 2007 y $30.083.485 corresponden al 2008. De lo anterior inferimos que en relación con el valor unitario de cada producto y las ventas realizadas en el período relevante, debieron ser muchas unidades de productos las que se comercializaron. El valor en ventas es cuantioso y seguramente debe corresponder a un porcentaje importante del mercado relevante. Por lo tanto, esta División considera que existe uso de la marca figurativa en el modo y cantidades suficientes, en razón a la naturaleza y finalidad del producto […].

LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS CONCLUYE:

1. La marca figurativa con registro número 281116, se usa simultáneamente con la marca TROLLI y con la frase explicativa

NEON SQUIGGLES.

2. El uso simultáneo no le ha restado distintividad a la marca figurativa, por el contrario, es un uso válido, sobre todo al estar en

presencia de una marca figurativa.

3. El titular actual de la marca figurativa, correspondiente al registro número 281116, es la sociedad PROCAPS S.A., sin embargo, el uso lo hace por medio de un tercero autorizado, a saber, la sociedad

ALINOVA S.A.

4. El producto comercializado e identificado con la marca es un producto comestible, específicamente gomas.

5. La cantidad en que se comercializó el producto asciende a

$359.442.538.

6. Una vez analizado el producto, se encuentra que la cantidad de ventas está acorde con su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización.

7. No consta uso alguno de la marca para los demás productos incluidos en el registro No. 281116 diferentes a gomas; por lo que se requiere estudiar la procedencia y alcance de la cancelación parcial del registro. […]”. (Destacado de la Sala)

(iii) En relación con la cancelación parcial mantuvo el registro para productos específicos y ordenó la exclusión de los demás según se describe a continuación: “[…] la primera conclusión es que el uso efectuado para las gomas hace que el registro deba permanecer incólume para dulces, goma, bombones y todo tipo de productos de confitería ya que hay relación de género a especie, coincidiendo con su naturaleza y finalidad […]. Por el contrario el “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, Núm. único de radicación: 11001032400020090055500 13 jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre,

salsas (con excepción salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos” aunque también se trata de alimentos […] no tienen una relación competitiva suficiente que les permita permanecer en el registro, debiendo ser excluidos al no haberse probado su uso. […]” (Destacado de la Sala) 16.1.2. La parte