CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00556-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE UNA MARCA – Con fundamento en que el uso que se le dio no obedece a la forma en que fue registrada / CANCELACION DE REGISTRO MARCARIO - No procede por el uso de detalles o elementos adicionales de la marca / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Prueba / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Si el titular prueba el uso no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada, sino respecto de algunos, conservará el registro para los que sí acreditó / CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - Procede respecto de la marca FIGURATIVA para identificar los productos chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas, y preparaciones hechas a base cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos de la Clase 30 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[S]i una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. […] Así las cosas, la Sala se referirá a las pruebas

allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca FIGURATIVA tal y como fue registrada, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, en el período comprendido entre el 4 de abril de 2005 y 4 de abril de 2008, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486. […] [L]a Sala advierte que las pruebas que reposan dentro del expediente, en particular, el certificado de registro de la marca FIGURATIVA registrada bajo el número 281114 y los empaques de producto, demostraron que la marca figurativa registrada se reproduce en éstos de manera idéntica, […] Así pues, de las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca FIGURATIVA cuestionada, en primer lugar, la Sala no encontró documento alguno en el que se pudiera advertir que el titular de la marca figurativa la alteró o modificó y que, como consecuencia de ello, el signo perdiera su distintividad. En efecto, al aplicar los criterios definidos por el Tribunal, la Sala considera que la reproducción idéntica de la marca figurativa en los empaques examinados no diluyen su capacidad distintiva o diferenciadora; y que su uso conjunto con los elementos denominativos “TROLLI”, “GUMMY CANDY” y “TIBURÓN AZUL”, no tienen como consecuencia la pérdida de la fuerza distintiva de la marca registrada para identificar los productos que ampara. En segundo lugar, la Sala advierte que las 387 copias de facturas expedidas por la sociedad ALINOVA S.A., por ventas

de los productos denominados como gomas TIBURÓN AZUL o TIBURÓN COLORES, acompañadas del contrato de autorización de uso de la marca, así como de la certificación expedida por el revisor fiscal de la mencionada compañía, allegados al trámite administrativo, demuestran el uso efectivo y real de la marca FIGURATIVA en relación con productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso. Al respecto, la Sala precisa que no motiva la cancelación de la marca, el hecho de que las facturas de venta contengan los elementos nominativos TIBURÓN AZUL o TIBURÓN COLORES, que son expresiones explicativas del producto o del registro marcario cuestionado, porque, como ya se dijo, el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad. Además, varias marcas pueden ser utilizadas al mismo tiempo, siempre y cuando cada una de ellas conserve la distintividad que la caracteriza, como ocurre en el presente caso. Por tal razón, es dable afirmar que aun usando en conjunto los elementos denominativos “GUMMY CANDY” y “TIBURÓN AZUL” o “TIBURÓN COLORES” y el registro marcario “TROLLI” simultáneamente con la marca FIGURATIVA, la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que los trazos figurativos de forma de tiburón que componen el signo cuestionado no fueron modificados. […] Así las cosas, la marca FIGURATIVA que la parte demandante sostiene que se ha

venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada en conjunto con los elementos nominativos “TOLLI”, “GUMMY BEAR” y “TIBURÓN AZUL” o “TIBURÓN COLORES”, mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su conjunto, motivo por el cual la Sala no evidencia que la demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. Ahora bien, en cuanto al requisito del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA cuestionada, se considera que las pruebas documentales recaudadas en el procedimiento administrativo dan cuenta del uso dado a dicho signo de manera parcial, ya que, a juicio de la Sala, el material probatorio valorado demuestra que algunos de los productos identificados con dicho signo se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles en éste durante el período relevante. Por lo tanto, la sociedad PROCAPS S.A. probó parcialmente el uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA con registro núm. 281114 en el comercio, por lo que la decisión de la parte demandada en los actos administrativos acusados de no cancelar totalmente el registro no violó el ordenamiento jurídico comunitario. En efecto, procedía la cancelación parcial por no uso de los productos “[…] chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas, y preparaciones hechas a base cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas);

condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante. DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Para obtener la cancelación del registro de una marca / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE DEMANDA – No prospera porque la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la que procede La sociedad PROCAPS S.A. propuso la excepción de ineptitud de demanda, por cuanto, a su juicio, la actora presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad no solicitó derecho alguno, dado que su única pretensión está encaminada a que se declare la nulidad de los actos acusados; y que, en efecto, con su expedición no se vulneró derecho alguno. Al respecto, la Sala estima que no hay ineptitud de la demanda, como lo afirma el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la parte actora resulta procedente, habida cuenta que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca figurativa, puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la citada Clase 30; y, además, como el titular de la marca pierde su protección, tendrían las aquí demandantes el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no podría hacer mientras esté protegida a nombre de PROCAPS S.A. […] Precisamente, la cancelación de una marca por falta de uso se

hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca. Por lo tanto, no prospera la excepción de inepta demanda propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 168

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00556-00

Actor: TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA MARCA FIGURATIVA CUESTIONADA, IDENTIFICADA CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 281114, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD PROCAPS S.A.

DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA

DISTINGUIR “DULCES, GOMAS, BOMBONES Y TODO TIPO DE PRODUCTOS

DE CONFITERÍA”, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 30 DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. LA REPRODUCCIÓN DE

MARCAS FIGURATIVAS EN EMPAQUES DE PRODUCTO QUE INCLUYEN

SIGNOS Y DISEÑOS ADICIONALES NO DILUYE SU CAPACIDAD DISTINTIVA.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 07488 de 24 de febrero de 2009, "Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca"; 17855 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 17855 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente el certificado de registro núm. 281114 de la marca FIGURATIVA, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad

Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el día 4 de abril de 2008, presentaron solicitud de cancelación por no uso del registro marcario núm. 281114, correspondiente a una marca FIGURATIVA, registrada para identificar productos comprendidos en la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A. 1 En adelante SIC. 2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]” . 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 2°: Que mediante Resolución núm. 07488 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 de la SIC denegó la cancelación total por no uso del registro marcario y, en consecuencia, lo canceló parcialmente en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya,

sucedáneos del café; harinas, y preparaciones hechas a base cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”. Como consecuencia de dicha limitación, únicamente distinguirá “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería […]”. 3º: Que contra la citada resolución interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante Resolución núm. 17855 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 38569 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentaron los cargos de violación, en síntesis, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 165 de la Decisión 486, por indebida aplicación. Anotaron que la normatividad comunitaria andina dispone que el titular de una marca debe usarla de forma relevante en aras de cumplir en el mercado con la función identificadora de los productos y/o servicios para los cuales se encuentra registrada; y que de no acreditarse su utilización existe la posibilidad de que un tercero solicite su cancelación por no uso. 4 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Indicaron que el uso de la marca debe efectuarse de conformidad con las siguientes

condiciones: i) persona, ii) territorio, iii) forma y, iv) temporalidad. Que, a su juicio, en el presente caso el uso de la marca no se realizó en la debida forma, tal como fue registrada. Señalaron que las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A, mediante las cuales pretendió demostrar el uso de la marca FIGURATIVA, objeto de conflicto, evidencian que la etiqueta utilizada para usar dicha marca difiere en elementos esenciales que alteran el carácter distintivo que fue inicialmente registrado. Mencionaron que la marca es figurativa y se usa en el mercado en conjunto con las expresiones “TROLLI”, “TIBURÓN” y “AZUL”, de manera que, a su juicio, en la vía gubernativa se demostró el uso de una marca mixta cuando el registro concedido por la entidad demandada es el de una marca figurativa. Que no se allegaron las facturas ni la certificación del revisor fiscal, que demostraran que el signo “TROLLI TIBURON AZUL” tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando; y tampoco una sola prueba que demuestre el uso real y efectivo de la marca figurativa, en las condiciones exigidas por la normatividad marcaria. Aseguraron que no puede probarse el uso de una marca figurativa a través de un signo mixto y menos aún si en el mismo no se incorpora la figura objeto de cancelación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en

materia marcaria. Agregó que dentro del expediente administrativo, a diferencia de lo afirmado por la actora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso probó el uso parcial de la marca figurativa cuestionada, pues aportó suficiente material probatorio que demostraban su uso dentro de los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Que, en efecto, de las facturas aportadas por PROCAPS S.A. pudo observar una casilla relacionada con los productos adquiridos dentro de los cuales se encontraban productos “TROLLI” acompañados de las expresiones “TIBURÓN COLORES” o “TIBURÓN AZUL”, las cuales hacen alusión al signo cuestionado, que coinciden con la forma de como éstos son comercializados, comoquiera que en los respectivos empaques la marca FIGURATIVA solicitada va acompañada de las mencionadas palabras, todo en conjunto y cada una guardando su distintividad. Aseveró que al revisar los empaques de los productos, encontró que la marca FIGURATIVA cuestionada aparece en el medio y con mayor tamaño; y que también observó la presencia de la expresión “TROLLI” como marca registrada y de las palabras “TIBURÓN AZUL” o “TIBURÓN COLORES”, como referencia a la marca FIGURATIVA cuestionada y a la forma de las gomas, es decir, tiburones. Adujo que la marca FIGURATIVA cuestionada fue usada en el mercado conjuntamente con la marca “TROLLI” y las expresiones “TIBURÓN AZUL” o “TIBURÓN COLORES”; sin embargo, cada una tiene una posición importante, conservan distancia suficiente e individualmente consideradas, son distintivas frente a los productos que amparan, máxime si se tiene en cuenta que el signo cuestionado

es impronunciable, por lo que es lógico que vaya acompañado de alguna expresión para facilitar al público su solicitud. Indicó que el producto comercializado a través de la marca FIGURATIVA cuestionada fueron las gomas de azúcar, las cuales son dulces o confiterías; que su modalidad de comercialización fue a través de la sociedad ALINOVA S.A., debidamente autorizada por PROCAPS S.A., quien a través de almacenes como CARULLA y ÉXITO los ponía a disposición del consumidor final, en forma y cantidad usual para este tipo de productos en el mercado; y que en cuanto a la cantidad de productos comercializados, las ventas ascendieron a la suma de $99.144.294, pudiéndose inferir un uso de forma permanente y continuo. II.2. La sociedad PROCAPS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, los actos administrativos acusados fueron legalmente motivados, sin que la parte actora hubiera explicado el vicio de ilegalidad. Señaló que el artículo 165 de la Decisión 486 expresa la posibilidad de cancelar las marcas por no uso; que de no prosperar una cancelación total, puede efectuarse una limitación de productos o servicios, dependiendo de lo que resultare probado en la vía administrativa; y que lo que se evidencia en el caso bajo examen es una clara aplicación de la norma, pues la SIC ordenó una limitación a los productos cobijados por la marca y desestimó la cancelación total. Ello, por cuanto demostró el uso de la gráfica que fue registrada como marca figurativa en el mercado colombiano, que corresponde al certificado de registro

núm. 281114, útil para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente relativos a confitería. Adujo que la parte demandante desconoce que un registro de marca figurativo solo exige el uso de la gráfica completa, sin importar qué diseños adicionales o expresiones de más se usen en conjunto con aquella; que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que si se trata de un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo; y que la inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. Que a la luz de dicha línea jurisprudencial, se evidencia que el acervo probatorio aportado al expediente coincide totalmente con la marca figurativa registrada en el sentido de que era el mismo dibujo y no una versión parcial o distinta; y que si bien la marca figurativa siempre ha sido usada con elementos denominativos, el cambio no se considera como sustancial, según la jurisprudencia reseñada. Propuso la excepción de ineptitud de la demanda, porque la parte actora presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad no solicitó derecho alguno, dado que su única pretensión está encaminada a que se declare la nulidad de los actos acusados, y en efecto con su expedición no se vulneró ningún derecho. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1Las actoras insistieron en acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, el tercero con interés directo no demostró que la marca FIGURATIVA cuestionada haya sido efectivamente usada en el mercado colombiano, pues el material probatorio demuestra el uso de un signo diferente al que fue inicialmente registrado. IV.2La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A. demostraron el uso dentro del período relevante de la marca figurativa cuestionada para identificar productos relacionados con dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, por lo que su cancelación total no era procedente. Resaltó que no es cierto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no haya demostrado que la figura registrada fuera utilizada de manera relevante dentro de la etiqueta, toda vez que de los empaques de los productos y de las piezas publicitarias allegadas era posible apreciar que existía un uso simultáneo de las marcas “TROLLI” junto con la FIGURATIVA objeto de cancelación parcial. IV.3El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que la SIC acertó en la decisión de denegar la cancelación total de la marca FIGURATIVA cuestionada para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que las pruebas aportadas dentro del trámite administrativo demostraron el

uso real y efectivo de la marca objeto de controversia; y que en la valoración que realizó la entidad demandada sobre las mismas se respetó el ordenamiento jurídico. Insistió en que demostró el uso en el mercado colombiano de la gráfica registrada como marca FIGURATIVA, la cual corresponde exactamente al certificado de registro No. 281114, útil para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente los relativos a confitería. IV.4En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…] 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

[…]

2. La cancelación parcial por no uso de la marca 2.1. En virtud de que en el presente caso la SIC ordenó la limitación de los productos comprendidos en el registro de la marca FIGURATIVA, para amparar únicamente “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente. Desarrollar los alcances del presente tema. 5 Proceso 607-IP-2019. […] 2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de

marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 2.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 2.8. Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en

esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 2.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3.1. Debido a que en el presente caso las sociedades Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH alegaron que PROCAPS no logró probar el uso de los productos comprendidos en el registro de la marca FIGURATIVA para proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta necesario desarrollar los alcances del artículo 167 de la Decisión 486. 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

[…]

4. El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio […] 4.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado

dicho uso. […] 4.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirsela norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 4.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado, listos para su comercialización. […] 4.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidoreslos bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […]

5. El uso de la marca diferente a la registrada 5.1. Teniendo en cuenta que se debate el hecho de que la marca FIGURATIVA no estaría siendo usada tal como fue registrada, se desarrollará el presente tema. 5.2. El Tribunal al referirse al párrafo tercero del Artículo 168 de la

Decisión 486, ha manifestado:

“El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mant