CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00557-00-2018

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Del correspondiente a una marca figurativa registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A para distinguir productos de la Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Improcedencia Del análisis de conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, y contrario a lo afirmado por la parte actora, la Sala observa la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca figurativa. En efecto, las facturas de venta y los empaques obrantes en el expediente demuestran el uso real y efectivo de la marca en el mercado dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina. Ahora bien, para la Sala resulta claro que dentro de las pruebas aportadas por las partes dentro del proceso, no se encontró documento alguno de donde se pudiera advertir que el titular de la marca figurativa alteró o modificó la misma y que, como consecuencia, el signo perdiera su distintividad. […] De acuerdo con lo anterior, y en concordancia con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, la Sala pudo constatar que se ha dado un uso reiterado y público de la marca figurativa sin alterar su carácter distintivo.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 170

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00557-00

Actor: TROLLI IBÉRICA S.A Y MEDERER GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – DECISIÓN 486

DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 165 – CANCELACIÓN POR NO USO DE REGISTRO MARCARIO La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A y MEDERER GMBH, por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 9925 de 27 de febrero de 2009, por la cual se niega la cancelación total por no uso del registro número 281107, correspondiente a una marca figurativa de la nomenclatura de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; 18121 de 20 de abril de 2009 y 36009 de 17 de julio de 2009, que decidieron, respectivamente, los recursos de reposición y de apelación, confirmando la

decisión, todas ellas expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de las sociedades Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, presentaron demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 9925 de fecha 27 de febrero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo Nº 03-075031, mediante la cual niega la cancelación TOTAL por no uso del certificado de registro de marca Nº 281107, correspondiente a la marca figurativa, en la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos. “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 18121 de fecha 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 9925 de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 36009 de fecha 17 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 9925.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación total por no uso del registro de la marca FIGURATIVA, clase 30, certificado de registro Nº 281107.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar explicación del articulo 176 del C.C.A.

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad industrial […]” (Mayúsculas fijas del original).

I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que presentó solicitud cancelación por falta de uso del certificado de registro número 281107, correspondiente a una marca figurativa, registrada para identificar productos comprendidos en la nomenclátor de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad sociedad PRODUCTORA DE CAPSULAS DE

GELATINA S.A. – PROCAPS –.

Adujo que mediante Resolución 9925 de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió negar la cancelación total por no uso del certificado de registro en comento. No obstante lo anterior, recordó que dicha entidad en el mismo acto administrativo resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] chocolate, café, té, azúcar,

arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”. Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado 281107 distinguirá: “[…] dulces, bombones y todo tipo de productos de confitería […]”. Frente a lo anterior, por un lado, TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH y, por otro, PROCAPS S.A. interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación, en contra de la decisión contenida en la mencionada Resolución 9925 de 2009. A través de la Resolución 18121 de 20 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 9925 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y conceder el recurso de apelación interpuesto ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Mediante Resolución 36009, de 17 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 9925 de 27 de febrero de 2009, agotándose de esa manera la vía gubernativa. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo que los actos acusados

violaron el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se refiere a la cancelación del registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiere utilizado por su titular, durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Se refirió a la legislación de la Comunidad Andina donde se consagra la posibilidad de cancelación de una marca no usada, a solicitud de la persona interesada. A partir de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, el demandante señaló que no se probó el uso de la marca, el cual debe ser real y efectivo, en tal sentido no basta la mera intención de usar la marca por cuanto la misma debe materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes a título oneroso como verdaderos actos de comercio. En consideración a lo anterior, el demandante sostuvo que existió un desconocimiento de la norma invocada pues el uso de la marca no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada, es decir, su forma figurativa. Finalmente, precisó que dentro del expediente “[…] no aparecen pruebas de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI APPLEO’S tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca figurativa, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 de 2000 de la Comisión Andina y la legislación nacional en materia probatoria […]”.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que el uso de la marca es la única forma de impedir la acción de un tercero tendiente a cancelar un registro marcario, y que en el caso de la referencia la sociedad titular aportó las pruebas pertinentes a fin de desvirtuar las afirmaciones de la solicitud de cancelación. Al respecto, precisó que la marca figurativa fue usada en el mercado conjunta y simultáneamente con otros signos distintivos; y que “[…] con fundamento en la autorización suscrita entre la sociedad titular PROCAPS S.A. y ALINOVA S.A., referente a la comercialización de sus productos, se observa que las facturas aportadas como prueba, evidencian la venta de diversos productos dentro de los cuales se encuentran los productos TROLLI APPELÓS HB x 100 g y TROLLI APPELÓS HB x 50 g, códigos que permiten individualizar los productos y que son utilizados como código de barras dentro de la publicidad del empaque de los mismos […]”. Advirtió que cada una de las marcas y expresiones “[…] tienen una posición importante, conservan distancia suficiente e, individualmente consideradas, son distintivas frente a los productos que amparan […]”. Aseveró que se demostró que la marca figurativa es utilizada de manera relevante en el comercio y que se probó que las transacciones de las facturas sí

correspondían a los productos que identifica la marca figurativa registrada. Finalmente, frente a la cantidad de productos comercializados, se verificó que entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008, las ventas ascendieron a la suma de $35.589.259, de los cuales $4.584.099 corresponden al 2005, $19.676.388 al 2006, $11.189.128 al 2007 y $139.644 al 2008; además, que “[…] de las facturas se puede inferir que en relación con el producto unitario, las ventas realizadas en el período relevante, debieron ser muchas para el total de facturación de cada año aportado […]”. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS –. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Sostuvo que la acción interpuesta resulta improcedente y que, no obstante lo anterior, los actos administrativos acusados se emitieron en estricto cumplimiento de las normas vigentes. Adujo que cada pieza que compone el acervo probatorio del expediente administrativo acredita el uso de la marca figurativa en cuestión, la cual, por lo demás, identifica golosinas en el mercado colombiano dentro del período que hacer referencia la norma comunitaria. Consideró que el apoderado de la parte actora desconoce que un registro de marca figurativo solo exige el uso de la gráfica completa, sin importar qué diseños adicionales o expresiones adicionales se usen en conjunto con aquélla. Comentó que “[…] el acervo probatorio aportado al expediente coincide totalmente

con la marca figurativa registrada, en el sentido de que era el mismo dibujo y no versión parcial o distinta manera alguna […]” y que la jurisprudencia del Tribunal Andino ha precisado que “[…] la inclusión de elementos denominativos en el signo no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales […]”. III.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 028-IP-2013 de fecha 12 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluyó: “[…] PRIMERO: El párrafo cuarto del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

SEGUNDO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Sin embargo, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la

protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca […]” (Mayúsculas tomadas del original).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Mediante auto de 11 de octubre de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y el tercero con interés en las resultas del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio y la Superintendencia de Industria y Comercio los presentó de manera extemporánea.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por las sociedades Trolli Ibérica y Mederer GMBH, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 9925 de 27 de febrero de 2009, 18121 de 20 de abril de 2009 y 36009 de 17 de julio de 2009, por medio de las cuales se decide y niega la cancelación total por no uso del registro número 281107. La sociedad actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio no accedió a la cancelación total por falta de uso el registro de la marca figurativa en comento, para distinguir productos de la Clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza,

cuyo titular es la sociedad PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS –, desconociendo el articulo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. La marca figurativa registrada es la siguiente: La anterior marca figurativa se registró para distinguir: “[…] dulces, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […].” Por otro lado, a folios 21, 37, 38, 40, 42, 68, 84, 85 y 200 (Cdno. Ppal), consta la etiqueta del producto que incluye la marca figurativa del producto así: La Resolución 9925 de 27 de febrero de 2009, confirmada por los otros actos acusados, resolvió: “[…] ARTICULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro número 281107, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

ARTICULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa, en el sentido de excluir de su cobertura los

siguientes productos; “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”.

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado número 281107, correspondiente a la marca figurativa, distinguirá: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza […] (Negrillas fuera de texto).

Como lo dispone el artículo 168 de la Decisión 4861, la cancelación del registro de una marca por falta de uso habilita la depuración del registro marcario y permite que terceros puedan hacer uso del signo que ha caido en desuso por parte de su 1 “[…] Articulo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”. titular, depuración que puede referirse a la totalidad del registro marcario o una parte de él. Sobre la cancelación de un registro por no uso de la marca, las normas supranacionales de la Comisión de la Comunidad Andina, en particular los artículos

165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486, disponen: “[…] DECISIÓN 486 de 2000Comunidad Andina CAPITULO V De la cancelación del registro “Articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición, interpuestos con base en la marca no usada. No obstante, lo previsto en el parágrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registros de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los

productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. (…) Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución […]” (Negrillas fuera de texto). Es a partir de las normas antes transcritas que el demandante considera que en el caso en estudio la Superintendencia de Industria y Comercio, en las resoluciones atacadas, debió decretar la cancelación total de la marca figurativa registro 281107, por cuanto no se demostró el uso de la misma. En atención a lo antes expuesto, la Sala entra a valorar, conforme a las reglas de

la sana critica, las pruebas aportadas por la sociedad titular de la marca y que fueron allegadas dentro del trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008, fecha en la que se solicitó la cancelación de la marca figurativa, siendo éste el período exigido por la norma comunitaria para demostrar el uso de la misma. Las pruebas que reposan dentro del expediente son las siguientes: - Empaques con los que se comercializan los productos en el mercado, los cuales tienen la marca Trolli acompañada de las palabras CARAMELOS DE GOMA, debajo de las cuales está la expresión explicativa APPLEO`S, y al inferior está la marca figurativa (fls. 21, 37, 38, 40, 42, 68, 84, 85 y 200). - Autorización de la sociedad PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS – realizada a la sociedad ALINOVA S.A., para el uso y explotación de la marca (fls. 479 a 484). - Facturas de compraventa expedidas por la sociedad ALINOVA S.A. de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, en las cuales constan los datos de esta sociedad, número consecutivo de la factura, datos del cliente, fecha de expedición y de vencimiento de la factura; producto adquirido, cantidad valor unitario según peso y presentación, y el valor total, código e IVA (fls. 81 a 452). - Certificación del Revisor Fiscal de la sociedad ALINOVA S.A., debidamente autenticada ante Notario, donde manifestó que las anteriores facturas,

correspondientes al período comprendido entre mayo de 2005 y abril de 2008, y que son fiel copia de las que reposan en los archivos de la compañía (81 a 452). - Relación de facturas donde consta que en los mencionados años, se ha vendido el producto TROLLI, en empaques de diferente peso y en bomboneras donde se encuentra la marca figurativa, a múltiples proveedores y en distintas ciudades de Colombia. Cita como ejemplo, entre otros, los siguientes: Almacenes Éxito S.A.; Olímpica S.A.; Comercializadora Jass; Carulla Vivero S.A.; Distribuciones M.G. S.A.; Jaime Bueno Rojas; Julieth Londoño; Productos y Ganancias Ltda;; Katherine Rhenals Trespalacios (fls. 64 a 70) Del análisis de conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, y contrario a lo afirmado por la parte actora, la Sala observa la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca figurativa. En efecto, las facturas de venta y los empaques obrantes en el expediente demuestran el uso real y efectivo de la marca en el mercado dentro de los tres (3) años anteriores a la solicitud de cancelación, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina. Ahora bien, para la Sala resulta claro que dentro de las pruebas aportadas por las partes dentro del proceso, no se encontró documento alguno de donde se pudiera advertir que el titular de la marca figurativa alteró o modificó la misma y que, como consecuencia, el signo perdiera su distintividad. Resulta importante en este punto referirnos a la Interpretación Prejudicial 134-IP2005, la que al referirse a las modificaciones no sustanciales en relación con el uso de la marca, sostuvo: “[…] En este sentido, el Juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta:

1. De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales.

2. De ser un signo mixto, deberá identificarse cuál es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto.

3. De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales […]” (Resalta y subraya fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, y en concordancia con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, la Sala pudo constatar que se ha dado un uso reiterado y público de la marca figurativa sin alterar su carácter distintivo. Cabe resaltar, adicionalmente, que las marcas mixtas se componen de un

elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico, donde por lo general uno de los elementos predomina. Por ende, el hecho consistente en que la marca figurativa registrada haya sido utilizada junto con la expresión TROLLI y las palabras CARAMELOS DE GOMA, debajo de las cuales está la expresión explicativa APPLEO`S, no puede entenderse como modificaciones a la marca que alteraran su carácter distintivo. Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos de hecho y de derecho en donde se analizó la legalidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó la cancelación total por no uso del certificado de registro de una marca figurativa, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, presentada por las mismas sociedades actoras, la Sección Primera del Consejo de Estado2 consideró que se demostró el uso y regularidad de la marca y, además, que no hubo alteración de la misma, decisión que se prohíja en esta oportunidad y que es del siguiente tenor: “[…] Corresponde entonces a la Sala verificar si las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca figurativa, aceptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para demostrar el uso del citado signo, son pertinentes y conducentes y corresponden a la marca figurativa registrada y al período entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008 -fecha en la que se solicitó la cancelación de la marca figurativa-, período exigido por la norma comunitaria para demostrar el uso de la misma. Las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A., titular de

la marca figurativa, cuyo registro núm. 281115 fue modificado por los actos acusados, para distinguir solamente “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería” comprendidos en la Clase 30 Internacional, consistieron en: - Un cuadro con las marcas figurativas que tiene registradas dicha sociedad en la clase 30 internacional con diferentes registros, que representan, entre otras, orugas, duraznos, osos, anguilas, ballenas, pulpos, lombrices, entre ellas la marca figurativa demandada “STRAWBERRY PUFFS” con certificado de registro núm. 281115 . - Los empaques son elaborados por la sociedad Lamiflex S.A. ; dichos empaques tienen destacada la marca figurativa en la parte inferior y cuentan con información respecto al contenido. Entre los empaques está el que corresponde a la marca figurativa demandada – fresas con las manos alzadas jugando, como se observa en la etiqueta, cuya gráfica se reprodujo. Es de anotar, que en la Resolución demandada núm. 07507 de 24 de febrero de 2009, se observan varios de los empaques analizados en los cuales aparece la marca “TROLLI” (registrada por el tercero interesado, según lo anota la Superintendencia), como marca 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de

2015. Rad.: 2009 – 00552. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González. nominativa para identificar productos de la Clase 30 Internacional y la expresión STRAWBERRY PUFFS o KISS, como explicativa de la forma que tienen las gomas (fresas o besos), lo que concuerda con la figura

objeto de cancelación; éstas y otras etiquetas, que también tienen elementos denominativos, se ven con mayor claridad en la Resolución núm. 24780 de 20 de mayo de 2009, que respondió al recurso de apelación ; en todas se observa la marca figurativa compuesta por fresas que tienen los brazos hacia arriba y que están jugando. - Consulta en la pá