CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00558-00-2017

CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - No procede por el uso de detalles o elementos adicionales de la marca / CANCELACIÓN TOTAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Improcedencia respecto de la marca figurativa registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]as marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico, donde por lo general uno de los elementos predomina. Por ende, el hecho consistente en que la marca figurativa registrada haya sido utilizada junto con la expresión TROLLI y las palabras Gummi Candy y gomas de gelatina y debajo las expresiones SOUR GLOWWORMS que son denominaciones descriptivas del producto, no puede entenderse como modificaciones a la marca que alteraran su carácter distintivo. Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de similares supuestos de hecho y de derecho en donde se analizó la legalidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó la cancelación total por no uso del certificado de registro de una marca figurativa, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, presentada por la mismas sociedades actoras, la Sección Primera del Consejo de Estado consideró que se demostró el uso y regularidad de la marca y, además, que no hubo alteración de la misma, decisión que se prohíja en esta oportunidad. NOTA DE RELATORÍA. Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 5 de febrero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2009-00552-00, C.P. María

Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 168 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 170 /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00558-00

Actor: TROLLI IBÉRICA S.A y MEDERER GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - DECISIÓN 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 165 - CANCELACIÓN POR NO USO DE REGISTRO MARCARIO La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por las sociedades Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones núms. 7497 del 24 de febrero 2009, por la cual se decide y niega la cancelación total por no uso del

registro número 281113, correspondiente a una marca figurativa de la nomenclatura de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; 17845 de 20 de abril de 2009 y 35994 de 17 de julio de 2009, que decidieron, respectivamente, los recursos de reposición y de apelación, confirmando la decisión, todas ellas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Los demandantes, actuando por medio de apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A), instauraron demanda en contra de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) La Resolución 7497 del 24 de febrero 2009, por la cual se decide y niega la cancelación total por no uso del registro número 281113, correspondiente a una marca figurativa, registrada para identificar productos comprendidos en la nomenclatura de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, (ii) La Resolución 17845 de 20 de abril de 2009, por la cual se resuelve un recurso de reposición y (iii) la Resolución 35994 de 17 de julio de 2009, por la cual se resuelve un recurso de apelación. Para el efecto formuló las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 7494 de fecha 24 de febrero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo Nº 03-075032, mediante la cual niega la cancelación TOTAL por no uso del certificado de registro

de marca Nº 281113, correspondiente a la marca figurativa, en la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos. “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 17845 de fecha 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 7494 de fecha 24 de febrero de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 35994 de fecha 17 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 7494 de fecha 24 de febrero de 2009.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación total por no uso del registro de la marca FIGURATIVA, clase 30, certificado de registro Nº 281113.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar explicación del articulo 176 del

C.C.A.

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]1.” (Mayúsculas tomadas del original) I.2. Los hechos La parte actora señaló que mediante escrito presentado el 4 de abril de 2008, las

sociedades Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, por medio de apoderado, presentaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de cancelación por falta de uso en contra del certificado registro número 281113, correspondiente a una marca figurativa, registrada para identificar productos comprendidos en la nomenclatura de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad Procaps S.A. En oficio nº 5203, la Superintendencia de Industria y Comercio admitió la solicitud de cancelación, el cual fue notificado el 13 de mayo de 2008 por fijación en lista del 18 de abril de 2008 al apoderado de la sociedad titular del registro. El 18 de julio de 2008, cumpliendo con el término dispuesto en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la sociedad Procaps S.A por medio de su apoderado contestó la solicitud de cancelación presentada. Mediante la Resolución 07497 del 24 de febrero de 2008, la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar la cancelación total por no uso del certificado de registro número 281113, 1 Folio 51-52 del cuaderno principal correspondiente a una marca figurativa, cuya titularidad corresponde a Procaps S.A. En el mismo sentido, dicha resolución resolvió la cancelación parcial del registro de la marca figurativa número 281113, excluyendo de su cobertura los siguientes productos: “[…]chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos

del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal , mostaza; vinagre, salsas (con excepción salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”.2 A raíz de lo dispuesto en la providencia antes referida, la marca figurativa número 281113 quedó registrada para identificar: “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería […]”, productos contenidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional. Dentro del término y con el lleno de requisitos de ley, los apoderados de las sociedades Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH interpusieron recurso de reposición, y en subsidio, de apelación en contra de lo resuelto en la Resolución 7497 del 24 de febrero 2009. A través de la Resolución 17845 del 20 de abril de 2009, el Jefe de la División de Signos Distintivos decidió el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 7497 de 2009, así mismo concedió el recurso de apelación en sede del Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual. El Delegado para la Propiedad Intelectual mediante la Resolución 35994 del 17 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión contenido en la referida Resolución 7497 del 24 de febrero 2009. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo que los actos acusados violaron el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 2 Folio 24 del cuaderno principal Andina, el cual se refiere a la cancelación del registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiere utilizado por su titular, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Referenció la legislación de la Comunidad Andina donde se consagra la posibilidad de cancelación de una marca no usada, a solicitud de la persona interesada; que la prueba del uso de la marca está sujeta a unas condiciones que señala la disposición violada, a saber: acreditarse por parte de su titular o una persona autorizada por este; producirse por lo menos en un País Miembro del Pacto Andino; probarse en la forma y para los productos para los que fue registrada; y acreditarse en un período anterior a los tres años a la fecha en la cual se presente la acción de cancelación. A partir de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, el demandante señaló que no se probó el uso de la marca, el cual debe ser real y efectivo, en tal sentido no basta la mera intención de usar la marca y debe materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes a título oneroso como verdaderos actos de comercio (Proceso 17-IP-95)3. De este modo, su uso se debe efectuar de conformidad con las siguientes condiciones: “[…] 1. PERSONA: el uso debe acreditarse por parte de su titular o una persona autorizada por éste, en consecuencia, debe acreditarse el vínculo

jurídico entre el titular y la persona que está usando la marca.

2. TERRITORIO: el uso debe producirse en uno o varios países miembros del pacto andino.

3. FORMA: En cuanto a la forma debe probarse el uso en el mercado, en la forma en la cual se encuentra registrada la marca, y respecto de los productos para los cuáles está registrada.

4. TEMPORALIDAD: El uso debe acreditarse en un periodo anterior a los tres años, a la fecha en el cual se presente la acción de cancelación […]”.4

En consideración a lo anterior, el demandante sostuvo que existió un desconocimiento de la norma invocada pues el uso de la marca no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada, es decir, su forma figurativa. Manifestó que, en el respectivo proceso administrativo, no se probó el uso respecto de la marca figurativa, sino que se aportó como única prueba un CD con 3 Folios 55 y 56 del cuaderno principal 4 Folios 53 y 54 del cuaderno principal fotografías de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLLI GLOWWORMS acompañada de la figura registrada como marca, bajo el registro Nº 281113. Adicionalmente, afirmó que dentro del expediente no reposan los elementos probatorios, en donde conste que el signo TROLLI GLOWWORMS contiene la marca figurativa cuya nulidad se demanda, ni tampoco existe prueba alguna que demuestre el uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina y la legislación nacional en materia probatoria. Trajo a colación la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de diferentes decisiones de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio para recalcar que es un elemento esencial de la marca el supuesto de que la misma sea una marca mixta, nominativa o figurativa, por lo cual no puede probarse el uso de una marca mixta a través de su denominación, ni el uso de un signo que combine elementos gráficos y nominativos, y tampoco puede probarse el uso de una marca figurativa con una marca mixta, más aun cuando como ocurre en este caso no se prueba que la marca mixta se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación. Recordó que en la Interpretación Prejudicial de 2 de febrero de 2005, en el Proceso núm. 157-IP-2004, el Tribunal Andino de Justicia señaló que “[…] si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse su falta de uso de ésta y promoverse su cancelación[…]”, y que la acción de cancelación por falta de uso no será procedente, si el titular del signo demuestra que se ha debido a una situación de fuerza mayor o de caso fortuito o a otro motivo justificado, y una vez desaparezca la causa se reanuda el cómputo. II.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 12-IP-2013 de fecha 12 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha

Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluyó5: “[…] 1. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se hay solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho un uso real y efectivo de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

2. El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir, cuando no se está usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubieses registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de productos o servicios.

3. Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder

diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Corresponde, entonces con estos antecedentes, al funcionario administrativo o, en su caso, al juzgador, analizar si la forma en la que ha sido usada la marca FIGURATIVA, no altera al carácter distintivo de la marca registrada.

4. La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades, realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

5. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria, asimismo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios probatorios permitidos en la legislación nacional. Estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada y deben ser presentados en los plazos prescritos por la norma comunitaria.

6. La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, 5 Folios 206 a 213 del cuaderno principal deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta haya sido o no usada de manera real y efectiva en el mercado […].” (Mayúsculas tomadas del original) III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones. Mediante auto del 8 de marzo de 20106, se admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por las sociedades Trolli Ibérica S.A y Mederer GMHB en contra de las resoluciones antes referidas, ordenando notificar de la misma al señor Superintendente de Industria y Comercio, al Procurador Primero Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado y a la sociedad Procaps S.A., tercero interviniente. IV.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO Surtido el trámite anterior, el demandado y el tercero interesado presentaron escritos de contestación de la demanda, en las cuales se expusieron los siguientes argumentos y excepciones: IV.1. LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El doctor Ramón Francisco Cárdenas Ramírez, apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 144 del Código Contencioso Administrativo, solicitó negar las pretensiones y condenas solicitadas en la demanda de la referencia, por cuanto, en su entender carecen de apoyo jurídico y un sustento legal, en consideración a lo siguiente: Consideró que no se ha incurrido en violación alguna de las normas consagradas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto, por el contrario, las resoluciones proferidas se fundamentaron en estas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida. 6 Folio 99-101 del cuaderno principal Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio a través del Jefe de la

División de Signos Distintivos y el Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia y Comercio, según el Decreto Ley 2153 de 1992 y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, expidió valida y legalmente las Resoluciones núms. 7497 del 24 de febrero de 2009, 17845 de 20 de abril de 2009 y 35994 de 17 de julio de 2009. Manifestó que de los documentos que hacen parte del expediente Administrativo Nº 03-75032, se puede concluir de forma clara y contundente que la actuación administrativa se ajustó al trámite administrativo dispuesto en la ley marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de la defensa de los intervinientes. Sostuvo que el demandante tiene la convicción errónea de que se probó el uso de la marca figurativa con el uso de la marca mixta. Al respecto, comentó que la Doctrina ha precisado que para poder identificar un solo producto o servicio en el mercado, se utilizan al mismo tiempo dos o más signos distintivos, estén o no registrados, de manera que cada uno de ellos conserve su individualidad, sin que juntos lleguen a formar un nuevo o tercer signo. Recordó que el titular del registro marcario se encuentra en la obligación de demostrar su uso y que el uso de la marca cuestionada puede probarse mediante facturas comerciales, inventarios de las mercancías cuya existencia está debidamente certificada por una firma de auditores, o cualquier otro medio de prueba reconocido por la legislación nacional, con el objeto de que se demuestre la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. Resaltó que en las facturas aportadas dentro del proceso administrativo por parte

de Procaps S.A se puede verificar una casilla relacionada con los productos adquiridos dentro de los cuales se identifica los productos TROLLI acompañados de la expresión SOUR GLOWWORMS, expresiones relacionadas con la marca figurativa bajo el registro Nº 281113., coincidiendo además con la forma como estos son comercializados. Por otro lado, alegó que en los empaques aportados como pruebas en el expediente correspondiente se puede verificar la marca figurativa bajo el registro Nº 281113, aparece en la parte inferior derecha de estos, junto con la presencia de la marca registrada TROLLI y las expresiones SOUR GLOWWORMS, como referencia de la marca figurativa. Dejó constancia que en las facturas aportadas se demuestran regularidad y cantidad en la comercialización durante los años consecutivos anteriores a la presentación de la petición de cancelación marcaria, por cuanto en el período comprendido entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008 las ventas de los productos identificados con la marca figurativa (SOUR GLOWWORMS o TROLLI) ascienden a $427.036.778,oo de los cuales $74.876.447.oo corresponden al año 2005, $152.533.685.oo corresponden al 2006, $163.286.oo al 2007 y $34.339.977.oo al 2008, quedando así demostrado el valor unitario de cada producto y que el valor de ventas es cuantioso y seguramente debe corresponder a un porcentaje importante en el mercado relevante, de manera que hay uso de la marca figurativa en el modo y cantidades suficientes, en razón de la naturaleza y finalidad del producto. En el mismo sentido recalcó que las facturas allegadas al expediente fueron

expedidas por la sociedad Alinova S.A., que es la sociedad encargada de realizar la venta y todo tipo de actividad relacionada con el uso y explotación de la marca, por autorización del representante legal del titular de dicha marca, según documento aportado. Como consecuencia, consideró que queda demostrado que la marca figurativa número 281113 fue usada en el mercado conjuntamente con la marca TROLLI, pudiéndose cada una de ellas diferenciarse, pues son distintivas frente a los productos que amparan de la siguiente manera: “[…] TROLLI permite diferenciar el origen empresarial y la marca figurativa nº 281113, indica el tipo o forma de la goma además, cabe recalcar, al ser la marca figurativa, impronunciable, es lógico que vaya acompañada de la expresión para facilitar al público su solicitud […]”.7 No hay duda que el uso relevante de la marca figurativa del registro número 281113 se probó en sede administrativa con las facturas de venta expedidas por Alinova S.A. y oportunamente allegados por PROCAPS S.A, las declaraciones8, las etiquetas de los productos9 y demás pruebas. En consecuencia, los actos 7 Folio 142 del cuaderno principal 8 Folios 101 a 102 del cuaderno de antecedentes administrativos 9 Folios 106 a 109 del cuaderno de antecedentes administrativos recurridos no son nulos, pues de lo contrario, se ajustan a las disposiciones legales y vigentes aplicables en materia de derecho marcario. IV.2. TERCERO INTERESADOLA SOCIEDAD PROCAPS S.AEl señor Diego Muñoz Marroquín, apoderado judicial de la Procaps S.A, en condición de tercero

interesado cumpliendo lo dispuesto en el artículo 146 del Código Contencioso Administrativo, solicitó que se nieguen las pretensiones del demandante en los siguientes términos: Comenzó señalando que la demanda carece de cualquier fundamento legal serio, pues en las resoluciones recurridas no hay un indicio de un vicio de legalidad de las mismas, al punto que en la demanda no se indica por ningún lado el supuesto fáctico sobre el cual se fundamenta la presunta violación de la norma invocada. La norma atacada no tiene relación alguna con los hechos y argumentos esgrimidos en la demanda. Propuso que la demanda no debe prosperar, porque la parte actora presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad no solicita derecho alguno; su única pretensión está encaminada a que se declare la nulidad de los actos acusados, y en efecto con su expedición no se vulneró ningún derecho, ni norma alguna. Recalcó que no es función del Consejo de Estado revisar las decisiones emitidas en vía gubernativa con motivo de una simple inconformidad de las personas y por ende, no debe ser entendido el recurso de nulidad y restablecimiento del derecho como recursos extraordinarios de revisión o de apelación. Según su punto de vista, lo que sí se demostró en las resoluciones atacadas es la clara aplicación del artículo 165 de la Decisión Andina, toda vez que la Superintendencia limito el registro de unos productos cobijados por la marca y desestimo la cancelación total de la misma. Frente a la aplicación del artículo 166 de la Decisión de la Comunidad Andina recuerda lo dispuesto en la interpretación judicial dictada el interior del proceso 134-IP-2005 que dispone:

“[…] (3) De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales […].” Advirtió, que en la demanda se alegó que la figura registrada no había sido utilizada de manera relevante, que la certificación del revisor fiscal no contemplaba o hacía referencia a la marca figurativa y que dentro de las etiquetas presentadas no se plasmaba la marca figurativa tal como se había registrado. No existía entonces, una diferenciación de los demás elementos marcarios, impidiendo al consumidor que la considere como una marca nueva diferente al registro, por lo cual se tiene como un uso relevante y válido del signo. Recordó que en Colombia no es práctica comercial disponer en una factura de venta la marca figurativa que identifica al producto vendido, de lo contrario estos documentos indican el nombre con el que se pueda individualizar dicho producto y que adicionalmente las facturas cuentan con números de referencia que coinciden plenamente con las que acompañan los códigos de barras de los empaques del producto.

V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Mediante auto de 11 de octubre de 201310, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada y el tercero con interés en las resultas del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

VII.- CONSIDERACIONES DE LA SALA VII.1.- Problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por las sociedades Trolli Ibérica y Mederer GMBH, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las Resoluciones núms. 7497 del 24 de febrero 2009, por la cual se decide y niega la cancelación total por no uso del registro número 28111311, correspondiente a la marca figurativa de la clase 30 de la clasificación de Niza, 10 Folio 215 del cuaderno principal 11 Folios 30 a 31 del cuaderno de antecedentes administrativos. 17845 de 20 de abril de 2009, por la cual se resuelve un recurso de reposición y 35994 de 17 de julio de 2009, por la cual se resuelve un recurso de apelación. La sociedad actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio no accedió a la cancelación total por falta de uso el el registro de la marca figurativa en comento, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza12, cuyo titular es la sociedad Procaps S.A, desconociendo el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. La marca figurativa registrada bajo el núm. 28111313 a nombre de la sociedad Procaps S.A., se expresa así: La anterior marca figurativa se registró para distinguir: “[…]dulces, gomas, y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería,

helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; 12 13 Folio 30 del cuaderno principal levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […].” Por otro lado, a folio 106 del expediente 0375032, consta la etiqueta del producto que incluye la marca figurativa del producto así: La Resolución núm. 074907 de 24 de febrero de 2009, confirmada por los otros actos acusados, resolvió: “[…] ARTICULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado de registro número 281113, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

ARTICULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos; “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería , helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal , mostaza; vinagre, salsas ( con excepción salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”.

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado número 281113, correspondiente a la marca figurativa,

distinguirá: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, pro