CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00559-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - No procede por el uso de detalles o elementos adicionales de la marca / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procedencia respecto de la marca figurativa registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala, prohíja los pronunciamientos anteriores de esta Sección proferidas el 12 de julio de 2018, 1.º de diciembre de 2017, 16 de junio de 2016 y 5 de febrero de 2015, y concluye que existe una línea jurisprudencial relativa a que la reproducción de marcas figurativas en empaques de producto que incluyen signos y diseños adicionales, no diluye su capacidad distintiva. La Sala encontró que la parte demandada, estudió y aplicó correctamente la norma andina así como los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta Sección Primera, para decidir la cancelación parcial por no uso de la marca figurativa identificada con número de registro 281110 del tercero con interés. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no se vulneraron los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 por cuanto, se demostró en el proceso que, un tercero autorizado por el titular de la marca figurativa identificada con número de registro 281110 la usó de manera real y efectiva en el mercado colombiano para identificar gomas de gelatina y dulces de goma, sin

modificaciones que diluyeran su capacidad distintiva y durante los tres años consecutivos precedentes al 4 de abril de 2008, fecha de solicitud de la cancelación por no uso, esto es, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Secciones Primera, Segunda y Quinta, de 12 julio de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2009-0055400, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; 1 de diciembre de 2017, Radicación 1100103-24-000-2009-00558-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 16 de junio de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2009-00553-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 5 de febrero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2009-00552-00, C.P. María Elizabeth García González; 23 de julio de 2009, Radicación 25000-23-25-0002007-00460-02, C.P. Bertha Lucia Ramirez de Páez; y 3 de marzo de 2016,

Radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00559-00

Actor: TROLLI IBÉRICA S.A Y MEDERER GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Reiteración de Jurisprudencia - Cancelación por no uso de registro marcario / Uso real y efectivo de la marca – Uso de marcas figurativas en conjunto con otros signos no diluye su capacidad distintiva.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron Trolli Ibérica S.A y Mederer Gmbh, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 6177 de 17 de febrero de 2009, 18118 de 20 de abril de 2009 y 36007 de 17 de julio de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Trolli Ibérica S.A y Mederer Gmbh, en adelante las partes demandantes, por intermedio de apoderado especial1 y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, presentaron demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, para que se declare la nulidad de: i) las

resoluciones núms. 6177 de 17 de febrero de 2009, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca” y 18118 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 36007 de 17 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó la cancelación total por no 1 Cfr. Folio 2 a 7 2 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folios 48 a 60 uso de la marca FIGURATIVA identificada con número de registro 281110, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza, pero se accedió a la petición subsidiaria del solicitante de ordenar la cancelación parcial del registro marcario.

2. Las partes demandantes, solicitaron, a título de restablecimiento de derecho,

que se ordene a la parte demandada cancelar por no uso el registro de la marca en mención. Pretensiones

3. Las partes demandantes solicitaron que se les reconozcan las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 6177 de 17 de febrero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo Nº 03-075029, mediante la cual niega la cancelación TOTAL por no uso del certificado de registro de marca Nº 281110, correspondiente a la marca FIGURATIVA, en la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 18118 de fecha 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 6177 de 17 de febrero de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 36007 de 17 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 6177.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación total por no uso del registro de la marca FIGURATIVA, clase 30, certificado de registro Nº

281110.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad industrial […]”. 5 Cfr. Folios 49 y 50

Presupuestos fácticos

4. Las partes demandantes indicaron, en síntesis, los siguientes hechos6 para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Trolli Ibérica S.A y Mederer Gmbh solicitaron la cancelación por no uso del certificado de registro núm. 281110, correspondiente a una marca FIGURATIVA registrada para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Procaps S.A. 4.2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 6177 de 17 de febrero de 2009, negó la cancelación total del registro marcario, pero ordenó su cancelación parcial quedando exclusivamente para identificar “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza […]”7. 4.3. Trolli Ibérica S.A y Mederer Gmbh interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 6177 de 17 de febrero de 2009. 4.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 18118 de 20 de abril de 2009,

resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 6177 de 17 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 36007 de 17 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 6177 de 17 de febrero de 2009. Norma violada 6 Cfr. Folios 50 y 51 7 Idem

5. Las partes demandantes, adujeron la violación del artículo 1658 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

6. Las partes demandantes, en síntesis, expusieron los cargos de violación así: 6.1. Señalaron que “[…] el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se aportó como única prueba de uso respecto de la marca FIGURATIVA, un cd que contiene la fotografía de una etiqueta en la cual aparecen las palabras TROLLI CLASSIC BEARS, acompañadas de la figura registrada como marca, bajo certificado número 281110 […]”9. 6.2. Indicaron que “[…] dentro del expediente no aparecen pruebas ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI CLASSIC BEARS, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las

condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria. En estas condiciones, resulta que no se probó el uso en las condiciones exigidas por la legislación comunitaria andina […]”10. 6.3. Agregaron que “[…] se desprende que es un elemento esencial de la marca el hecho de que la misma sea una marca mixta, nominativa o figurativa; ésta no es una calificación al azar, y el hecho de que la misma constituya una marca FIGURATIVA, una marca MIXTA o una marca NOMINATIVA la identifica, y por tanto, al tratarse de un elemento definitivo e identificado, no puede probarse el uso de una marca mixta a través de su denominación, ni puede probarse el uso de una 8 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o

servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”. 9 Cfr. Folio 53 10 Ibidem. marca FIGURATIVA, con una marca MIXTA, más aún, si como ocurre en este caso en ninguna parte se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación […]”11. Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial12, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por las partes demandantes en los términos descritos a continuación. 7.1. Afirmó que los actos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486. 7.2. Señaló que “[…] contrario a lo que sostiene el actor y conforme se indicó en las resoluciones atacadas y se indica en esa instancia, la sociedad Procaps S.A dentro del trámite administrativo correspondiente, probó el uso de la marca figurativa con certificado de registro No. 281110 con respecto a los productos que esta marca ampara […]. 7.3. Manifestó en relación con la presentación de la marca y marca registrada, que “[…] En las facturas aportadas se observa una casilla relativa a los productos adquiridos donde se hace referencia a los de marca TROLLI con la expresión adicional CLASSIC BEARS que los ayuda a diferenciar en el comercio. Ahora, conforme la aclaración que hizo el apoderado de la sociedad PROCAPS S.A, los

productos que hacen relación a la marca FIGURATIVA registrada, se acompañaron de la expresión CLASSIC BEARS la cual, valga la aclaración, se utiliza de manera simultánea con la marca FIGURATIVA registrada y la marca TROLLI para identificar los productos en el mercado entonces, en las facturas, las expresiones TROLLI CLASSIC BEARS nos referirán directamente los productos amparados por la marca FIGURATIVA Certificado No. 281110 […]”. 7.4. Agregó que “[…] De igual forma coadyuvando con lo anterior, si observamos los empaques aportados por la parte accionada, se evidencia que los mismos están conformados por los elementos ya mencionados, en la parte superior la marca TROLLI, bajo ella la expresión CLASSIC BEARS y en la parte inferior hacia 11 Cfr. Folio 56 12 Cfr. Folios 123 a 126 la derecha en un tamaño importante, la gráfica de la marca FIGURATIVA registrada esto es, figura de osos con sus oseznos […]. En conclusión, es claro que la forma de referenciar los productos en las facturas coincide con la forma como estos son comercializados puesto que en los empaques y como ya se dijo con anterioridad, la marca FIGURATIVA, va acompañada de la marca TROLLI y la expresión CLASSIC BEARS como parte integrante de un todo […]”13. 7.5. Aseguró que “[…] Ahora, conforme jurisprudencia reiterada, se acepta que las marcas puedan ser utilizadas al mismo tiempo siempre y cuando cada una de ellas conserve la distintividad que la caracteriza y así lo perciba el consumidor. En este caso, la marca FIGURATIVA Certificado No. 281110 y la marca TROLLI, son utilizadas conjuntamente además, cada uno de ellas, tiene una posición

importante en el conjunto toda vez que tienen una distancia suficiente que permite al consumidor, diferenciar la una de la otra; además es importante tener en cuenta que las marcas FIGURATIVAS en principio son impronunciables por lo cual, es válido que el titular de la marca FIGURATIVA la acompañe de expresiones que faciliten al consumidor solicitarla en el mercado lo cual, es evidente en el caso en estudio […]; de los empaques aportados se evidencia que se trata de gomas de gelatinas o dulce de goma, ya que en la parte superior de cada empaque se enunció el contenido en letra de menor tamaño con las expresiones: GOMAS DE GELATINA o GUMMI CANDY […]”14. 7.6. Sostuvo que “[…] la modalidad en que se efectúo la comercialización, fue a través de autorización dada a la empresa PROCAPS S.A., quien facturó a nombre de otras empresas e incluso particulares, las gomas TROLLI CLASSIC BEARS, lo cual se evidencia de las facturas aportadas luego, se deduce que la sociedad ALINOVA S.A., es proveedor de los productos, los cuales vende a sus distribuidores, quienes a su vez, los colocan a disposición del consumidor final […]; en cuanto a la cantidad de productos comercializados, se pudo observar que, en el periodo comprendido entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008, las ventas de los productos identificados con la marca FIGURATIVA ascienden a $256.680.807, de los cuales $52.285.085 corresponden al 2005, $86.811.759 corresponden al 2006, $92.819.833 corresponden al 2007 y $24.764.130

corresponden al 2008 […]”15. 13 Cfr. Folios 120 y 121 14 Cfr. Folio 121 15 Ibidem 7.7. Indicó que “[…] teniendo en cuenta el valor unitario de cada producto y las ventas realizadas en el periodo correspondiente, se concluye que debieron ser muchas las unidades que se comercializaron toda vez que el valor de las ventas fue cuantioso y seguramente correspondió a un porcentaje importante del mercado relevante, por lo cual la División de Signos Distintivos de esta Entidad consideró, que frente a la marca FIGURATIVA Certificado No. 281110, existe un uso, en el modo y cantidad suficiente, en razón a su naturaleza y finalidad […]”.16 7.8. Afirmó que “[…] con relación a los "otros" productos amparados dentro la marca FIGURATIVA Clase 30 Internacional y como quiera que la titular del registro no probó su uso real y efectivo en el comercio, la Superintendencia entró a limitar el amparo el cual quedó, como se mencionó con anterioridad, para "dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería"[…]”.17 7.9. Concluyó indicando que “[…] PROCAPS S.A, contrario a lo que sostiene el actor, si probó a esta Entidad, el uso real y efectivo de su marca FIGURATIVA Certificado No. 281110 en relación con los productos "dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería" Clase 30 Internacional […]”18.

8. Procaps S.A., tercero con interés directo en los resultados del proceso, en adelante el tercero con interés, por intermedio de su apoderado especial, intervino

en los siguientes términos:

8.1. Sostuvo que la acción interpuesta resulta improcedente y que, no obstante lo anterior, los actos administrativos acusados se profirieron en estricto cumplimiento de las normas vigentes.19 8.2. Afirmó que Procaps S.A. “[…] efectivamente la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó una limitación en los productos cobijados por la marca, según su mejor criterio, y desestimó la cancelación total de la marca […].”20. 8.3. Adujo que con cada pieza que compone el acervo probatorio del expediente administrativo se acreditó el uso de la marca figurativa registrada en cuestión para identificar golosinas en el mercado colombiano dentro del período relevante; y, 16 Ibidem 17 Cfr. Folio 122 18 Cfr. Folio 122 19 Cfr. Folio 129 20 Cfr. Folio 131 que por esta razón se restringió la cobertura de la marca exclusivamente para tales productos.21 Interpretación Prejudicial

9. El Consejero Sustanciador, mediante auto proferido el 01 de diciembre de 201422, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina envió a esta Corporación, la interpretación prejudicial 492-IP-2015 de 14 de julio de 201623, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que debían interpretarse los artículos 165 y 16624 de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Consejero Sustanciador, mediante auto proferido el 11 de mayo de 201825, reanudó el trámite procesal y corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial.

12. Dentro del plazo, las partes y el tercero con interés directo reiteraron los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda y los escritos de contestación de demanda. 21 Cfr. Folio 135 22 Cfr. Folio 163 23 Cfr. Folios 172 a 183 24 “[…] Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación […]”. 25 Cfr. Folio 191

13. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201226, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados27, y atendiendo a que la

abogada Liliana Ximena Guisao Salcedo, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 52.522.559 y con tarjeta profesional de abogada núm. 237.146, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada especial de la parte demandada28 y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería. 13.1.Mediante escrito de 31 de mayo de 201829, el tercero con interés presentó una solicitud de aclaración del Auto proferido el 11 de mayo de 201830, en los siguientes términos “[…] se puede observar en el poder de sustitución radicado el 13 de marzo de 2018, que el número de tarjeta profesional de la suscrita es 243.253 y NO el 243.551, como erradamente lo indicó ese Despacho en el auto objeto de aclaración […]” respecto de la cual la norma aplicable es el artículo 28631 del Código General del Proceso por remisión expresa del artículo 26732 del Decreto 01 de 2 de enero 1984, Código Contencioso Administrativo. 13.2.Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201233, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados34 y atendiendo a la petición de la apoderada del tercero con interés en el resultado del proceso, esta Sala reconocerá personería a la abogada María del Pilar Osorio Sánchez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.014.191.551 y con tarjeta profesional de

abogada núm. 243.253, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien allegó sustitución de poder para actuar en calidad de apoderada especial del tercero con interés35 y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley. 26 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 27 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 28 Cfr. Folios 220 a 223 29 Cfr. Folios 193 y 194 30 Cfr. Folio 191 31 “[…] Artículo 286: Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. […] Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso. […] Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella […]”. 32 “[…] Articulo 267. Aspectos No Regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. […]”. El Código Contencioso Administrativo remite al Código de Procedimiento Civil. No obstante, se aplican las disposiciones del Código General del Proceso, vigente para esta jurisdicción desde el 1° de enero de 2014, de acuerdo con el auto de Sala Plena

proferido el 25 de junio de 2014, C.P. Enrique Gil Botero, número único de radicación 25000233600020120039501 (49299) 33 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 34 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 35 Cfr. Folio 189

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

14. Visto el artículo 128 numeral 7.º36 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30837 de la Ley 1437 de 18 enero de 201138, sobre el régimen de transición y vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, del artículo 1.º39 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200340, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa Comunitaria que regula el registro de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vi) la Interpretación Prejudicial 492IP-2015 de 14 de julio de 2016 y, vii) análisis del caso concreto.

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal

de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite. Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 17.1.La Resolución núm. 6177 de 17 de febrero de 200941, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA identificada con número de registro 281110 para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la 36 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 37 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 38 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 39 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente

a otras secciones, como corresponde al presente caso. 40 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 41 Cfr. Folios 64 a 75 Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de Procaps S.A., pero ordenó la cancelación parcial del mencionado registro. 17.1.1. La parte motiva de la Resolución indicó lo siguiente: (i) En cuanto al uso real del signo frente a la marca registrada: “[…] En las facturas antes relacionadas, se puede observar que, en la casilla relativa a los productos adquiridos, se encuentra la referencia a diferentes bienes identificados por la marca TROLLI, cada uno acompañado de una expresión adicional que es la que ayuda a diferenciarlos en el mercado. Para el efecto recordemos que el apoderado de la sociedad titular en su respuesta aclaró, que las facturas se identifican por la expresión que acompaña a las gráficas, en este caso, por la expresión CLASSIC BEARS, la cual es usada de manera simultánea con la marca figurativa y la marca TROLLI para identificar estos productos […]. Así, la forma como son referenciados los productos en las facturas coincide con la forma como estos son comercializados, puesto que en los empaques, la gráfica va acompañada de la expresión TROLLI y CLASSIC BEARS como parte integrante de un todo […]. Aceptamos que diferentes marcas pueden ser utilizadas al mismo tiempo siempre y cuando, cada una de ellas conserve la distintividad que la caracteriza y así lo perciba el consumidor. Así que de acuerdo a lo expuesto sobre uso simultáneo de marcas, aceptamos que la marca figurativa es usada en el mercado, aun cuando se use conjuntamente con la marca TROLLI, ya que cada una de las marcas tiene una posición

importante, conservan una distancia suficiente para entender que son dos marcas diferentes y cada una es igualmente distintiva e individualizadora de los productos que identifica […]. Por lo tanto, entendemos que en el presente caso existe un uso simultáneo valido de marcas, que tendremos en cuenta al momento de analizar las pruebas aportadas. […]”. (Destacado de la Sala) (ii) Frente a la cantidad, modo y modalidades del uso probado: “[…] se aprecia que el producto que se comercializa es una goma de gelatina […]; la modalidad en que se efectuó la comercialización fue mediante la expedición de facturas por la sociedad ALINOVA S.A. por concepto de venta de los productos TROLLI CLASSIC