CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00560-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN DE UNA MARCA FIGURATIVA – Con fundamento en que el uso que se le dio no obedece a la forma en que fue registrada / CANCELACION DE REGISTRO MARCARIO - No procede por el uso de detalles o elementos adicionales de la marca / EXPRESIONES EXPLICATIVAS / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Prueba / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Si el titular prueba el uso no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada, sino respecto de algunos, conservará el registro para los que sí acreditó / CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - Procede respecto de la marca FIGURATIVA para identificar los productos chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas, y preparaciones hechas a base cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos de la Clase 30 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[D]e las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca FIGURATIVA cuestionada, en primer lugar, la Sala no encontró documento alguno en el que se pudiera advertir que el titular de la marca figurativa la alteró o modificó y que, como consecuencia de ello, el signo perdiera

su distintividad. En efecto, al aplicar los criterios definidos por el Tribunal, la Sala considera que la reproducción idéntica de la marca figurativa en los empaques examinados no diluye su capacidad distintiva o diferenciadora; y que su uso conjunto con los elementos denominativos “TROLLI”, “GUMMI CANDY” y “CATERPILLARS”, no tiene como consecuencia la pérdida de la fuerza distintiva de la marca registrada para identificar los productos que ampara. En segundo lugar, la Sala advierte que las 393 copias de facturas expedidas por la sociedad ALINOVA S.A., por ventas de los productos denominados como gomas CATERPILLARS, acompañadas del contrato de autorización de uso de la marca, así como de la certificación expedida por el revisor fiscal de la mencionada compañía, allegados al trámite administrativo, demuestran el uso efectivo y real de la marca FIGURATIVA, en relación con productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso. Al respecto, la Sala precisa que no motiva la cancelación de la marca el hecho de que las facturas de venta contengan el elemento nominativo CATERPILLARS, que es una expresión explicativa del producto o del registro marcario cuestionado, porque, como ya se dijo, el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad. Además, varias marcas pueden ser utilizadas al mismo tiempo, siempre y cuando cada una de ellas conserve la distintividad que la

caracteriza, como ocurre en el presente caso. Por tal razón, es dable afirmar que aun usando en conjunto los elementos denominativos “GUMMI CANDY”, “CATERPILLARS” y el registro marcario “TROLLI” simultáneamente con la marca FIGURATIVA, la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que los trazos figurativos de forma de gusanos que componen el signo cuestionado no fueron modificados. Precisamente, la Sala, al estudiar un caso similar, en la sentencia de 5 de febrero de 2015, que ahora se prohíja, sostuvo que no motiva la cancelación total de la marca figurativa cuestionada, el hecho de que el signo cuestionado estuviese acompañado de expresiones explicativas, porque el uso de la marca figurativa demandada era relevante según se advertía en las etiquetas, lo cual le daba distintividad. […] Así las cosas, la marca FIGURATIVA, que la parte demandante sostiene que se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada en conjunto con los elementos nominativos “TROLLI”, “GUMMI BEAR” y “CATERPILLARS” mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su conjunto, motivo por el cual la Sala no evidencia que la demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. Ahora bien, en cuanto al requisito del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA cuestionada, se considera que las pruebas documentales recaudadas en el procedimiento administrativo dan cuenta del uso dado a dicho signo de manera parcial, ya que, a juicio de la Sala, el material probatorio valorado demuestra que

algunos de los productos identificados con dicho signo se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles en éste durante el período relevante. Por lo tanto, la sociedad PROCAPS S.A. probó parcialmente el uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA con registro núm. 281111 en el comercio, por lo que la decisión de la parte demandada en los actos administrativos acusados de no cancelar totalmente el registro no violó el ordenamiento jurídico comunitario.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00560-00

Actor: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA MARCA FIGURATIVA CUESTIONADA, IDENTIFICADA CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 281111, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD PROCAPS S.A.

DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA

DISTINGUIR “DULCES, GOMAS, BOMBONES Y TODO TIPO DE PRODUCTOS

DE CONFITERÍA”, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 30 DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. LA REPRODUCCIÓN DE

MARCAS FIGURATIVAS EN EMPAQUES DE PRODUCTO QUE INCLUYEN

SIGNOS Y DISEÑOS ADICIONALES NO DILUYE SU CAPACIDAD DISTINTIVA.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 09045 de 26 de febrero de 2009, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca"; 17843 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 36008 de 17 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente el certificado de registro núm. 281111 de la marca FIGURATIVA, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la

sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el día 4 de abril de 2008, presentaron solicitud de cancelación por no uso del registro marcario núm. 281111, correspondiente a una marca figurativa, 1 En adelante SIC. registrada para identificar productos comprendidos en la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A. 2°: Que mediante Resolución núm. 09045 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 de la SIC, decidió, por un lado, negar la cancelación total por no uso del registro núm. 281111 y, por el otro, canceló parcialmente dicho registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas, y preparaciones hechas a base cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”. Como consecuencia de tal limitación, solamente distinguirá “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería […]”.

3º: Que contra la citada resolución interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante Resolución núm. 17843 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 36008 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]” 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Hoy Dirección de Signos Distintivos. I.2.- Fundamentaron los cargos de violación, en síntesis, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 165, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Adujeron que la legislación comunitaria andina dispone que el titular de una marca debe usarla de forma relevante en aras de cumplir en el mercado con la función identificadora de los productos y/o servicios para los cuales se encuentra registrada, puesto que de no acreditarse su utilización, existe la posibilidad de que

un tercero solicite su cancelación por no uso. Indicaron que el uso de la marca debe efectuarse de conformidad con las siguientes condiciones: i) persona; ii) territorio; iii) forma y; iv) temporalidad; y que, a su juicio, en el presente caso el uso de la marca no se realizó en la debida forma, tal como fue registrada. Señalaron que las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A., mediante las cuales pretendió probar el uso del registro objeto de conflicto, demuestran claramente que la etiqueta utilizada que estaba autorizada para usar la marca figurativa, difería en elementos esenciales que alteraban el carácter distintivo que fue inicialmente registrado. Manifestaron que no se aportaron las facturas ni la certificación del revisor fiscal que demostraban que el signo “TROLLI CATERPILLARS” tenga incorporada la figura autorizada y registrada; y tampoco una sola prueba que demostrara el uso real y efectivo de la marca figurativa, en las condiciones exigidas por la normatividad marcaria. Aseguraron que no puede probarse el uso de una marca figurativa a través de un signo mixto y menos aún si en el mismo no se incorpora la figura objeto de cancelación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Agregó que dentro del expediente administrativo, a diferencia de lo afirmado por las actoras, el tercero con interés directo en las resultas del proceso probó el uso

parcial de la marca figurativa cuestionada, pues aportó suficiente material probatorio que demostraban su uso dentro de los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Que, en efecto, de las facturas aportadas por PROCAPS S.A. pudo observar una casilla relacionada con los productos adquiridos dentro de los cuales se encontraban productos “TROLLI” acompañados de la expresión “CATERPILLARS”, la cual hace alusión al signo cuestionado, que coinciden con la forma de como éstos son comercializados, comoquiera que en los respectivos empaques la marca FIGURATIVA cuestionada va acompañada de las mencionadas palabras, todo en conjunto y cada una guardando su distintividad. Aseveró que al revisar los empaques de los productos, encontró que la marca FIGURATIVA cuestionada aparece en un costado y con mayor tamaño; y que también observó la presencia de la expresión “TROLLI” como marca registrada y de las palabras “CATERPILLARS”, como referencia a la marca FIGURATIVA cuestionada y a la forma de las gomas, es decir, gusanos. Adujo que la marca FIGURATIVA cuestionada fue usada en el mercado conjuntamente con la marca “TROLLI” y la expresión “CATERPILLARS”; sin embargo, cada una tiene una posición importante, conservan distancia suficiente e individualmente consideradas, son distintivas frente a los productos que amparan. Indicó que el producto comercializado a través de la marca FIGURATIVA cuestionada fueron las gomas de azúcar, las cuales son dulces o confiterías; que su modalidad de comercialización fue a través de la sociedad ALINOVA S.A., debidamente autorizada por PROCAPS S.A., quien a través de almacenes como

CARULLA y ÉXITO los ponía a disposición del consumidor final, en forma y cantidad usual para este tipo de productos en el mercado; y que en cuanto a la cantidad de productos comercializados, las ventas ascendieron a la suma de $268.571.182, pudiéndose inferir un uso de forma permanente y continuo. II.2. La sociedad PROCAPS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, los actos administrativos acusados fueron legalmente motivados, sin que la parte actora hubiera explicado el vicio de ilegalidad. Señaló que el acervo probatorio aportado al expediente coincide totalmente con la marca figurativa registrada, en el sentido de que es el mismo dibujo y no una versión parcial o distinta de manera alguna; y que si tal registro ha sido siempre utilizado con elementos denominativos, tal situación no es motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1Las actoras insistieron en acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, el tercero con interés directo no demostró que la marca FIGURATIVA cuestionada haya sido efectivamente usada en el mercado colombiano, pues el material probatorio demuestra el uso de un signo diferente al que fue inicialmente registrado. IV.2La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e

insistió en que las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A. demostraron el uso dentro del período relevante de la marca figurativa cuestionada para identificar productos relacionados con dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, por lo que su cancelación total no era procedente. Resaltó que no es cierto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no haya demostrado que la figura registrada fuera utilizada de manera relevante dentro de la etiqueta, toda vez que de los empaques de los productos y de las piezas publicitarias allegadas era posible apreciar que existía un uso simultáneo de las expresiones “TROLLI” y “CATERPILLARS”, junto con la FIGURATIVA objeto de cancelación parcial. IV.3El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que la SIC acertó en la decisión de denegar la cancelación total de la marca FIGURATIVA cuestionada, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que las pruebas aportadas dentro del trámite administrativo demostraron el uso real y efectivo de la marca objeto de controversia; y que en la valoración que realizó la entidad demandada sobre las mismas se respetó el ordenamiento jurídico. Insistió en que demostró el uso en el mercado colombiano de la gráfica registrada como marca FIGURATIVA, la cual corresponde exactamente al certificado de registro núm. 281111, útil para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente los relativos a confitería.

IV.4En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…] 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 5 Proceso 603-IP-2019.

2. La cancelación parcial por no uso de la marca 2.1. En el presente caso, la marca FIGURATIVA, fue cancelada parcialmente por la SIC, bajo el argumento de que estaría siendo usada únicamente para identificar algunos productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. […] 2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la

falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.6. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tiene usos o

funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 3.1. Dado que en el proceso interno las sociedades trolli ibérica S.A. y Mederer GMBH, solicitaron la cancelación del registro por falta de uso de la marca “FIGURATIVA”, y mencionaron el tema de las pruebas aportadas, es pertinente realizar el análisis del presente tema. 3.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

[…]

4. El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio […] 4.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 4.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirsela norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos

marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 4.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado, listos para su comercialización. […] 4.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidoreslos bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […]

5. El uso de la marca diferente a la registrada 5.1. Teniendo en cuenta que se debate el hecho de que la marca FIGURATIVA no estaría siendo usada tal como fue registrada, y si debería proceder o no su cancelación, se desarrollara el presente tema. 5.2. El Tribunal al referirse al párrafo tercero del Artículo 168 de la Decisión 486, ha manifestado: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En

consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirán los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. 5.3. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción (sic) o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 5.4. Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. 5.5. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas de uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales. 5.6. Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o

elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado. 5.7. Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca FIGURATIVA en su conjunto. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 09045 de 26 de febrero de 2009 canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca FIGURATIVA, con certificado núm. 281111, cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas, y preparaciones hechas a base cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”. Como consecuencia de ello, la entidad demandada estableció que dicha marca distinguiría los siguientes productos de la citada Clase 30: “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería […]”. En efecto, la marca en mención fue registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz,

tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”; y a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que demostró exclusivamente el uso de la marca para los productos “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería […]”. Al respecto, las actoras alegaron que las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A., mediante las cuales pretendió probar el uso del registro objeto de conflicto, demuestran claramente que la etiqueta utilizada, que estaba autorizada para usar la marca figurativa, difiere en elementos esenciales que alteran el carácter distintivo que fue inicialmente registrado. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 1676 de la Decisión 486. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 6 Estos dos últimos artículos fueron interpretados de oficio por el Tribunal. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su

carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni dism