CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00563-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BELLINI y la marca mixta BELLINI previamente registrada en la clase 42 / SIGNO DE FANTASÍA / SIGNO REGISTRADO EN UNA CLASE CONEXA / COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo BELLINI en la clase 35 por existir similitud, conexión competitiva y riesgo de asociación con la marca mixta BELLINI previamente registrada en la clase 42

/ REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[P]ara la Sala es clara la identidad ortográfica, puesto que los signos están compuestos por una palabra, comparten tres vocales y cuatro consonantes. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente también son idénticas, lo cual se colige con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión: […] Significa lo anterior que no se requieren mayores elucubraciones para determinar que al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa se escuchan la misma forma, donde se concluye su identidad fonética. En cuanto al aspecto ideológico, resulta necesario indicar que la expresión BELLINI es un nombre proveniente del idioma italiano, el cual no tiene significado conceptual propio en el idioma castellano, tampoco tiene evocación conocida, y de acuerdo con la definición que ha hecho el Tribunal de Justicia, la expresión debe ser considerada como un signo de fantasía. […] En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existe tal identidad

que puede generar entre los consumidores un riesgo de confusión y que conlleva a la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. Conexidad Competitiva - Riesgo de Confusión y/o Asociación […] En relación con los servicios que pretenden identificar los signos en conflicto es preciso indicar que el signo «BELLINI» cuya protección demandó la parte actora, buscaba amparar servicios de la clase 35: «Venta distribución comercialización, exportación e importación de los siguientes servicios: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, alimentos de carácter dietéticos, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas de cereales, levaduras, arroz, servicios agrícolas, hortícolas, forestales y granos, legumbres frescas, semillas». A su turno, la marca BELLINI (mixta) concedida al señor el señor Nelson Patrick Maidens Soto ampara servicios de «Restaurante, bar, café, delicatesen asociado con productos alimenticios» (negrillas fuera del texto) incluidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. En relación con lo anterior y en lo atinente a la conexidad competitiva, para la Sala existe relación entre los servicios que los signos en conflicto buscan amparar, pues si bien estos se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, ambos están relacionados con productos alimenticios. […] En el caso de autos, la Sala considera que existe un riesgo asociación, en la medida que el consumidor medio no va a distinguir el origen empresarial de los servicios, en tanto que se trata de comercialización de alimentos y bebidas, actividad esta que se puede realizar en

restaurantes.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00563-00

Actor: SEBASTIANO CARBONE BELLINI

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Tema: Propiedad Industrial / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Coexistencia de Hecho /

Marcas en Conflicto: Bellini SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instauró el señor Sebastiano Carbone Bellini, con miras a que se declare la nulidad de la Resoluciones Nos 57252 del 30 de diciembre de 2008,16448 de 31 de marzo de 2009 y 20817 de 29 de abril de 2009, a través de la cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca Bellini (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del demandante.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada judicial del señor Sebastiano Carbone Bellini presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo2, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1 Folios 24 a 50 2«ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó «[…] 4.1 Que se declare la nulidad de la Resolución Núm. 57252 del 30 de diciembre de 2008, emitida en el expediente administrativo Núm. 06 593371, por la cual se niega el registro de la marca BELLINI

(NOMINATIVA), en la clase 35, que resolvió lo siguiente: ‘Declarar fundada la oposición que da cuenta el artículo segundo de la parte considerativa’. ‘Negar el registro de la marca solicitado por el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI, para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza’. 4.2. Que se declare la nulidad de la Resolución Núm. 164448 del 31 de marzo de 2009, emitida en el expediente administrativo Núm. 06 59337,

por la cual se confirma en reposición la negación de la marca BELLINI (NOMINATIVA), en la clase 35, que resolvió lo siguiente: ‘Confirmar la decisión contenida en la resolución Núm. 57252 de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos’. 4.3. Que se declare la nulidad de la Resolución Núm. 20817 del 29 de abril de 2009, emitida en el expediente administrativo Núm. 06 59377, por el cual se confirma en apelación la negación de la marca BELLINI (NOMINATIVA), en la clase 35, que resolvió lo siguiente: ‘Confirmar la decisión contenida en la Resolución Núm. 847 de 21 de enero de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos’. 4.4. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca BELLINI (NOMINATIVA), en la clase 35 de la Clasificación Internacional de productos y servicios de Arreglo de Niza. 4.5. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo dispone el artículo 2º literal d) del Decreto Legislativo 209 del 6 de septiembre de 1.957. 4.6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar, dentro de los treinta indebidamente.» (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución que conceda la marca anteriormente indicada, en la clase 35.

4.7. Que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. […]» I.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que, con fecha 2 de diciembre de 2006, el señor Sebastiano Carbone Bellini a través de apoderado solicitó ante la SIC el registro de la marca «BELLINI» (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza referidos a “Venta, distribución, comercialización y exportación de los siguientes productos: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, alimentos de carácter dietético, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, harinas y preparaciones hechas en cereales, levaduras, arroz, productos agrícolas, forestales y granos, legumbres frescas, semillas”.

3. Indicó que, luego de publicada la solicitud de registro en el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el señor Nelson Patrick Maidens Soto presentó oposición al registro, apoyándose en la titularidad de la marca «BELLINI» que ampara servicios de “Restaurante, bar, café, delicatesen asociado con productos alimenticios” incluidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Señaló que mediante la Resolución No. 57252 de 30 diciembre de 2008 la SIC, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca «BELLINI» para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional.

5. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, el señor Sebastiano Carbone

Bellini presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de las Resolución 164448 de 31 de marzo de 2009, y en apelación mediante la Resolución No. 20817 de 29 de abril de 2009. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó que con la expedición de los actos administrativos se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro del signo «BELLINI» (nominativo) para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de

Niza.

7. Sostuvo que el signo BELLINI (nominativo) cumple con la calidad de ser distintivo, ya que cuenta con dos aspectos fundamentales que son la capacidad intrínseca o individualización, y la capacidad extrínseca o de no confundibilidad.

8. Adujo que la SIC aplicó indebidamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, ya que el signo solicitado corresponde a un conjunto distintivo extrínsecamente, para distinguir determinados servicios.

9. Argumentó que tiene derechos adquiridos en materia marcaria, debido a que es titular de las marcas «BELLINI» (nominativa) y «BELLINI» (mixta) que amparan productos incluidos en la clase 5a del nomenclátor internacional, lo cual, en virtud de la conexidad de los servicios, amplían el amparo a los de los servicios de la clase 35, por lo que se debió aplicar la norma de manera extensiva y no restrictiva.

10. En este sentido, expresó que la entidad demandada ignoró y desconoció la coexistencia registral y pacífica entre la marca fundamento de la negación BELLINI y la marca BELLINI registrada en la clase 5a a favor del demandante.

11. Concluyó indicando que: “En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, no encontró ningún criterio de los enumerados por la doctrina y la jurisprudencia, como capaces, por sí solos, de determinar una clara, expresa, excepcional e inequívoca relación de confusión, razón por la cual debe legalmente desecharse y acogerse la regla general de registrabilidad”.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio3

12. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

13. Indicó que, con la expedición de las resoluciones acusadas, la Superintendencia de Industria y Comercio no incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto. 3 Folios 111 a 118

14. Señaló que “En el presente caso, el referido estudio, recayó sobre el signo solicitado BELLINI y la marca previamente registrada BELLINI (mixta), haciéndose evidente que entre el signo solicitado BELLINI y la marca registrada previamente,

BELLINI EXISTÍAN Y EXISTEN semejanzas o identidad susceptibles de generar riesgo de confusión y asociación en el consumidor”.

15. Agregó que el signo «BELLINI» cuyo registró se solicitó para amparar servicios de la «clase 35 del nomenclátor internacional consisten básicamente en la comercialización de los servicios que se suministran en los lugares a que se refiere la clase 42 esto es servicios de restaurantes, conduciendo de manera obligada a concluir que el consumidor se enfrentara (sic) a productos y servicios ciertamente relacionados en uno y otro caso si se le antepone la marca que se pretende sin que pueda distinguir de ninguna forma una procedencia empresarial diversa».

16. Concluyó que la marca solicitada está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.1. Intervención del tercero interesado4

17. El tercero Interviniente Nelson Patrick Maidens Soto, a través de apoderado judicial, se pronunció en esta etapa procesal, manifestando que el signo solicitado no individualiza los servicios cuyo registro pretende amparar, sino “por el contrario, como se manifestó anteriormente, contribuye a generar confusión en el consumidor, en razón a la identidad fonética, ortográfica y conceptual del signo”.

18. Afirmó que: “los presupuestos (…) de la causal de irregistrabilidad, se dan en este caso ya que la marca mixta de la cual es titular mi mandante fue solicitada desde al año 1998 y concedido su registro, teniendo vigencia, actualmente, hasta el 24 de septiembre del 2021, lo cual nos indica desde qué fecha data dicho

registro. El segundo presupuesto también se da si tenemos en cuenta que la palabra BELLINI, elemento relevante en ambas marcas, la registrada y la pretendida, fonética y ortográficamente son iguales. Respecto al tercer presupuesto, las marcas distinguen productos alimenticios que pueden generar en el usuario, o bien confusión o bien asociación”. 4 Folios 90 a 98

19. Sostuvo que, de haberse registrado la marca solicitada por el señor Sebastiano Carbone Bellini, se habrían vulnerado los derechos adquiridos que tenía el señor Maidens Soto, quien venía gozando los beneficios de su marca desde hace más de 10 años.

20. Expresó que entre las marcas confrontadas existe conexidad competitiva porque las dos hacen referencia a servicios alimenticios, y que no es cierto, como lo afirmó la actora, que aquella cuyo registro se solicitó sea una extensión de las registradas por el aquí demandante para amparar productos de la clase 5a de la

Clasificación Internacional de Niza.

21. Por último, propuso las excepciones de mérito que denominó “INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL ARTICULO 136 LITERAL a) DE LA DECISIÓN 486.”, “INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL ART. 134 DE LA DECISIÓN 486” y la

“INNOMINADA”.

III. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 73-IP-2015 de 2 de octubre de 20155, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha

Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular el artículo 136 literal a) de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…] PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe terne en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación, es importante trata de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicio que se dirigen a la población en general. 5 Folios 172 a 187

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominado BELLINI y el mixto BELLINI, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia.

TERCERO: El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la oficina de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la

conexidad, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. El simple hecho de que una marca registrada ampare servicios que se puedan considerar conexos competitivamente con otros, no le da un derecho indefectible o inexorable para el registro de la misma marca en relación con dichos otros servicios. La oficina nacional competente de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si el análisis de registrabilidad fue realizado de manera integral, sistemática y adecuada en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

QUINTO: La ‘coexistencia de hecho’ no genera derechos en una relación con el registro de una marca, así como tampoco en una prueba irrefutable de la inexistencia de registro de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.»

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

23. Mediante auto de 16 de febrero de 20166, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante, la parte demandada y el tercero intervinientes reiteraron en esencia sus argumentos. El

Ministerio Publico no hizo pronunciamiento en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 6 Folio 189

V.1. Competencia

24. De conformidad con el 128, numeral 7 del CCA7 y el artículo 1° del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

V.2. Cuestión Previa.

25. El apoderado del tercero interviniente propuso las excepciones de mérito “INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL ARTICULO 136 LITERAL a) DE LA DECISIÓN 486.”, “INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL ART. 134 DE LA DECISIÓN 486” y la “INNOMINADA”.

26. Teniendo en cuenta que las excepciones propuestas hacen referencia al fondo del asunto, no se efectuará ningún pronunciamiento previo sobre estas.

V.3. Problema Jurídico

27. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el señor Sebastiano Carbone Bellini en contra de las Resoluciones núm. 57252 de 30 de diciembre de 2008, núm. 164448 de 31 de marzo de 2009 y núm. 20817 de 29 de abril de 2009 a través de las cuales la SIC negó el registro de la marca «BELLINI»

(nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

28. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, ya que el signo BELLINI (nominativo) que pretende registrar en la clase 35 del nomenclátor internacional goza de distintividad, y no es confundible con la

marca previamente registrada «BELLINI» (mixta) Clase 42 del nomenclátor internacional. V.4. Las causales de irregistrabilidad en estudio

29. El apoderado de la parte actora invoca que la administración al negar el registro del signo «BELLINI» (nominativo), desconoció los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: 7 «Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […].

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]» […] Artículo 134A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos

cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]. V.5. El examen de registrabilidad

30. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

31. Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

32. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo

[…]»8.

33. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios

distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

34. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común9.

35. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”10.

36. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.6. Las reglas de cotejo marcario 8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca:

“CHILIS Y DISEÑO”.

10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON.

37. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria11 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: […] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]”

5. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. (Negrillas fuera de texto).

11 Ibídem.

38. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía.

V.7. Los signos de fantasía

39. En relación con los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia ha señalado: «LOS SIGNOS DE FANTASÍA, SU GRADO DE OPOSICIÓN […] Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial del 15 de mayo 2013, expedida en el marco del proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo

significado propio no evocan los servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto a esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden tener no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto, un servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas.” (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 989 del 29 de septiembre de 2003). Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes […]»12 V.8 Signo registrado en una clase conexa

40. Respecto de las marcas conexas, en la interpretación prejudicial allegada al

presente proceso, se determinó:

“EL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO Y ANTERIORMENTE

REGISTRADO COMO MARCA EN UNA CLASE CONEXA.

29. El demandante argumenta ser titular de las marcas denominativas y mixtas BELLINI en la Clase 5 y, que por lo tanto, tiene derechos adquiridos para el registro en la Clase 35 por ser conexa.

30. En este escenario le corresponde al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina realizar ciertas precisiones:

31. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 149-IP-2013:  “El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la oficina de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis de