CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00565-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo SANTALUCIA SEGUROS y la marca previamente registrada SANTALUCIA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo SANTALUCIA SEGUROS para distinguir productos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza por distintividad y no existir conexidad competitiva [D]e los parámetros que ha determinado el Tribunal para concluir si hay o no conexión competitiva, la Sala encuentra que no se hallan en el mismo noménclator, y por consiguiente, pertenecen en todo caso a clases diferentes, aspecto éste importante a efectos de resolver sobre la posible confusión indirecta. También se observa que no comparten los mismos canales de comercialización, ni utilizan los mismos medios de publicidad, y que tampoco existe vinculación y complementariedad y no son del mismo género toda vez que no es muy común encontrar aparatos, instrumentos o servicios científicos, quirúrgicos, médicos, odontológicos en los mismos establecimientos en los que se ofrecen servicios de seguros, operaciones financieras y monetarias o negocios inmobiliarios. Normalmente los empresarios que se dedican a crear o comercializar productos quirúrgicos, científicos o tecnológicos no se dedican a ofrecer servicios de aseguramiento, de modo que la vinculación entre los productos es muy baja, y por lo tanto no genera riesgo de asociación. A esta misma conclusión se llega si se observa el grado de complementariedad de los productos, ya que no es muy usual que el consumidor medio adquiera un seguro de vida por ejemplo y al mismo tiempo contrate un servicio médico, veterinario o de belleza, en la medida en que cumplen finalidades distintas. Siendo ello así, la conclusión es que no existe

similitud indirecta, o lo que es lo mismo, riesgo de asociación empresarial entre SANTA LUCIA y SANTALUCIA SEGUROS. […] En esa medida, y dado que no se ha probado que exista un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, la Sala negará las pretensiones por encontrar ajustadas al ordenamiento jurídico las resoluciones acusadas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E)

Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00565-00

Actor: ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A (EN ADELANTE ÓPTICA)

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (EN ADELANTE SIC) La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. contra las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 3904 del 30 de enero de 2009 por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca mixta SANTALUCIA SEGUROS en la clase 36 a la sociedad SANTA LUCIA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la número 15702 del 31 de marzo de 2009 a través de la cual se resuelve el recurso de reposición en el sentido de confirmar la anterior decisión, y la número 23137

del 11 de mayo de 2009 por la cual se resolvió el recurso de apelación confirmando igualmente el primer acto administrativo.

I. LA DEMANDA La parte actora, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, la cual fue interpretada como de nulidad relativa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina1, para que la Sala se pronuncie con respecto a las

siguientes: 1.1. Pretensiones. 2.1. “Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 3904 del 30 de enero de 2009, proferida dentro del expediente No. 07 117.508, mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la demanda de oposición interpuesta por la sociedad OPTICA SANTA LUCIA S.A., y por lo tanto otorgó el registro de la marca “SANTA LUCIA SEGUROS” (mixta) clase 36, a la sociedad SANTA LUCÍA

S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS de Madrid

(España). 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 15702 del 31 de marzo de 2009, proferida dentro del expediente No. 07 117.508, mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad OPTICA SANTA LUCIA S.A., contra la resolución No. 3904 del 30 de enero de 2009, confirmándola en todas sus partes.

2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 23137 del 11 de mayo de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad OPTICA 1 Auto del 15 de abril de 2011 mediante el cual se admitió la demanda de la referencia, visible a folios 73 y 74 de éste Cuaderno. SANTA LUCÍA S.A., contra la resolución No. 3904 del 30 de enero de 2009, confirmándola en todas sus partes. 2.4. Consecuencialmente a título de restablecimiento del derecho, solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la demanda de oposición de la sociedad OPTICA SANTA LUCIA SA., y como consecuencia de ello negar el registro de la marca “SANTA LUCIA SEGUROS” (mixta) clase 36, a la sociedad SANRA LUCIA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS y según lo anterior cancelar el registro de dicha marca y que corresponde al certificado No. 380.546. 2.4.2. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2º del decreto legislativo (sic) 209 de 1957. 2.4.3. Que se ordene a la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los

treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, de la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”.2 I.2. Fundamentos de hecho a.La demandante es titular de los siguientes registros marcarios:  SANTA LUCIA (mixta) clase 44, certificado 312.902  SANTA LUCIA (mixta) clase 35, certificado 312.904  SANTA LUCIA (mixta) clase 42, certificado 174.052  SANTA LUCIA (mixta) clase 10, certificado 174.054  SANTA LUCIA (mixta) clase 9, certificado 174.053 b.El 7 de noviembre de 2007 la sociedad SANTA LUCÍA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (en adelante SEGUROS), solicitó el registro de la marca SANTALUCIA SEGUROS (mixta) para distinguir productos de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Folios 9 y 10 ibídem. c. Una vez publicada la anterior petición en la Gaceta de Propiedad Industrial, y estando dentro del término legal, la demandante presentó oposición con fundamento en sus registros marcarios. d.La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición de la actora y conceder el registro solicitado por SEGUROS, mediante Resolución No. 3904 del 30 de enero de 2009. e.La demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmar la anterior decisión,

mediante Resoluciones números 15702 del 31 de marzo de 2009 y 23137 del 11 de mayo de esa anualidad. I.3. Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 61 de la Constitución Política, y literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos: a. Indicó que existía confusión indirecta entre la marca SANTALUCIA SEGUROS, que se cuestiona, con la expresión registrada SANTA LUCIA, debido a que los servicios de seguros están muy relacionados con los servicios de salud, de tal forma que las personas al observar marcas en el mercado de diferentes titulares que se refieren a servicios muy afines, pueden llegar a suponer que quien presta los servicios de seguros es el mismo empresario que presta los servicios de salud. Lo anterior, puede afectar el prestigio de las marcas de la sociedad OPTICA SANTA LUCIA S.A., en el evento de que los servicios de seguros prestados por la sociedad española no reúnan las condiciones de calidad que se esperan. Señaló que desde el punto de vista fonético y gráfico las dos expresiones tienen en su composición el mismo número de letras y el mismo orden, pues se enfrenten SANTALUCIA y SANTA LUCIA lo que necesariamente lleva a que el consumidor confunda su origen empresarial. Precisó que, según la jurisprudencia, para que se concluya que las marcas no pueden coexistir en el mercado, es suficiente que las expresiones se refieran a finalidades afines, no necesariamente idénticas, y que ello es lo que acontece en el presente caso, pues, reitera, los servicios de seguros son afines con los

servicios de salud. Sobre el particular trajo a colación una sentencia del 13 de septiembre de 2003 sin identificar el número de radicación. Afirmó que como consecuencia de lo anterior existía conexión competitiva en el caso, ya que es muy común que en publicaciones referentes a servicios de seguros se haga propaganda de servicios de seguros de salud. Explicó que al enunciar SANTALUCIA SEGUROS se entiende que la expresión SEGUROS ampara todos los seguros que se ofrecen en el mercado como lo son vida, salud, accidentes, etc. También sobre éste tópico referenció el análisis que la SIC efectuó en la Resolución No. 13515 del 20 de mayo de 2003 al negar el registro de la marca “A ADVANTAGE EXECUTIVE PLATINUM” solicitada para distinguir servicios comprendidos en la clase 35, por ser confundible con la marca ADVANTAGE de la misma clase. b. Adujo que la SIC se limitó a explicar la razón por la cual no existía conexión competitiva, sin valorar debidamente las pruebas que se aportaron al expediente administrativo tendientes a demostrar la notoriedad de la marca SANTA LUCIA que ampara “servicios prestados por establecimientos dedicados a la distribución, importación, exportación, comercialización, compra y venta de anteojos, lentes y artículos de óptica al igual que equipos, aparatos, accesorios y materiales para óptica, optometría, instrumental médico y científico y productos afines”. Los citados medios probatorios fueron los siguientes: “1. Certificado expedido el día 27 de febrero de 2009 por el Doctor GUILLERMO LEÓN BAENA PARRA, quien como Revisor Fiscal de

OPTICA SANTA LUCIA S.A, certifica que dicha sociedad ha tenido ventas de lentes, monturas y artículos de óptica por los siguientes valores:

AÑO VALOR EN PESOS

2003 $8.961.401.000 2004 $8.922.726.00 2005 $9.359.763.00 2006 $10.880.192.00

2007 $12.243.331.000 2008 $13.504.929.000 2009 A ENERO 31 $1.215.138.000

2. Certificación expedida el día 27 de febrero de 2009 por la Doctora SANDRA M. VELÁSQUEZ, quien como Jefe Administrativa de la sociedad CARL ZEISS VISSION COLOMBIA LIMITADA, domiciliada en Bogotá (Colombia), certifica que han mantenido relaciones comerciales con OPTICA SANTA LUCIA S.A. por más de 20 años, cadena de ópticas ubicadas en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, dedicados a la venta y comercialización de toda clase de artículos de óptica, y servicios médicos relacionados con la salud visual y ocular de las personas.

3. Certificación expedida el día 27 de febrero de 2009 por la Doctora BRENDA LUZ AMAYA SERRANO, quien como Analista de Créditos y Cartera de la sociedad JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., suministra información comercial acerca de la firma OPTICA SANTA

LUCIA S.A.

4. Fotografías de los establecimientos OPTICA SANTA LUCIA SA., en diferentes Centros Comerciales tales como: - Centro Comercial VIEDO Local 110 Teléfonos: 3117017 – 2660579

• Centro Comercial PUERTA DEL NORTE Local 1008 Teléfono:

4531179

• Centro Comercial EL TESORO Local 1300 Teléfonos: 3210792 –

3210793

• Centro Comercial LOS MOLINOS Local 2001 Teléfonos: 2354177 –

2353841

5. Reseña histórica de OPTICA SANTA LUCIA S.A., donde se incluye información del Directorio de Puntos de Servicio.

6. Folleto titulado UNA MIRADA RETROSPECTIVA, donde se puede observar como el Doctor FERNANDO ESTRADA fundó OPTICA SANTA LUCIA S.A. desde el año 1917.

7. Folleto titulado PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD VISUAL, donde se informa sobre programas especiales para colegios, conferencias, actividades y servicios de OPTICA SANTA LUCIA S.A.

8. Folleto titulado CONOZCA NUESTROS SERVICIOS, donde se informa desde un prediagnóstico visual hasta una cirugía ocular, evaluación, corrección y tratamientos.

9. Folleto titulado PROCESO VISUAL EN LOS NIÑOS, donde se informa acerca de la importancia de la salud visual de la niñez.

10. Folleto NUESTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN, donde se muestra la dotación de maquinaria de OPTICA SANTA LUCIA S.A., cumpliendo con las exigencias de aseguramiento de la calidad ISO 9001:2000.

11. Un certificado de Registro Mercantil de la sociedad OPTICA SANTA

LUCIA S.A.

12. Un certificado de Existencia y Representación legal de la sociedad

OPTICA SANTA LUCIA S.A.”3.

Llamó la atención sobre la certificación transcrita en el primer numeral para

sostener que con sólo ese documento se debería entender probada la notoriedad de la marca SANTA LUCIA (mixta) de las clases 35 y 44, pues determina una importante cifra en ventas e ingresos lo cual acredita la comercialización del producto en el mercado. También destacó el contenido de las demás certificaciones para expresar que se había demostrado con claridad que el sector del mercado, a que se refieren los citados registros, es la comercialización de lentes, monturas, artículos de óptica y servicios complementarios de análisis médico de salud visual. Precisó que para hablar de notoriedad no es necesario que se tenga un determinado porcentaje del mercado, sino que cuente con gran difusión, lo cual es perceptible si se revisan las ventas, como quiera que cuando una marca es aceptada, sus ventas alcanzan grandes proporciones como ocurre en éste caso. 3 Folios 29 a 31 ibídem. Indicó que los establecimientos de la sociedad demandante tienen una difusión muy localizada en una parte del país, esto es, en el Departamento de Antioquia, lo cual permite evidenciar la notoriedad de las denominaciones registradas.

II. CONTESTACIÓN E INTERVENCIÓN DE TERCEROS 2.1. La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante esgrimiendo los siguientes argumentos: Aseveró que debido a que se trata de marcas de distinta clase lo primero que debe estudiarse es si entre los productos y servicios protegidos existe algún tipo de conexión competitiva que pueda llevar a confusión al público consumidor.

Al respecto indicó que las características y finalidades de una y otra son fácilmente

distinguibles puesto que un consumidor al querer un instrumento científico, fotográfico, óptico, quirúrgico, médico, dental, veterinario o al requerir un servicio de restaurante o alojamiento o de cuidado médico, evidentemente no va a acudir a un lugar que se especializa en la venta de seguros, lo cual indica que los productos no son intercambiables y no requieren un uso conjunto o complementario, pues se exhiben en establecimientos distintos. El criterio de especificidad también fue esbozado por la parte demandada en el sentido de indicar que la necesidad que satisface el consumidor con uno y otro producto son sustancialmente diferentes. Así, los servicios de seguros dada su especialidad y finalidad son prestados por entidades altamente especializadas, pues mediante contrato de seguro el asegurador se obliga mediante una prima que le paga la otra parte, a resarcir un daño o a cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto; mientras que los servicios prestados por las marcas opositoras se orientan a prevenir, curar, realizar tratamientos e intervenciones quirúrgicas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. En el punto de la notoriedad afirmó que no eran aplicables los artículos 224 y siguientes de la Decisión 486, toda vez que no ha sido reconocida tal cualidad sobre las marcas de la parte actora y tampoco se demostró en el curso del proceso que gozaran de ese atributo. 2.2. La sociedad SANTA LUCÍA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS no presentó memorial de intervención.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

3.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alegó de conclusión en los mismos términos de la contestación de la demanda. III.2. La demandante ni la sociedad SANTA LUCÍA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS allegaron escrito de alegaciones. III.3. El Ministerio Público no rindió concepto en el asunto de la referencia.

IV. LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 98-IP-2013 de fecha 11 de julio de 2013, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. 1. “Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Al comparar marcas mixtas (con parte denominativa compuesta) se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. En cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad alegada, la Decisión 486, en la sección II del capítulo V que se refiere al procedimiento de registro, en el artículo 146 expresa que “Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (…)”. A continuación, el artículo 149 indica que la oficina nacional competente no tramitará las oposiciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar oposiciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de un signo, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión,

asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), solicitado para registro, podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de la marca notoria “SANTALUCÍA” (mixta). El Juez Consultante, en caso de no haberse probado la notoriedad de la marca “SANTALUCÍA” (mixta), debe entrar a determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios que amparan los signos en conflicto.

6. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y los servicios y entre los servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

7. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la

Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00565, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.” 4.

V. CONSIDERACIONES 5.1. Problema jurídico El problema jurídico consiste en dirimir si el signo SANTALUCIA SEGUROS

(mixto) registrado para distinguir productos de la clase 36 de la sociedad SANTA LUCÍA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, es confundible con el signo SANTA LUCÍA (mixto), registrado a favor de OPTICA SANTA LUCÍA S.A. para identificar productos de las clases 9, 10, 35, 40 y 42. Para resolver el anterior problema la Sala partirá de hacer un análisis de las

normas comunitarias aplicables al asunto de la referencia, para lo cual seguirá los parámetros que brinda la interpretación prejudicial tal y como a continuación se analiza: V.2. Las marcas Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera: 4 Folios 142 a 143 ibídem. Marcas opositoras Marca Registrada V.3. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. Elemento predominante Tal y como lo observó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se debe determinar primero cuál es el elemento predominante en las marcas enfrentadas dado que todas ellas son mixtas con parte denominativa compuesta. La recomendación del citado Tribunal fue en el siguiente sentido: “La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixta) y “SANTALUCÍA” (mixta); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas mixtas con parte denominativa compuesta, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su

integridad y no a sus elementos por separado”.5 Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 6 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.7”8. En efecto, realizado el cotejo es evidente que el elemento que prevalece es el verbal o denominativo lo que conduce a hacer el análisis de confundibilidad con base en los criterios señalados sobre las expresiones SANTA LUCIA y

SANTALUCIA SEGUROS.

V.4. Examen de confundibilidad directo 5 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:

“BURBUJA VIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Folio 135 de éste Cuaderno. Al respecto las pautas establecidas para el caso concreto por la autoridad judicial de la Comunidad Andina fueron las siguientes: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”9”10 De la visión en conjunto o sintética de los signos confrontados se advierte que la opositora está conformada por dos expresiones SANTA y LUCIA, en tanto que el cuestionado está formado por SANTALUCIA y SEGUROS. Para el caso, resulta evidente que la palabra SANTA LUCIA, sea separada o unida, causa mayor recordación, pues es la dimensión con mayor fuerza y profundidad, de modo que es sobre éstas que se debe efectuar el correspondiente cotejo. Al respecto, se observa que se trata de expresiones idénticas, que en principio, podrían llevar a la conclusión de que son confundibles y entonces la decisión

9 FERNÁNDEZ NOVOA,