CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00579-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SOL y las marcas KOLA SOL, SODA SOL, LIMONADA SOL, KOLA SOL LIGHT y SOL / PALABRA DE USO COMÚN – Lo es la expresión Sol dentro de la clase 32 / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo SOL por carecer de distintividad y existir similitud y riesgo de confusión con las marcas KOLA SOL, SODA

SOL, LIMONADA SOL, KOLA SOL LIGHT y SOL

[L]a Sala advierte que en el presente caso el signo solicitado reproduce en su totalidad el elemento denominativo de las marcas SOL (nominativa y mixta, certificados 328247 y 338569), previamente registradas a nombre de quien funge en el presente proceso como tercera interesada, lo que a su vez implica una identidad absoluta entre los signos cotejados desde el punto de vista ortográfico. En igual sentido, se tiene que el signo solicitado reproduce uno de los elementos que integran las restantes marcas objeto de análisis, las cuales, por lo demás, se encuentran acompañadas de otras expresiones que las dotan de fuerza distintiva. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. (…) Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de igual forma, tal y como se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. Desde el punto de vista

conceptual, la Sala encuentra que aunque el vocablo SOL significa “[…] estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario […]”, es claro que el mismo es evocativo en relación con los productos de la clase 32, circunstancia ratifica la posibilidad de confusión. En este contexto, la Sala considera que si bien es cierto que el signo SOL es de uso común en la Clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no puede ser utilizado o apropiado únicamente por un titular marcario, también lo es que en el sub lite el mismo no se encuentra acompañado de otra expresión que le otorgue fuerza distintiva, como si lo tienen los registros marcarios frente a los cuales se está realizando el cotejo. En otras palabras, el signo solicitado carece de distintividad para que el público consumidor pueda diferenciarlo de las marcas previamente registradas, existiendo riesgo de confusión, lo cual impide la coexistencia pacífica del mismo en el mercado. (…) [P]ara la Sala entre los signos cotejados, que amparan productos con la misma naturaleza y finalidad, existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinan la imposibilidad de la coexistencia pacífica en el registro marcario MARCA DERIVADA – No lo es el signo SOL de la marca SOL CERO Del análisis del registro marcario de propiedad de la parte actora, la Sala considera que la marca solicitada en el sub lite no corresponde a una marca derivada de la misma, por cuanto existen modificaciones de tipo sustancial en relación con ésta última, toda vez que en ella no se encuentra el elemento denominativo correspondiente a la expresión CERO, el cual, por lo demás, es el

que lo dota de fuerza distintiva frente al resto de registros concedidos en la plurimencionada clase 32. Finalmente y como bien lo consideró el Tribunal de Justicia, por la simple circunstancia de ser un titular de un registro no significada que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, cuando no se cumple con todos los requisitos de registrabilidad, tal y como ocurre en el caso de autos.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 154

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00579-00

Actor: CCM IP S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – LA EXPRESIÓN SOL ES INAPROPIABLE Y DÉBIL, DE AHÍ QUE EL SIGNO

SOLICITADO SOL AL NO ESTAR ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO

DIFERENCIADOR CARECE DE DISTINTIVIDAD FRENTE A LAS MARCAS

PREVIAMENTE REGISTRADAS.

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad CCM IP S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 36061 de 17 de julio de 2009, por medio de la cual se revocó la Resolución 2118 de 27 de enero de 2009, en el sentido de negar el registro de la marca SOL (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad CCM IP S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución 36061 del 17 de julio 2009, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio Delegado de la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución 2118 del 27 de enero de 2009, y en consecuencia, negó el registro de la marca SOL (mixta), para identificar los siguientes productos de la clase 32 de la clasificación internacional: “cervezas”, de la sociedad CCM IP S.A.

2. Como consecuencia de la nulidad de la resolución referida en el numeral anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se confirme

la decisión contenida en la Resolución 2118 del 27 de enero de 2009, y en consecuencia se otorgue el registro de la marca SOL, a la sociedad CCM IP S.A., para identificar “cervezas”, producto de la clase 32 de la Clasificación Internacional.

3. Como consecuencia de la declaración anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Secretaría General, otorgar el número de certificado de registro respectivo, y expedir el correspondiente certificado de registro […]” I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad CCM IP S.A. presentó solicitud de registro del signo SOL (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza. Recordó que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 594 de 21 de julio de 2008, frente a la cual la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS formuló oposición con fundamento en el registro previo de las marcas SOL (denominativa), SOL (mixta), KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta) y KOLA SOL LIGHT (mixta), en la misma clase internacional. Afirmó que mediante la Resolución 2118 de 27 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo solicitado, decisión que fue impugnada por la opositora a través de los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. Sostuvo que tales recursos fueron resueltos mediante las Resoluciones 15950 del

31 de marzo de 2009 y 36061 de 17 de julio de 2009. La primera en el sentido de confirmar la decisión en mención, mientras que en la segunda de ellas el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió revocarla y, en su lugar, negar el registro del signo solicitado. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora manifestó que con el acto administrativo acusado la Superintendencia de Industria y Comercio infringió los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la entidad demandada incurrió en un error de derecho en la interpretación de las disposiciones comunitarias. Adujo que en el análisis efectuado por la entidad demandada se le atribuyó a una expresión de uso común y débil en materia marcaria la característica de ser distintiva, desconociendo con ello lo establecido en la normativa vigente sobre la materia. En tal sentido, sostuvo que el uso común de la denominación SOL se da a partir de la actual coexistencia pacífica en el mercado de signos que incluyen dicha expresión en relación con productos de la clase 32. Además, que si bien es cierto que en dichos registros marcarios la palabra se utiliza en diversos contextos gramaticales y ortográficos, también lo es que evocan de manera uniforme el mismo concepto. Consideró que el análisis realizado por la entidad demandada se llevó a cabo sin la observancia de los criterios de comparación marcaria desarrollados y establecidos por la doctrina y la jurisprudencia, en tanto que se limitó a fragmentar

las marcas en estudio, dejando de lado la visión en conjunto de éstas. Advirtió que el signo solicitado es derivado de la marca SOL CERO (mixta) previamente registrada a su nombre en el año 2007, en cuya oportunidad la entidad demandada no consideró que las marcas SOL de titularidad de la opositora fueran impedimento para conceder su registro. Al respecto, resaltó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el titular de una marca registrada podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la misma. En ese orden de ideas, afirmó que la decisión cuya legalidad se pretende desvirtuar atenta claramente contra la seguridad jurídica en materia de propiedad industrial, en la medida en que desconoce derechos válidamente concedidos.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señaló que la conformación gráfica de la marca pretendida no es un elemento determinante para desvirtuar el riesgo de confusión, dado que el elemento denominativo de ambos signos es utilizado por los consumidores para requerir los productos de su preferencia.

Aseguró que el signo cuyo registro fue denegado no se ajusta a los requisitos establecidos en la normativa comunitaria, toda vez que presentan semejanzas de orden ortográfico y auditivo con las marcas previamente registradas, por lo que es susceptible de generar confusión en el público consumidor. Advirtió que, desde el punto de vista conceptual, las marcas enfrentadas comparten el mismo significado, circunstancia que ante la ausencia de elementos diferenciadores en el signo solicitado ratifica la posibilidad de confusión. De otro lado y en relación con el principio de especialidad, manifestó que los signos confrontados identifican productos que se encuentran en la misma clase internacional, de manera que utilizan los mismos canales de comercialización y se promueven mediante idénticos medios de publicidad, por lo que de conceder el registro marcario solicitado se generaría riesgo de confusión indirecto en el mercado. Por último, destacó que, en la actuación administrativa surtida, lo atinente a la marca derivada, no fue objeto de debate, razón por la cual no le es dable al demandante ventilar dicho asunto en sede judicial. II.2. INTERVENCIÓN DE LA TERCERA INTERESADA EN LAS RESULTAS DEL PROCESO La señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, por intermedio de apoderado judicial, sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó íntegramente los criterios de confundibilidad adoptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Adujo que “[…] los signos en conflicto son prácticamente idénticos, dado que la fuerza distintiva en los dos casos recae sobre el signo SOL […]”, presentándose

entonces identidad fonética y conceptual. Sostuvo que no es acertado el argumento según el cual los diferentes registros marcarios que utilizan la palabra SOL evocan de manera uniforme el mismo concepto, por cuanto existen marcas como FRUSOL, CHOCOSOL y SOLSTIS en las que “[...] las letras S O L no dan cuenta, conceptualmente, de la expresión SOL […]”. Así mismo, adujo que las marcas “[…] SOL y AGUA FRESCA EL SOL se encuentran por fuera del comercio, en razón a una afectación de embargo, y teniendo en cuenta que lo que diluye la distintividad de una marca y la convierte en débil, es el uso por parte de diversos empresarios, y comoquiera que la existencia de estos dos registros no ha tenido expresión correlativa en el ámbito comercial, es dable afirmar que la distintividad del signo SOL no se ve afectada […]”. En igual sentido, destacó que la marca SOL CERO, no ha sido usada, además, los actos administrativos que concedieron su registro fueron demandados ante esta Corporación. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 012-IP-2014 de fecha 9 de mayo de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “Primero: De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el

mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica. Esa aptitud se confirmará si el signo solicitado no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos.

Segundo: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

Tercero: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SOL (mixto) y las marcas registradas SOL (denominativa), SOL (mixta), KOLA SOL

(mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta) y KOLA SOL LIGHT (mixta) previamente registradas para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

Cuarto: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio

de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

Quinto: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común.

El titular de la marca registrada podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya

amparados por la marca registrada [...]”. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de fecha 23 de agosto de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y la tercera con interés directo en las resultas del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad CCM IP S.A. en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la Resolución 36061 de 17 de julio de 2009, por medio de la cual se negó el registro de la marca SOL (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Al efecto, la actora afirma que los actos administrativos son nulos pues niegan el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que existen semejanzas entre el signo SOL (mixto) y las marcas SOL (denominativa), SOL (mixta), KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta) y KOLA SOL LIGHT (mixta), lo cual impide su coexistencia pacífica en el mercado. V.2.- Las normas comunitarias invocadas

Como disposiciones violadas la parte actora cita los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] […] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional

competente […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un

cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y

conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]”. [Negrillas fuera de texto]. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- EL CASO CONCRETO V.5.1.- La comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - El signo solicitado SOL (mixto)

• Las marcas registradas

SOL (nominativa) Registro 328247 SOL (mixta) Registro 338569 KOLA SOL (mixta) Registro 291617 SODA SOL (mixta) Registro 291596 LIMONADA SOL (mixta) Registro 291595

KOLA SOL LIGHT (mixta)

Registro 291464 Tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca. Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente4: “[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]”. Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda

claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”5. En el sub lite y de la revisión de los signos confrontados se desprende que el elemento nominativo es el que predomina en las marcas enfrentadas, es decir, la expresión SOL es la que produce mayor impresión y recordación en los consumidores. En efecto, bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio al señalar que “[…] el examen debe centrar su atención preferentemente a los elementos caracterizantes de las denominaciones, ya que de ellos depende en la práctica la primera impresión o impacto general que perciben los consumidores al estar frente a las denominaciones que sirven como signos distintivos […]”. Al respecto, esta Sala6 ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto similar en el cual se discutió el registro del signo CERVEZA CLARA SOL (mixto) en relación con las marcas que acá se analizan, y en la que se concluyó que el elemento denominativo es el predominante7, tal y como se observa a continuación: 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “BOLIN BOLA”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca: “CANALETA 90”. 6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de julio de

2016. Rad.: 2013 – 00235. Magistrada Ponente: doctora María Elizabeth García González. 7 La prevalencia del elemento denominativo frente a similares registro de propiedad industrial fue ratificada por

la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso radicado con el número 2013 – 00240, providencia “[…] Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por la actora, con otras marcas mixtas y una nominativa, previamente registradas, en favor del tercero interesado, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas y no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos […]” (negrillas fuera de texto). V.5.2.- Análisis de la comparación de los signos Como se señaló previamente, mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo SOL (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 32