CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00581-00-2015

RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA – Contra decisión que negó la solicitud de desistimiento de la acción / ACCION DE NULIDAD RELATIVA – Improcedencia de desistimiento / REGISTRO DE MARCAS – No solo se afectan intereses de particulares y de terceros, sino que primordialmente involucran intereses generales de los consumidores No obstante lo anterior, a juicio de la Sala, tal como lo indicó el Consejero Conductor del Proceso, una vez instaurada la acción de nulidad relativa contemplada en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la función de esta Corporación es pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo que concedió el registro, sin importar el conflicto de intereses que tienen los particulares frente a la marca en controversia, teniendo en cuenta que prevalece el interés general que le asiste a los consumidores para no ser inducidos en error por confusión entre los signos distintivos que coexisten en un mercado común. En efecto, las prohibiciones de registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o similares a alguno ya registrado, no solo consagra una protección para el particular o tercero que tiene derecho por la concesión anterior de su registro sino también al público consumidor que en algún momento va adquirir los productos o servicios que esas marcas representan, por lo tanto la autoridad nacional competente debe verificar si dicho registro marcario se concedió ilegalmente o en contravía de los postulados del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, a fin de garantizar los derechos de ese conglomerado general. Cabe advertir que si bien quien demanda el acto administrativo que concedió el registro de una marca en ejercicio de la acción de nulidad relativa,

puede tener un interés particular y subjetivo fundado en la posible afectación que genera el convivir de dos marcas idénticas o parecidas en un mercado común, eso no significa que el interés de los consumidores no exista o que pueda ser relegado a un segundo plano con la simple decisión de desistir de la demanda, ya que la obligación de la Autoridad Nacional Competente, en este caso, el Consejo de Estado, es determinar la legalidad del acto demandado que, como ya se dijo, involucra un interés general. Para la Sala, es un error considerar que el acto administrativo que concede y otorga la posibilidad de registrar una marca, únicamente genera efectos para los particulares que tengan derechos o intereses sobre la misma, pues se estaría olvidando que dichos signos tienen como función primordial otorgar distintividad a un producto o servicio puesto en el mercado, a fin de que los consumidores puedan no solo reconocerlo sino también diferenciarlos de otros, por lo tanto es claro que dichas actuaciones involucran un interés general que nace desde el momento en que se concede y publica el registro de la marca.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTICULO 183 / DECISION 486

DE 2000 – ARTICULO 172 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA NOTA DE RELATORIA: Sentencia Consejo de Estado Sección Primera de 20 de junio de 2013, Rad 2008-00349, MP Marco Antonio Velilla Moreno

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00581-00

Actor: EMPRESAS LA POLAR S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA Se decide el recurso ordinario de súplica oportunamente interpuesto por la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. contra el proveído de 29 de septiembre de 2014, proferido por la Sala Unitaria del señor Consejero doctor MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, en cuanto denegó la solicitud de desistimiento de la acción de nulidad de la referencia.

I.- FUNDAMENTOS DEL AUTO SUPLICADO.

El Consejero conductor del proceso, mediante auto de 29 de septiembre de 2014, denegó la solicitud de desistimiento presentada por la sociedad actora, por considerar que en materia de registro de marcas existe un interés general y superior de los consumidores que prima sobre el conflicto entre los particulares, por lo tanto, el papel del Consejo de Estado, es dilucidar si la expedición del registro demandado afecta dicho interés, lo cual impide que se pueda renunciar al derecho de acción. Adujo que la protección contenida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la irregistrabilidad de una marca, no solo va encaminada a defender los derechos de un tercero sino también los del público consumidor quien puede afectarse con la existencia en el mercado de dos marcas idénticas o semejantes que pueden generan confusión al momento de adquirir los productos, recibir servicios o distribuirlos, y tan así es que las normas comunitarias exigen que los actos de concesión de registro de marcas, sean publicados en la Gaceta de

Propiedad Industrial, para el conocimiento de cualquier persona.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

La parte actora interpuso recurso de súplica contra el auto de 29 de septiembre de 2014, pues, a su juicio, viola el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la mala fe alegada como fundamento de la demanda genera una nulidad relativa que incumbe únicamente a la sociedad que se consideró afectada. Explicó que de no instaurarse la acción de nulidad relativa no es posible para la Superintendencia de Industria y Comercio decretar de oficio la irregistrabilidad de una marca con fundamento en la mala fe del solicitante. Señaló que el auto recurrido también viola el artículo 15 del Código Civil, ya que el desistimiento presentado, solo atiende el interés individual del renunciante y no afecta de ninguna manera el interés general, máxime si se tiene en cuenta que la mala fe invocada es una causal de nulidad relativa, por lo tanto solo transgrede los derechos de un tercero. Recordó que la acción de nulidad relativa no pretende controvertir actos administrativos de carácter general sino que defiende el interés particular de la persona que se considera afectada por la mala fe del solicitante de un registro marcario. Sostuvo que una cosa es la confundibilidad marcaria, que afecta a los consumidores, y otra la mala fe de un solicitante, pues esta última tiene que ser alegada y probada por el directamente afectado. Afirmó que la no oposición al registro dentro del proceso administrativo hace que

la autoridad nacional competente no pueda denegar la solicitud por mala fe, por lo tanto, en estos casos, la concesión de la marca se ajusta al principio de legalidad. Finalmente, advirtió que llegó a un acuerdo con la Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. DIDTEXCO S.A. antes C.I. IBLUE S.A., empresa a la que se le concedió el registro de la marca “ICONO”, a través del cual se le otorgó una licencia de uso que fue debidamente inscrita ante la Superintendencia de Industria y Comercio. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: De conformidad con el artículo 183 del C.C.A, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el recurso ordinario de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente, que por su misma naturaleza serían apelables, de haberse dictado por el inferior, en consecuencia, el proveído que deniega la solicitud de desistimiento de la acción presentada por la actora, es susceptible de súplica en esta instancia. El presente asunto se contrae a determinar si estuvo bien denegado el desistimiento de la acción solicitado por la Sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. Observa la Sala, que mediante el auto suplicado, el Consejero Conductor del proceso denegó la solicitud de desistimiento de la presente acción, toda vez que, a su juicio, el acto administrativo que concede el registro de una marca es de interés general y no particular, por lo tanto el Consejo de Estado, debe pronunciarse acerca de la legalidad del mismo, independientemente del conflicto existente entre los particulares, en razón a que debe primar el propósito de

dilucidar si con la expedición del acto administrativo se afectan o no los intereses y derechos de los consumidores. Adujo que la facultad para decretar la nulidad relativa de un registro, cuando la marca fue concedida en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o con fundamento en la mala fe del solicitante, involucra un interés general que le asiste al público consumidor de no caer en un error de confusión, el cual prima frente al interés del particular, que demanda la legalidad del mismo, situación que evidencia la improcedencia del desistimiento para estos casos. Al respecto, la actora estima que la mala fe alegada como fundamento de la presente demanda solo incumbe a la sociedad que se considera afectada con la misma, por lo tanto era procedente el desistimiento, máxime si se tiene en cuenta que de no haberse instaurado la acción de nulidad relativa no era posible para la Superintendencia de Industria y Comercio decretar de oficio la irregistranbilidad de la marca en controversia. Afirmó que el hecho de no haber presentado oposición dentro del proceso administrativo, hacía que la entidad demandada no pudiera denegar el registro con fundamento en la mala fe, por lo tanto la concesión de la marca se ajustaba al principio de legalidad, lo cual no era óbice para que cualquier persona que considerase afectados sus derechos particulares y subjetivos acudiera a la Jurisdicción Contenciosa a demandar el acto administrativo y demostrar la mala fe. Sostuvo que es el afectado por la mala fe quien puede iniciar la acción de nulidad relativa, sin que ello implique una defensa de los derechos de los consumidores,

por lo que éste puede renunciar a su derecho y desistir de la acción. No obstante lo anterior, a juicio de la Sala, tal como lo indicó el Consejero Conductor del Proceso, una vez instaurada la acción de nulidad relativa contemplada en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la función de esta Corporación es pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo que concedió el registro, sin importar el conflicto de intereses que tienen los particulares frente a la marca en controversia, teniendo en cuenta que prevalece el interés general que le asiste a los consumidores para no ser inducidos en error por confusión entre los signos distintivos que coexisten en un mercado común. En efecto, las prohibiciones de registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o similares a alguno ya registrado, no solo consagra una protección para el particular o tercero que tiene derecho por la concesión anterior de su registro sino también al público consumidor que en algún momento va adquirir los productos o servicios que esas marcas representan, por lo tanto la autoridad nacional competente debe verificar si dicho registro marcario se concedió ilegalmente o en contravía de los postulados del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, a fin de garantizar los derechos de ese conglomerado general. Cabe advertir que si bien quien demanda el acto administrativo que concedió el registro de una marca en ejercicio de la acción de nulidad relativa, puede tener un interés particular y subjetivo fundado en la posible afectación que genera el convivir de dos marcas idénticas o parecidas en un mercado común, eso no significa que el interés de los consumidores no exista o que pueda ser relegado a

un segundo plano con la simple decisión de desistir de la demanda, ya que la obligación de la Autoridad Nacional Competente, en este caso, el Consejo de Estado, es determinar la legalidad del acto demandado que, como ya se dijo, involucra un interés general. Para la Sala, es un error considerar que el acto administrativo que concede y otorga la posibilidad de registrar una marca, únicamente genera efectos para los particulares que tengan derechos o intereses sobre la misma, pues se estaría olvidando que dichos signos tienen como función primordial otorgar distintividad a un producto o servicio puesto en el mercado, a fin de que los consumidores puedan no solo reconocerlo sino también diferenciarlos de otros, por lo tanto es claro que dichas actuaciones involucran un interés general que nace desde el momento en que se concede y publica el registro de la marca. No sobra recordar que, frente al tema en discusión, ésta Sala, a través de sentencia de 20 de junio de 2013, proferida dentro del proceso radicado bajo el número 200800349, Actora: Compañía Nacional de Chocolates, cambió la posición jurisprudencial que se venía sosteniendo en cuanto a la procedencia del desistimiento de las acciones de nulidad relativa: En efecto, en la precitada sentencia se sostuvo: “Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que el encabezamiento de la norma transcrita en sus dos primeros incisos, expresa claramente que la autoridad nacional competente, es decir, el Consejo de Estado, decretará la nulidad relativa de un registro, cuando la marca se haya concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486, o cuando ésta se

hubiere efectuado de mala fe, lo cual, a no dudarlo, involucra el interés general que le asiste al público consumidor de no caer en error de confusión directa o indirecta y a los competidores en un mercado común, cuando la Administración ha concedido indebidamente una marca, cuyo registro le otorga la facultad de explotar los servicios o productos que los distingue, por expresa disposición de la ley supranacional. Cabe resaltar que la marca no sólo representa un interés para su titular sino para el público consumidor, así como para los competidores en el respectivo mercado, donde tenga sus productos o servicios dicho titular. En otras palabras, está involucrado un sector económico que no podría funcionar correctamente si se encontrara afectado para una concesión ilegal de una marca otorgada por la Administración. (…) De la norma transcrita, donde aparentemente se protegen los intereses particulares, se infiere que su alcance va más allá de tales intereses, pues no sólo su protección se encamina a defender los “derechos de un tercero”, sino los del público consumidor y los de sus competidores, dado que la confusión que se pueda ocasionar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios o de distribuirlos, que llegue a generar y afectar el interés general, no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores en el mercado, ni concediéndole la alternativa de poder seleccionar, de entre los productos o servicios ofrecidos el que más le interesa; y a los competidores, cuyos esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento de sus marcas en un mercado, se ven seriamente afectados económicamente, ante la posible

ilegal concesión de un registro marcario por parte de la Administración. (…) De la anterior precisión, se deduce claramente la defensa que debe hacerse no solo al tercer competidor afectado, sino, en especial, al público consumidor, respecto a lo cual es suficiente que para la autoridad competente exista el riesgo de confusión y/o de asociación, para que se presente la irregistrabilidad de la correspondiente marca. Lo procedentemente expresado, da lugar para que esta Sala modifique su jurisprudencia y, en tal sentido deberá rechazarse la solicitud de desistimiento presentada por la parte actora. En consecuencia, esta Sala rechazará el desistimiento invocado por la sociedad demandante, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.”1 (Negrillas fuera de texto original) 1 Sentencia de 20 de junio de 2013. Consejo de Estado, Sección Primera, Magistrado Ponente Doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente: 2008-00349. Acción de nulidad. Así las cosas, es evidente que los actos administrativos que conceden el registro de una marca no solo son afectan intereses de particulares y de terceros, sino que primordialmente involucran intereses generales de los consumidores, por lo tanto no es procedente el desistimiento de la acción que controvierte la legalidad de los mismos, tal y como lo sustentó el Magistrado conductor del proceso en el auto de 29 de septiembre de 2014, objeto del presente recurso de súplica. Consecuente con lo anterior, se impone para la Sala confirmar el proveído suplicado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E: PRIMERO: CONFÍRMASE el auto suplicado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En firme esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión celebrada el 12 de febrero de 2015.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidenta

GUILLERMO VARGAS AYALA