CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00581-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo ICONO y la marca chilena ICONO / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD – Alcance / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto de la marca ICONO para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza [E]l registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal, toda vez que los efectos jurídicos que emanan de un registro marcario siempre están limitados a un territorio determinado. En efecto, la protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran circunscritos al territorio del país en que se otorga su registro, razón por la cual se ha considerado que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de territorialidad. En el sub lite, la Sala advierte que la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. es titular de la marca ICONO registrada para las clases 25, 38 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza en la República de Chile, país que, por lo demás, no es miembro de la Comunidad Andina de Naciones. Cabe resaltar que de la revisión detallada del expediente la Sala no encuentra elemento probatorio del cual se desprenda que el signo cuya protección se pretende se encuentre registrado en Colombia o en otro país de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, la marca ICONO perteneciente a la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. no se encontraba registrada en Colombia por lo que, como lo precisó el Tribunal Andino, dicho registro tiene protección en el país en el que se otorgó su registro, esto es, en la República de Chile.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD - Excepciones / EXCEPCIÓN DE NOTORIEDAD - Requisitos para su aplicabilidad / EXCEPCIÓN DE OPOSICIÓN ANDINA - Requisitos para su aplicabilidad / EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD - No configuración Ahora bien, el mismo Tribunal de Justicia ha sostenido que existen dos excepciones al principio de la territorialidad, la primera relativa a la marca notoria y, la segunda, atinente a la llamada “oposición andina”. […] Frente a esta primera excepción, la Sala coincide con la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto a que del acervo probatorio aportado al plenario no se puede establecer que su marca es notoriamente conocida en Colombia y, mucho menos, que se presente un riesgo de dilución o de uso parasitario. En efecto, no existen elementos probatorios de los cuales se pueda desprender que el signo solicitado se esté aprovechando indebidamente de la reputación de la marca Icono de titularidad de la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. en la República de Colombia, y que el mismo pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva para las clases en las cuales está registrada. Lo anterior determina, que en el presente caso no se puede aplicar la excepción de marca notoria al principio de territorialidad. Por otra parte y frente a la segunda excepción […] la Sala encuentra que la oposición andina a la territorialidad de un registro marcario, no se aplica con respecto a países que no son parte de la Comunidad Andina. Así pues, teniendo en cuenta que la República de Chile no hace parte de la Comunidad Andina de Naciones y que la marca se pretende hacer valer no se encuentra

registrada en ninguno de los países miembros, dicha excepción no resulta aplicable al caso sub examine. En suma, al no encontrarse configurada alguna de las excepciones establecidas respecto del principio de territorialidad de registros marcarios, la protección solicitada por la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. solo es aplicable en el país donde se obtuvo el registro y no puede extenderse al territorio Colombiano, tal y como erradamente lo pretende hacer valer la demandante.

NOMBRE DE DOMINIO O DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO – Protección / MARCA NOTORIA – Protección / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Debe probarse

[L]a Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina no establece en su normativa la protección a los nombres de dominio. Sin perjuicio de ello y como lo precisó el Tribunal de Justicia, los nombres de dominio se caracterizan porque el conjunto de palabras, letras, números o vocablos que los conforman designan la dirección de un sitio de Internet; y dichas expresiones podrían ser semejantes o iguales a un signo distintivo protegido, por lo que su protección se debe dar en el marco del artículo 223 ibídem. Al respecto, se tiene que dicha disposición dispone que “[…] cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o

dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226 […]”. Nótese, entonces, que constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido la utilización del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. En el presente caso y como se concluyó en los numerales anteriores, no se logró demostrar por parte del demandante que la marca ICONO registrada en la República de Chile fuera notoriamente conocida en Colombia, además que la misma estuviese registrada en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina. Aunado a ello y, por lo demás, el demandante tampoco demostró que la sociedad C.I. IBLU S.A. tuvo previo conocimiento del dominio www.icono.us y que la intención de dicha sociedad fuese aprovecharse del mismo, registrándolo como marca. MALA FE EN MATERIA MARCARIA - Requiere intención consciente de violar una disposición legal / PRESUNCION DE BUENA FE EN MATERIA MARCARIA - Impone la carga de la prueba a quien alega su inobservancia / MALA FE EN MATERIA MARCARIA - Inexistencia por falta de prueba de quien la alega Finalmente, el demandante en su escrito de demanda sostiene que existió mala fe en la solicitud de registro de la marca ICONO, por cuanto la sociedad titular del registro desarrolla su actividad comercial con una marca idéntica a la que utiliza la empresa para identificar sus productos en la República de Chile. […] Teniendo en

cuenta lo anterior, la Sala comparte lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio en que el análisis de la marca ICONO para otorgarle protección como marca, se centró en el acervo probatorio obrante dentro del expediente 06-58592. No se evidencia del plenario que el actuar de la sociedad C.I. IBLU S.A. se haya realizado con la intención de violar las disposiciones de protección de registros marcarios registrados en otros países y, muchos menos, la de causar un perjuicio injusto o ilegal. No debe olvidarse que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Adicionalmente, los actos y hechos a los que puede atribuírsele mala fe por parte del tercero interesado, deben ser anteriores a la fecha de solicitud del registro contenido en el acto administrativo que se demanda y no a hechos sobrevinientes, como lo pretende la parte demandante. Ahora bien, y en cuanto a la prenda de vestir allegada al proceso por el demandante , la Sala encuentra que el producto es importado de la China y que la fecha de compra es del año 2009 , lo que determina que no podría atribuírsele a la sociedad C.I.BLU S.A, la utilización de mala fe del signo Icono.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 223 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00581-00

Actor: EMPRESAS LA POLAR S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD – NOTORIEDAD – MALA FE – MARCA: ICONO La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 27307 del 30 de agosto de 2007, a través de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca ICONO (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad C.I. IBLU S.A., quien cedió el registro a la sociedad

DISTRIBUCIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. – DIDITEXCO S.A.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el

artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 3.1 Respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros que declaren la NULIDAD de la Resolución 27307 del 30 de agosto de 2007, por medio de la cual se concedió el registro de la marca ICONO, a favor de la sociedad C.I. IBLU S.A., para identificar productos de la clase 25 internacional. 3.2. Así mismo, solicito a los Honorables Consejeros que ordenen la cancelación del certificado de registro 338361, correspondiente a la marca ICONO, en clase 25 internacional. 3.3 Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar la correspondiente Sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial […]” (negrillas fuera de texto). I.2. Los hechos El apoderado de la sociedad actora manifestó que la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A., “[…] es una empresa Chilena que tiene prestigio y reputación en ese país, cuyo objeto social es la distribución y venta de toda clase de mercancías incluyendo el vestuario en general, teniendo presencia en varios países de América Latina y con planes de expansión en Colombia […]”. Señaló que es titular en la República de Chile de las marcas ICONO, que distinguen productos en las clases 25, 38 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Recordó que la sociedad es titular del nombre del dominio www.icono.us dese el

año 2005, lugar donde anuncia y publicita su marca. Comentó que el día 15 de junio de 2006, la sociedad C.I. IBLU S.A. solicitó en Colombia el registro de la marca ICONO para identificar “[…] vestidos, calzado, sombrerería […]”, productos de la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria de Comercio expidió la Resolución 27307 de fecha 30 de agosto de 2007, en el sentido de conceder el registro de la marca ICONO, a favor de la sociedad de C.I. IBLU S.A., para identificar productos de la referida clase 25 por el término 10 años. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con la resolución demandada violó el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Afirmó que la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. se encuentra legitimada para solicitar la protección de sus derechos legalmente adquiridos en la República de Chile sobre la marca ICONO y, sobre el nombre de dominio www.icono.us, amparada por el artículo 172 de la normativa comunitaria. Indicó que la sociedad C.I. IBLU S.A. reproduce la marca con el cual la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. acompaña los productos de la Clase 25 internacional, como en su nombre de dominio. Expresó que el signo Icono fue solicitado de mala fe por parte de la sociedad C.I. IBLU S.A., quien conocía de la existencia del nombre de dominio y la marca del

demandante, toda vez que utiliza uno idéntico y cita la página web de su representada en sus productos. Finalmente, informó que la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. no ha tenido ni tiene en la actualidad relación comercial alguna con la sociedad C.I. IBLU S.A.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad manifestó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. Expresó que la División de Signos Distintivos analizó y evaluó el registro del signo ICONO (nominativo) solicitado por la sociedad C.I.IBLU S.A., evidenciando que cumplía con los requisitos para su concesión como marca. Señaló que la sociedad demandante, durante el trámite de registro de la marca ICONO, para distinguir productos de la clase 25, no presentó oposición alguna ni derecho prioritario frente al signo, por cuanto, según lo señala en su escrito de demanda, tiene el signo registrado en Chile, país que no hace parte de la Comunidad Andina de Naciones. Adujo que durante el trámite para conceder el signo solicitado ICONO, no se evidenció en ningún momento la violación a la buena fe por parte de la sociedad C.I. IBLU S.A., como lo pretende hacer ver el demandante. II.2. INTERVENCIÓN DE DISTRIBUCIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. – DIDITEXCO S.A. El apoderado judicial de la empresa precisó que la

sociedad C.I. IBLU S.A. transfirió el signo marcario a la sociedad Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A - DIDITEXCO S.A. el 26 de agosto de 2010, por lo que tiene legitimación para intervenir en el mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, indicó que la sociedad Empresas La Polar S.A. carece de un derecho marcario en Colombia sobre la palabra ICONO, y el hecho que la tenga registrada en Chile o que la haya usado en ese país, es irrelevante para la ley colombiana. Agregó que lo mismo se presenta con el dominio www.icono.us, dado que no genera derechos ni prerrogativas desde el punto de vista marcario. Manifestó que la sociedad Empresas La Polar S.A. omite lo que de manera reiterada han establecido la jurisprudencia y la doctrina sobre el principio de territorialidad que rige el derecho marcario, el cual establece que los derechos marcarios se circunscriben al territorio dentro del cual se concedieron y, de ese modo, los derechos adquiridos fuera de ese territorio no pueden hacerse valer dentro del mismo. Expresó que la palabra ICONO con anterioridad a la fecha de la solicitud presentada por la sociedad C.I IBLU S.A. era libremente apropiable como marca en Colombia por cualquier persona y desde el punto de vista marcario era “Res Nullius”. Adujo que la “mala fe” que podría afectar la validez de un registro marcario y dar lugar a su nulidad, debe referirse necesariamente a actos y hechos anteriores a la fecha de la solicitud de la marca, que deben preceder el acto cuya nulidad se demanda y que precisamente son los que vician el acto. Afirmó frente a la prenda de vestir aportada por el demandante como prueba de la

mala fe, que C.I. IBLU S.A. no es el fabricante y, por ende, no es responsable directo de la fijación o aplicación de la etiqueta, pues su fabricante es una empresa China. Concluyó que al no ser C.I. IBLU S.A. responsable directo de la fabricación y marcación de la prenda, mal puede endilgarse un acto de mala fe.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 94-IP-2014 de fecha de 16 de julio de 2013 en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en concreto sobre los artículos 134 literal a), 136 literal a), 150 y segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo

135, literal a), de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

La confusión indirecta hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

4. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

5. De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes del País Miembro están delimitados al país en que se conceden.

No obstante lo anterior un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro podrá ser usado en otro cualquiera de los países de la Comunidad Andina como fundamento de una oposición o si se trata de una marca notoria.

En el presente caso, se ha determinado la nulidad de un registro marcario concedido en Colombia sobre a (sic) del registro de marcas concedidas en Chile. Como se ha indicado en esta interpretación prejudicial, la connotación territorial de un registro marcario, salvo las excepciones establecidas de notoriedad y oposición andina, deriva que las marcas en el extranjero no pueden gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. No obstante lo anterior, el juez nacional hará un examen integral del caso a afectos si se solicitó el registro marcario con mala fe.

6. El nombre de dominio es un elemento o expresión necesario para identificar un sitio en Internet y que pueda ser inscrito ante un registrador internacional o nacional, teniendo en cuenta la reglamentación internacional establecida para el efecto por el organismo competente.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no contempla en su normativa a los nombres de dominio como objeto de protección. No obstante lo anterior, los sitios web en Internet tienen una presencia virtualmente mundial, por lo cual serían fácilmente accesibles por cualquier persona. En consecuencia, el juez consultante ha de tener en cuenta si la solicitud de registro como marca del signo “ICONO” (denominativo) ha sido de mala fe; es decir, si el solicitante de dicho registro tuvo conocimiento previo del nombre de dominio www.icono.us y determinare su intención de aprovecharse del mismo con su penetración en el mercado registrándolo como marca. Si determinare que el solicitante no ha obrado de conformidad a esa conducta reprochable, derivará en que los signos distintivos registrados y los nombres de dominio deberán coexistir en el mercado.

7. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Si procede la sanción de mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”.

8. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y los servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

9. La Oficina Nacional debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aun en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a su solicitud.

Así mismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: . Debe ser de oficio. . Es integral. . Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. . Es autónomo […]” (negrillas fuera de texto).

IV.- DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA Mediante escrito radicado el 24 de julio de 2013 en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada de la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A., presentó solicitud de desistimiento de la demanda en contra de la Resolución 27307 de 30 de agosto de 2007, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. El Magistrado Ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, en auto del 29 de septiembre de 2014, denegó la solicitud de desistimiento de la acción presentada por la apoderada del demandante. Ahora bien, la Sección Primera del Consejo de Estado en proveído de 28 de septiembre de 2017, varió su posición y cambio la línea jurisprudencial respecto del “[…] desistimiento del medio de control de nulidad relativa consagrado en el artículo 172 de la decisión 486 de 2000 de la comisión de la comunidad andina […]”. Así las cosas, en la actualidad resulta procedente el desistimiento de la acción de nulidad relativa de conformidad con lo regulado por los artículos 314 a 316 del Código General del Proceso – CGP, normas aplicables por remisión del artículo 267 del CCA. Mediante auto de julio 11 de 2018, el Despacho sustanciador dispuso que por Secretaria se pusiera en conocimiento de la parte actora la nueva posición de la Sección Primera del Consejo de Estado, para que, si así lo consideraba pertinente, manifestara si continuaba interesada en desistir del proceso judicial, para lo cual le concedió un término de diez (10) días a partir de la notificación de

ese proveído. Se le advirtió, que de no existir pronunciamiento al respecto, se ordenaría que por Secretaría se le diera continuidad al trámite procesal correspondiente. En informe secretarial de fecha 10 de septiembre de 2018, el Secretario de Sección Primera del Consejo de Estado dejó constancia que no hubo manifestación por parte de la apoderada respecto de lo ordenado en el auto de julio 11 de 2018, por lo cual se continuó con el trámite procesal correspondiente.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 25 de agosto de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la Superintendencia de Industria y Comercio y el tercero interviniente, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Publico y el demandante no se pronunciaron.

VI-. CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. en contra de la Resolución 27307 del 30 de agosto de 2007, a través de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca ICONO (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad C.I. IBLU S.A. quien cedió el registro

a la sociedad DISTRIBUCIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. –

DIDITEXCO S.A.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusados es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. VI.2.- La normativa aplicable El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual dispone lo siguiente: “[…] Art. 172. —La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se

eliminarán del registro de la marca. […]”. VI.3.- El Principio de territorialidad en materia marcaria La Sala analizará el principio de territorialidad en materia marcaria, teniendo en cuenta que la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A., solicitó la nulidad de la Resolución 27307 del 30 de agosto de 2007 expedida Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en registros marcarios inscritos en la República de Chile. Al respecto, en la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rendida para el asunto de la referencia, al referirse al tema de la territorialidad en materia marcaria, se indicó lo siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros. (…) Sobre el tema del principio de territorialidad en materia marcaria y sus excepciones este Tribunal de Justicia en reciente jurisprudencia ha manifestado lo siguiente: “El principio de territorialidad: El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer en cualquier parte del mundo. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró.

En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso de la marca se circunscribe al ámbito territorial. Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha señalado que: “El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial (…). Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por la Corte Suprema (1048). El titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro territorio. El producto foráneo podrá ser “original” en el extranjero pero no lo será en nuestro país (1049). Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permitirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca. Este es el derecho de titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular”1 Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metke ha señalado que: “Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de industria y Comercio. Al constituirse tal derecho, la ley brinda protecc