CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00582-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto QUINUA LÁGRIMA DE SOL para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativas SOL y mixta SOL de las clases 29 y 30 / TÉRMINO DESCRIPTIVO – Lo es QUINUA y por ello se excluye del cotejo marcario / PARTÍCULA DE USO COMÚN – Lo es SOL en las clases 29, 30 y 31 / PARTÍCULA DE USO COMÚN – No se excluye del cotejo marcario por ser necesaria para efectuarlo / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto QUINUA LÁGRIMA DE SOL por no existir similitud con las marcas nominativas SOL y mixta SOL [L]a Sala no excluirá del cotejo marcario la expresión SOL, a pesar de que sea de uso común, porque, de lo contrario, sería imposible efectuar el cotejo marcario entre el elemento nominativo de la marca mixta QUINUA LÁGRIMAS DEL SOL y las marcas nominativas SOL y el elemento nominativo de la marca mixta SOL. […] Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando la visión de conjunto, evidencia claramente que no existe similitud fonética y ortográfica el elemento nominativo de la marca mixta QUINUA LÁGRIMAS DE SOL, conformado por el conjunto LÁGRIMAS DE SOL, y las marcas nominativas SOL y el elemento nominativo de la marca mixta SOL. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. La Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales

los signos o marcas tienen algún significado. La Sala considera que las palabras LÁGRIMAS, DE y SOL que conforma el elemento nominativo de la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL, cuyo titular es el tercero con interés, son palabras del idioma castellano y que son conocidas por el consumidor promedio, pero que su significado no guarda relación con los productos que ampara ni evoca sus características y propiedades, por lo cual es una marca arbitraria y de fantasía. La Sala advierte que las marcas nominativas SOL y el elemento nominativo de la marca mixta SOL, cuyo titular es la parte demandante, son también de las denominadas marcas arbitrarias, debido a que la palabra que la conforma, esto es, SOL si bien tiene un significado en el idioma castellano no evoca para el consumidor promedio las características o propiedades de los productos que identifica en las clases 29 y 30 de la Clasifación Internacional de Niza. […] Adicionalmente, la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL se encuentra acompañada de un elemento gráfico adicional como se precisa en los actos administrativos acusados […] Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye, aplicando la vision de conjunto, que la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL, cuyo titular es el tercero con interés, tiene suficientes elementos distintivos para distinguirse de las marcas nominativas SOL y a la marca mixta SOL, cuyo titular es la parte demandante, debido a que no son similares fonética, ortográfica, conceptual y gráficamente .

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G /

DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

– ARTÍCULO 136 LITERAL H

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Núm. único de radicación: 11001032400020090058200

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00582-00

Actor: CASA LUKER S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de Nulidad Relativa Referencia: Comparación entre marca mixta y marcas nominativas y marca mixta. Ausencia de riesgo de confusión y asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Casa Luker S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12429 de 27 de mayo de 2005, 16518 de 28 de mayo de 2008 y 24472 de 16 de julio de 2008. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Casa Luker S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1, presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad

relativa, prevista en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12429 de 1 Cfr. Folio 2. 2 Cfr. Folios 174 a 192. 3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. 4 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” Núm. único de radicación: 11001032400020090058200 27 de mayo de 2005, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 16518 de 28 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la resolución núm. 24472 de 16 de julio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones declararon infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedieron el registro de la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL solicitada por Inversiones y Representaciones Chain E.U., para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Productos y Productos para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó, en consecuencia, que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL, cuyo titular es Inversiones y Representaciones Chain E.U., para identificar productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones5: “[…] 1. Que se declare la Nulidad de la Resolución 012429 del 27 de Mayo de 2005 emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Casa Luker S.A. con base en las marcas SOL y concedió el registro de la marca LÁGRIMA DE SOL (mixta), para distinguir quinua en grano convencional y quinua en grano orgánica, productos comprendidos en la clase 31 Internacional.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la Resolución 16518 del 28 de Mayo de 2008 proferida por la División de Signos Distintivos, por medio de la cual al estudiar el recurso de Reposición interpuesto por la sociedad Casa Luker S.A., confirmó la anterior Resolución.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la Nulidad de la Resolución 24472 del 16 de Julio de 2008 emanada de la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial por medio de la cual al estudiar el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad Casa Luker S.A., confirmó la decisión contenida en dicha Resolución 12429 y en consecuencia, concedió en definitiva el Registro de la marca LÁGRIMA DE SOL (mixta) a favor de la sociedad Inversiones y representaciones Chahin (sic) E.U., domiciliada en Bogotá, Colombia para distinguir quinua en grano convencional y quinua en grano orgánica, productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Marcaria Internacional de Niza. 5 Cfr. Folios 175 a 176.

Núm. único de radicación: 11001032400020090058200

4. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial se anule el Certificado de Registro 358.658 de la marca LÁGRIMA DE SOL (sic) a favor de la sociedad Inversiones y Representaciones Chahin (sic) E.U., domiciliada en Bogotá, para distinguir quinua en grano convencional y quinua en grano orgánica, productos comprendidos en la clase 31 marcaria

Internacional de Niza.

5. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, declarar fundadas las observaciones presentadas por la sociedad Casa Luker S.A. con base en las marcas SOL contra la solicitud de registro de la marca

LÁGRIMA DE SOL en la clase 31 y se niegue el registro de la marca.

6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo y en consecuencia, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, dicte la Resolución correspondiente en la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento.

7. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en este proceso […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. Inversiones y Representaciones Chain E.U., el 27 de abril de 2004, presentó la solicitud del “[…] registro de la marca (sic) LÁGRIMA DE SOL (mixta) para distinguir quinua en grano convencional y quinua en grano orgánica, productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza […]”7. 4.2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 546 de 30 de noviembre de 2004 y se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 04-38398. 4.3. La parte demandante, en la respectiva oportunidad, presentó oposición contra la solicitud de8: “[…] Registro de la marca (sic) LÁGRIMA DEL SOL con base en el registro anterior y vigente de las marcas: SOL 29 259.319

SOL 30 101.748 SOL 30 72.368 SOL 30 22.657

6 Cfr. Folios 176 a 177. SOL 30 212.272 7 Cfr. Folio 176 a 177. 8 Cfr. Folio 176.

Núm. único de radicación: 11001032400020090058200 […]”. 4.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 12429 de 27 de mayo de 2005, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL, cuyo titular es Inversiones y Representaciones Chain E.U., para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 12429 de 27 de mayo de 2005. 4.6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 16518 de 28 de mayo de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12429 de 27 de mayo de 2005 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 24472 de 16 de julio de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12429 de 27 de mayo de 2005.

Normas violadas Núm. único de radicación: 11001032400020090058200

5. La parte demandante, en el escrito de demanda, adujo la vulneración de los artículos 135, literales b) y p)9, 136, literales a), f) y h)10, 22411 y 22612 de la

Decisión 486. Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los siguientes cargos de violación13: 6.1. Afirmó que la parte demandada desconoció el artículo 135, literales a) y p) de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, “[…] la Administración ignoró el que la marca solicitada carecía de la suficiente fuerza para distinguir alimentos frente a productos alimenticios de un tercero, distinguidos y comercializados con la marca SOL de la sociedad Casa

Luker S.A. […]”14. 6.2. Indicó que15: 9 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres […]”. 10 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

la marca puedan causar un riesgo de confusión o de asociación; […] f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”. 11 “[…] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido […]“. 12 “[…] Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo

notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos […]”. 13 Cfr. Folios 56 a 85. 14 Cfr. Folio 177. 15 Cfr. Folios 178 a 179.

Núm. único de radicación: 11001032400020090058200 “[…] La sociedad Casa Luker S.A. tiene registrada y vigente su marca SOL, la cual usa de manera pública e ininterrumpida desde hace más de 40 años, lo cual está plenamente demostrado en el expediente administrativo de cuyas Resoluciones se pide su nulidad.

La marca solicitada es mixta. Ella en su aspecto nominativo contiene a la marca registrada SOL y solo le añade otra palabra que no desvirtúa su significado conceptual, simplemente le añade una característica al SOL. En el aspecto gráfico, ella está formada por la figura de un SOL lo cual confirma que la palabra esencial y básica de la marca solicitada es la palabra SOL. […] Con la marca SOL se distinguen en el mercado productos alimenticios de amplia trayectoria en Colombia. Con la marca LÁGRIMA DE SOL se pretenden distinguir también productos alimenticios. En este caso, las marcas LÁGRIMA DE SOL y SOL serán confundidas además en cuanto a

su origen empresarial. La marca LÁGRIMA DE SOL contiene en su totalidad a la marca SOL, no solo guardando intacto su significado conceptual, sino además reforzando esa idea con la figura de un sol en ella, lo cual se acentúa en este caso por el hecho de identificar con esta marca productos alimenticios dirigidos al mismo público consumidor, el cual como ya lo afirmamos es un público consumidor desprevenido sin que sea necesario ningún nivel cultural […]”. 6.3. Agregó que la parte demandada desconoció el artículo 136, literal a), f) y h) de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto “[…] las marcas LÁGRIMA DE SOL y SOL son semejantes y crean riesgo de confusión por su similitud conceptual, gráfica y fonética y riesgo de asociación pues al contener la marca solicitada la marca SOL, usada y registrada por Casa Luker, y comercializada desde hace años, se presentará que tiene el mismo origen empresarial […]”16. 6.4. Argumentó que17: “[…] Es importante que ese Honorable Despacho tenga en cuenta que con la marca SOL mis poderdantes distinguen una amplia gama de productos alimenticios, variedades que se han creado de acuerdo a las necesidades del mercado. Con esa marca se distingue una amplia gama de chocolate de mesa, chocolatinas y productos en polvo modificadores de la leche. Dichas variedades y características de cada una de ellas responden a los gustos y necesidades de los compradores. Inicialmente fue la marca SOL y con el paso de los años se han lanzado nuevos productos con la misma marca

SOL y con las marcas SOLAR SOLECITO, SOL PROTONIK. La marca SOL es una marca de más de cuarenta años en el mercado y su penetración y afianzamiento ha sido muy grande, como ha sido también grande la inversión que ha hecho Casa Luker S.A. en defensa publicidad y posicionamiento de la marca. Hay una realidad en el mundo marcario, que cuando una marca alcanza un posicionamiento importante el mercado, desafortunadamente se debe iniciar de igual manera la defensa de la marca 16 Cfr. Folio 181. 17 Cfr. Folio 185.

Núm. único de radicación: 11001032400020090058200 frente a la intención de terceros de valerse de su buen nombre y crédito para lanzar sus productos.

Se puede entonces afirmar que existe una familia de marcas SOL creada por Casa Luker S.A. […]”. 6.5. Adicionó que18: “[…] La marca SOL de Casa Luker S.A. fue declarada Notoria por el Consejo de Estado en Sentencia del año 2004 y ha continuado siéndolo como se demostrará con las pruebas que se acompañan. La marca (sic) LÁGRIMA DE SOL pretende distinguir productos alimenticios. La marca SOL distingue productos alimenticios. Si bien las marcas SOL y sus derivadas de propiedad de Casa Luker S.A. están registradas en las clases 29 y 30 marcarias y la marca solicitada lo está en la clase 31 marcaria, los productos comprendidos en estas tres clases pertenecen a la misma categoría de productos alimenticios, es decir, pertenecen al mismo sector económico. Además la quinua normalmente se consume en bebidas y al igual que el chocolate SOL y los modificadores de leche SOL PROTONIK […]”. Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial19, contestó, mediante escrito de 24 de mayo de 201220, la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 7.1. Sostuvo que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 y las normas constitucionales y legales nacionales aplicables. 7.2. Precisó que21: “[…] el signo solicitado utiliza dos palabras antecediendo la expresión SOL, la cuales generan una distintividad abrumadora y evidente frente a la marca demandante, puesta esta solo está compuesta por la palabra SOL.

La expresión ‘LÁGRIMA’ tiene una fuerza distintiva propia que no permite que se genere un riesgo de confusión o de asociación con la marca opositora dentro del trámite administrativo […]”. 7.3. Adujo que22: 18 Cfr. Folios 188. 19 Cfr. Folios 347 a 350. 20 Cfr. Folios 330 a 346. 21 Cfr. Folio 335. 22 Cfr. Folio 336.

Núm. único de radicación: 11001032400020090058200 “[…] Salta a la vista las innumerables diferencias que se encuentran entre los signos en disputa, las cuales incluso se pueden considerar de bulto, por lo cual ni siquiera es necesario hacer grades elucubraciones interpretativas para entender que la marca (sic) LÁGRIMA DE SOL tiene suficiente capacidad distintiva y no está inmersa en ninguna causal de irregistrabilidad.

Las marcas en contienda simplemente comparten una expresión, la cual en una de ellas es la única que contiene el signo, en cambio en la otra está

acompañada de dos palabras más, que le dan una capacidad de identificación, aunado esto a su característico elemento gráfico, que no tiene absolutamente nada que ver con el dibujo que acompaña a alguno de los signos opositores. […] se puede constatar que el vocablo añadido al coincidente dentro del caso en cuestión, es decir ‘LÁGRIMA’ evidentemente tiene suficiente carga semántica que permite identificar que el origen empresarial de dicha marca, es totalmente distinto al de la marca opositora y aquí demandante. Razón por la cual, no es posible que los eventuales consumidores puedan caer en error respecto de los productos a adquirir […]”. 7.4. Aclaró que23: “[…] Para mi representada no es de recibo por ningún motivo la argumentación de presunta violación de los literales b) y p) de (sic) la decisión 486 de 200, pues tal y como se puede constatar de la simple lectura de las resoluciones demandadas, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el debido análisis de registrabilidad de la marca (sic) LÁGRIMA DE SOL, encontrando la no existencia, ni incursión dentro de las causales que impiden el correspondiente registro. Es pertinente señalar, que en torno a la presunta violación del literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, el accionante no realiza el correspondiente análisis explicando en qué consiste la transgresión de dicho numeral, es decir, que de la lectura de dicho cargo de violación no se puede constatar cual es la contrariedad de la ley, de la moral, del orden público o de las buenas costumbres que irrumpe el signo concedido. Ahora bien, en cuanto a la presunta violación del literal b) (sic) del artículo

135 de la Decisión 486 de 200, la entidad demandada no encuentra ninguna circunstancia que compruebe la carencia de distintividad del signo solicitado y concedido por intermedio de las resoluciones demandadas, todo lo contrario, la misma fue establecida gracias a los enormes elementos distintivos que se encontraron en el signo solicitado, que vistos desde una perspectiva de conjunto marcario, generaron identidad propia para la marca […]”. 7.5. Explicó que24: “[…] Igualmente señala que la única persona que puede utilizar en forma exclusiva la marca SOL es Casa Luker S.A., pues fueron ellos quienes implantaron en la mente de los consumidores, la asociación que estos hacen entre la marca y con los productos alimenticios. 23 Cfr. Folio 338. 24 Cfr. Folios 342.

Núm. único de radicación: 11001032400020090058200

Este es otro argumento en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio no está de acuerdo, entendiendo que si bien la sociedad Casa Luker S.A., tiene la concesión del registro de la marca SOL, esto no le da la posibilidad de hacerse dueño exclusivo del uso de dicha palabra en el mercado, pues las palabras como tal no son apropiables por nadie, ni siquiera por el hecho de haberlas registrado como signo. Es evidente los derechos que posee la sociedad Casa Luker S.A. sobre la marca SOL, pero sobre la palabra, máxime cuando la misma es de uso común y utilizada de manera manifiesta y frecuente por los comerciantes dentro de diferentes conjuntos marcarios para identificar sus productos. La palabra SOL no puede ser utilizada de manera independiente para distinguir productos relacionados con los de la marca propiedad Casa Luker S.A., lo cual no puede ser óbice para que sea utilizada en combinación con

otras palabras o inmersa en marcas mixtas que también contenga elementos gráficos y que sean diferentes a los ya registrados. […] Es preciso señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio no discute la notoriedad existente y otorgada a la marca SOL por la sentencia de 26 de febrero de 2004 del Consejo de Estado, pues es más que evidente su consagración en la misma, sin embargo, la circunstancia de dicha declaratoria no hace que la palabra SOL no pueda ser utilizada en combinación con otras dentro de un conjunto marcario, por lo cual la discusión no debe centrarse en la notoriedad de la marca propiedad de la sociedad Casa Luker S.A., toda vez que la marca solicitada y concedida por las resoluciones demandadas no presenta reproduce, ni imita, ni traduce, ni translitera, ni transcribe total ni parcialmente el signo notoriamente conocido. Es claro que debe existir una protección de las marcas declaradas notorias, por eso el Consejo de Estado establece que la protección es incluso frente a productos de diferentes clasificaciones, sin embargo, obviamente la cual genere un riesgo de confusión o de asociación, situación que no se presenta en el presente caso. En efecto, en el estudio que no ocupa no se presenta ninguna identidad o similitud entre las marcas (sic) LÁGRIMA DE SOL y SOL que creen un riesgo de asociación o confusión, pues las mismas tienen elementos suficientes característicos que les imprimen identidad propia respecto del otro, por lo cual, no es posible aplicar la protección concebida para las marcas declaradas notorias, teniendo en cuenta que dicha exclusión se puede alegar siempre y cuando esté demostrada la similitud y la incapacidad de distinción […]”.

8. Inversiones y Representaciones Chain E.U., vinculada como tercero con interés en el resultado del proceso25, en adelante el tercero con interés, contestó la demanda26, por intermedio de curador ad litem27, en los siguientes términos: 8.1. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y señaló que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho. 25 Cfr. Folios 195 y 323. 26 Cfr. Folios 326 a 328. 27 Cfr. Folios 319, 320 a 323, 329, 368, 359, 362, 363, 364, 381 y 302

Núm. único de radicación: 11001032400020090058200 8.2. Precisó que28: “[…] Se vislumbra con claridad que entre la marca y el signo, no existe confusión en el plano gráfico, como tampoco se aprecia coincidencia en la configuración fonética de éstas por cuanto no genera ni confusión ni asociación al público consumidor. De esta forma no hay relación ni semejanza fonética, gráfica ideológica o tipográfica; como también, de aparecer ambos productos en los supermercados, tiendas de abarrotes, etc., en cada uno de sus compartimientos con sus correspondientes etiquetas; la diferencia es muy amplia, puesto que el producto tampoco se asemeja.

En cuanto al signo o palabra genérica utilizada (SOL), al conformarse dentro de alguna marca dicha palabra, considerada como una expresión de uso común o universal, no puede ser objeto de monopolio […]”. Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 14 de mayo de 201529,

ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 673-IP-2015 proferida el 21 de septiembre de 201630, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró31: “[…] se interpretarán los artículos 136 literales a) y h), 224 y 226. En lo que respecta al artículo 135 no se procederá a interpretarlo en su totalidad pues no se está frente a un caso de nulidad absoluta, sin embargo al referirse en esta providencia al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común, en razón de discutirse este aspecto dentro del proceso, habrá de mencionar también a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135.

De oficio, se interpretarán los artículos 228 y 229 de la misma normativa, porque regulan las normas de la marca notoria […]” (Destacados de la Sala).

11. Finalmente, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión 28 Cfr. Folio 327. 29 Cfr. Folios 384 a 385. 30 Cfr. Folios 398 a 423. 31 Cfr. Folios 401 a 402.

Núm. único de radicación: 11001032400020090058200

12. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 29 de agosto de 201732, corrió traslado a las partes,

para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 12.1. Dentro del anterior plazo legal, la parte demandada reiteró los argumentos expuestos, respectivamente, en la contestación de la demanda. 12.2. La parte demandante, el tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal33.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

13. Visto el artículo 128, numeral 7.º del Decreto 01 de 198434, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30835 de la Ley 1437 de 18 de enero d