CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00610-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo (mixto) MAPA y las marcas NAPA (mixta), NAPA AUTO PARTS (nominativa) y NAPA THE PARTS STORE (nominativa) / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia frente al signo MAPA [D]el análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados, “MAPA” y “NAPA”, la Sala advierte que existe similitud ortográfica y fonética. En efecto, las expresiones “MAPA” y “NAPA” contienen secuencia de sus desinencias, que pueden inducir en mayor grado de confusión al consumidor, teniendo en cuenta que ambas marcas terminan en los vocablos “APA”; tienen longitudes similares y que la única diferencia radica en la letra “M”, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a una diferenciación, pues las consonantes M y N tienen una pronunciación similar, (…) No acontece lo mismo con las marcas “MAPA” “NAPA AUTO PARTS” y “NAPA THE PARTS STORE”, pues el número de vocales y consonantes que las integran inciden significativamente en su diferenciación. Cabe resaltar, en torno a los signos similarmente confundibles, “MAPA” y “NAPA”, que amparan los mismos productos de la Clase 12 Internacional, esto es, “Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos para vehículos automotores.” De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre las citadas marcas existe conexidad competitiva, especialmente, en lo que concierne al producto de repuestos para vehículos. Además, por cuanto los productos que identifican pueden compartir los mismos canales de comercialización, de

publicidad y suelen expenderse en los mismos establecimientos, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que lo llevaría a asociar tales productos con un origen empresarial común. Así las cosas, al no poseer la marca solicitada “MAPA” la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas y conexidad competitiva de sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00610-00

Actor: NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad.

Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “MAPA” ES CONFUNDIBLE CON EL

SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “NAPA”, EN CUANTO EXISTE ENTRE

ELLOS SEMEJANZAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA, RAZÓN POR LA CUAL NO

PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

La Sala decide, en única instancia, la demanda1 promovida por la sociedad NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCATION contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la

Resolución núm. 30320 de 23 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 7 de diciembre de 2005, la sociedad IMPORTACIONES REYPAR LTDA. presentó solicitud de registro de la marca “MAPA” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°- Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confundibilidad con la marca mixta “NAPA”, que identifica productos de la citada Clase 12, así como con los signos nominativos “NAPA AUTO PARTS” y “NAPA THE PARTS STORE”, los cuales amparan servicios de la Clase 42 Internacional. 3°: A través de la Resolución núm. 10659 de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos2 de la SIC, declaró fundada la oposición interpuesta y, 1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante CAN. 2 Hoy Dirección de Signos Distintivos. en consecuencia, negó el registro de la marca “MAPA” (mixta), para distinguir productos de la Clase 12 Internacional3.

4º: Contra la citada resolución, la sociedad IMPORTACIONES REYPAR LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, siendo resuelto el primero de ellos de manera confirmatoria mediante Resolución núm. 17819 de 20 de abril de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 30320 de 23 de junio de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada la oposición interpuesta y concedió el registro de la marca solicitada. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a)4, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, por lo siguiente: Señaló que, dicha autoridad incurrió en tres errores, tales como: i) comparación inadecuada entre las marcas “MAPA” y “NAPA” (mixta); ii) no tuvo en cuenta el riesgo de confusión que genera la coexistencia de los signos en el mercado y; iii) no apreció las condiciones de asociación empresarial. Indicó que, el signo registrado es similarmente confundible con las marcas de las cuales es titular (“NAPA”, “NAPA AUTO PARTS” y “NAPA THE PARTS STORES”), máxime si se tiene en cuenta que distinguen productos iguales y servicios relacionados. 3 El signo fue solicitado para identificar “Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos

para vehículos automotores.” 4 “Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” Manifestó que, en relación con el aspecto ortográfico, las expresiones antes mencionadas solo difieren en las letras “N” y “M”, y que por lo demás se trata de palabras bisílabas con acento tónico en la última sílaba. Respaldó lo anterior, en el fallo de 22 de febrero de 2001 (Expediente núm. 5623, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), en el que la Sección Primera del Consejo de Estado, señaló: “[…] La diferencia relevante que se presenta entre los signos en examen, esto es, la vocal O, es de tan poco peso que se diluye en el conjunto, por el abundante número de elementos semejantes, como quiera que tienen en común siete (7) fonemas, según lo advierte la sociedad opositora a la demanda. De manera que tal diferencia no basta para eliminar el riesgo de confusión en el consumidor o comprador final del producto […]”. Adujo que, al pronunciar los signos en conflicto de manera sucesiva, generan la misma impresión, esto es: “NAPA” - “MAPA”, “NAPA” - “MAPA”, “NAPA” - “MAPA”, “NAPA” - “MAPA”, “NAPA” - “MAPA”, “NAPA” - “MAPA”. Indicó que, no puede ser de recibo el argumento expuesto por la SIC, al señalar que dichas expresiones no resultan ser confundibles solamente porque difieren en la letra

inicial. Aseguró que, sí hay identidad de la sílaba tónica entre las marcas “MAPA” y “NAPA” (mixtas), esto es, “MA” y “NA”; adicionalmente, las dos terminan en “PA” y, el orden de las vocales es el mismo “A-A”. Finalmente, sostuvo que el cotejo hecho por la autoridad antes mencionada resulta inadecuado, pues por un lado, desconoce las semejanzas que presentan las marcas en conflicto y, por el otro, no protege adecuadamente al público consumidor que va a encontrar los mismos productos identificados con marcas similares. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que, entre la marca cuestionada “MAPA” (mixta), que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación internacional de Niza y las marcas previamente registradas de la actora “NAPA” (mixta), “NAPA AUTO PARTS” y “NAPA THE PARTS STORES” (nominativas), no se presentan semejanzas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, razón por la cual pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que las letras “M” y “N” presentan sonidos

diferentes. Indicó que, la letra “M” se constituye en un fonema consonántico labial, mientras que la letra “N” representa un sonido diferente. Manifestó que, la diferencia en la parte inicial de los signos de corta extensión es relevante en su comparación, toda vez que el inicio de un signo es la parte más importante de este, teniendo en cuenta que la que retienen las personas. Adujo que, el signo solicitado mixto “MAPA”, que identifica los productos de la Clase 12 Internacional, tiene una connotación conceptual referida a la “representación geográfica de la tierra o parte de ella en una superficie plana”, mientras que las marcas registradas son una expresión de fantasía. Alegó que, los diseños inherentes a los signos en cotejo son diferentes. El signo solicitado representa la sílaba “MA” dentro de un hexágono y la sílaba “PA” dentro de un círculo, mientras que las marcas mixtas, de la actora, representan la expresión “NAPA” dentro de una figura hexagonal de lados más anchos que los del hexágono que hace parte del signo solicitado. Concluyó que, el signo solicitado “MAPA” goza de la suficiente distintividad frente a las marcas previamente registradas. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5:

“[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no se este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […] 2.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo MAPA (mixto) y las marcas NAPA (mixta), NAPA AUTO PARTS (denominativa) y NAPA THE PARTS STORE (denominativa).

[…] 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 3.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para 5 Proceso 228-IP-2017. que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 3.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios, sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro […].” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 30320 de 23 de junio de 2009, concedió el registro de la marca “MAPA” (mixta), en favor de IMPORTACIONES REYPAR LTDA., para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática

y repuestos para vehículos automotores.” Al respecto, la actora alegó que dicha marca es confundible con su marca mixta previamente registrada “NAPA”, que identifica productos de la Clase 12 Internacional, así como con sus signos nominativos “NAPA AUTO PARTS” y “NAPA THE PARTS STORE”, los cuales amparan servicios de la Clase 42 Internacional, ya que poseen similitudes ortográficas y fonéticas. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con las normas de la citada Decisión, procedía el registro de la marca “MAPA” para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […].” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es

decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede inducir al público a error. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...].” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (mixta)

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (mixta)

NAPA AUTO PARTS

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (nominativa)

NAPA THE PARTS STORE MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (nominativa) Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada, del tercero interesado en las resultas del proceso, con otras marcas mixtas y nominativas, previamente registradas en favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas y no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia. De manera que, no existe duda alguna de que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de las sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable o evidente. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades de casa caso concreto, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos

confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”6 Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: “[…] Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 6 Ibídem iii)Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” Ahora bien, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados, “MAPA” y “NAPA”, la Sala advierte que existe similitud ortográfica y fonética. En efecto, las expresiones “MAPA” y “NAPA” contienen secuencia de sus desinencias, que pueden inducir en mayor grado de confusión al consumidor, teniendo en cuenta que ambas marcas terminan en los vocablos “APA”; tienen

longitudes similares y que la única diferencia radica en la letra “M”, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a una diferenciación, pues las consonantes M y N tienen una pronunciación similar, como se puede evidenciar del siguiente cotejo: “MAPA” “NAPA” “MAPA”“NAPA” “MAPA” “NAPA” “MAPA” “NAPA” “MAPA” “NAPA” “MAPA”“NAPA” “MAPA” “NAPA” “MAPA” “NAPA” “MAPA”“NAPA” No acontece lo mismo con las marcas “MAPA” “NAPA AUTO PARTS” y “NAPA THE PARTS STORE”, pues el número de vocales y consonantes que las integran inciden significativamente en su diferenciación. Cabe resaltar, en torno a los signos similarmente confundibles, “MAPA” y “NAPA”, que amparan los mismos productos de la Clase 12 Internacional, esto es, “Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos para vehículos automotores.” De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre las citadas marcas existe conexidad competitiva, especialmente, en lo que concierne al producto de repuestos para vehículos. Además, por cuanto los productos que identifican pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad y suelen expenderse en los mismos establecimientos, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que lo llevaría a asociar tales productos con un origen empresarial común. Así las cosas, al no poseer la marca solicitada “MAPA” la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados semejanzas y conexidad competitiva de

sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado. En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo acusado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca “MAPA” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad IMPORTACIONES REYPAR LTDA.

TERCERO: ORDÉNASE a la SIC publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de julio de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS