CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00622-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CHOCORICO para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta CHOCORICO previamente registrada en la misma clase / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso [P]ara decidir este asunto, observa la Sala que en el expediente obra copia de la Resolución número 69964 de 30 de noviembre de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso la marca CHOCORICO (mixta), con certificado de registro número 315781, que amparaba productos de la Clase 30 Internacional y que había sido concedida a la sociedad J. MARBES CARRILLO LIMITADA, demandante en este proceso. Esta circunstancia pone de relieve que no es posible declarar la nulidad del registro acusado, que se estimaba confundible con la marca atrás mencionada, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. En efecto, al ser cancelada por no uso la marca concedida a la sociedad J. MARBES CARRILLO LTDA., es claro que no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por

ende, la demanda que fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento. ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Naturaleza sui generis: envuelve un interés particular / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Finalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Se asemeja a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Es una acción especial desistible / DEMANDA EN ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Desistimiento / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Con fundamento en este mismo criterio sobre la naturaleza y finalidad de la acción de nulidad relativa igualmente se ha estimado en algunas oportunidades que es improcedente el desistimiento de la demanda formulada en ejercicio de esta acción. Sin embargo, es pertinente destacar que esta Sección, en proveído de 28 de septiembre de 2017, replanteó y unificó su criterio respecto a la procedencia del desistimiento en las acciones de nulidad relativa de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Luego de advertir que lo que se pretende con la interposición de este tipo de demandas es controvertir la legalidad de un acto administrativo que concede el registro de una marca al desconocer el derecho subjetivo de un tercero, se concluyó en dicha providencia que la controversia que en ellas se plantea comporta un interés netamente particular y concreto, pues involucra el reconocimiento de un derecho que tiene efectos directos sobre la situación específica del peticionario, por lo que se

asemeja al régimen de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en definitiva, se trata de una acción desistible. En efecto, como se ha precisado por la Sala, aunque en la acción de nulidad relativa establecida en la Decisión 486 no se exige interés para demandar, puesto que se permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario cuando este contravenga lo dispuesto en el artículo 136 de esa normativa, esta acción, en principio objetiva por esa característica, sí reviste una naturaleza especial, sui generis, toda vez que respecto de la misma opera un término de prescripción, y de acuerdo con su contenido y alcance, envuelve un claro interés particular, si se tiene en cuenta que la misma es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros. Así las cosas, cuando se promueve una demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, es claro que existe un interés subjetivo del demandante que pretende sea protegido, el cual se encuentra representado en el derecho que ostenta sobre un registro marcario cuya integridad encuentra vulnerada ante la existencia de otro registro que considera es confundible con el suyo. En esta acción en consecuencia el demandante se cree lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos, en orden a que éstos le sean restablecidos.

NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sección Primera, de 28 de septiembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2011-0258-00, C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés.

ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Naturaleza sui generis / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / PRINCIPIO GENERAL PARA EL ESTUDIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – A la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Excepción / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable al momento de resolverse la acción y no cuando se decide la actuación administrativa Esta norma impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que resuelva la demanda, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. Sobre esta regla, es pertinente hacer las siguientes anotaciones: (i) Es una regla especial, contenida en una norma supranacional, que constituye una excepción al principio general según el cual la legalidad de un acto administrativo se determina a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su expedición. Como excepción, es de interpretación restrictiva, y se aplica únicamente atendiendo a la naturaleza y finalidad sui generis de la acción de nulidad relativa. (ii) Es aplicable en las acciones de nulidad relativa

incoadas contra el acto administrativo que concede el registro de una marca, el cual no podrá ser anulado si se dan las circunstancias previstas en la norma. Esta característica pone de presente, con claridad, que se trata de una norma aplicable exclusivamente en sede del proceso judicial correspondiente (cuyo objeto cuando se formula una acción de nulidad es precisamente obtener la nulidad de una marca) y no en el curso de la actuación administrativa de registro marcario, como se entendió en la providencia antes citada del año 2000 (sic), en la que se consideró que la cancelación por no uso de la marca del opositor implicaba que la oposición perdiera sustento y que el titular de la marca careciera de interés para incoar la acción. (iii) La causal de nulidad invocada deja de ser aplicable, en relación con las acciones de nulidad relativa, por ejemplo si la marca del tercero que invoca la protección de su derecho ha sido cancelada por no uso, o se ha procedido a su caducidad, o ha sido anulada, tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial proferida para este asunto. (iv) Las causales de nulidad invocadas en la demanda deben dejar de ser aplicables al momento de resolverse la acción, es decir, cuando se profiere la sentencia, y no cuando se decide la actuación administrativa.

NOTA DE RELATORÍA: Se modifica la postura de la sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 10 de marzo de 2011, Radicación 11001-03-24-0002004-00159-01, C.P. María Elizabeth García González. En ella se sostuvo que a

pesar de haberse cancelado el registro de la marca por no uso, debe emitirse un pronunciamiento de mérito y efectuarse el examen de registrabilidad del signo, porque la declaratoria de cancelación se produjo luego de formulada la demanda y porque con el ejercicio de la acción de nulidad relativa no solo se persigue la protección de los derechos de los interesados sino, en general, los del público consumidor. ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso o ha sido declarada nula / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos Como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros, es claro que cuando éstos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. En este orden, la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar

emitir un pronunciamiento de nulidad, como quiera que ya no existe en cabeza del demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido. La configuración de alguna de las situaciones que hacen inaplicable la causal de nulidad (cancelación por no uso o nulidad de la marca, etc.) no implica que haya decaído el acto administrativo que confirió el registro de una marca por no estimarla confundible con una marca previa (luego cancelada o anulada), pues precisamente la decisión de concederse la marca objeto de demanda se adoptó al considerarse que los registros marcarios existentes no impedían su registro.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150 / DECISIÓN 486 DE 2000 –

ARTÍCULO 172 INCISO CUARTO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00622-00

Actor: J. MARBES CARRILLO LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD

Referencia: INAPLICABILIDAD DE LA CAUSAL DE NULIDAD DEBIDO A LA

CANCELACIÓN POR NO USO DE LA MARCA EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA. ARTICULO 172 INCISO 4 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000.

La Sala decide en única instancia la demanda1 interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por la sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA contra la Resolución núm. 14139 de 31 de mayo de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca CHOCORICO (nominativa) a favor de la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.- ANTECEDENTES 1.1. La demanda La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda de nulidad ante esta Corporación para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.1. Pretensiones “PRIMERO: Se declare la nulidad de la resolución Nos. (sic) 14139 del 31 de mayo de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y concedió el registro de la marca CHOCORICO (NOMINATIVA) para amparar café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de

cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., domiciliada en la ciudad de Medellín. 1 Folios 32 a 47 del expediente.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad demandada cancelar el registro No. 329827 correspondiente a la marca CHOCORICO (NOMINATIVA) para amparar café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., domiciliada en la ciudad de Medellín.

TERCERO: Comunicar la sentencia a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su cargo conforme al artículo 176 del C.C.A.

CUARTO: Expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial”2 (Cursivas del texto original) 1.1.2. Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 10 de mayo de 2005 la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, a través de apoderado, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca CHOCORICO (nominativa) para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud se tramitó bajo el expediente número 05 044101. Dentro del término legal, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro de la marca CHOCORICO, con base en las marcas CHOCOCONO (certificado 262803), CHOCOCREMY (certificado 166823); y CHOCO CONO CREAM HELADO (certificado 306921), registradas para distinguir productos de la clase 30 Internacional. Por medio de la Resolución núm. 14139 de 14 de 31 de mayo de 2006 la Jefe la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por MEALS DE COLOMBIA S.A. y concedió a la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. el

2 Folio 34 del expediente. registro de la marca CHOCORICO (nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad J MARBES CARRILLO LIMITADA es titular de la marca CHOCORICO (mixta) para distinguir café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café; bebidas a base de café, cacao o chocolate; harinas y preparaciones hechas de cereales, confitería, helados comestibles, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por traspaso que de la misma le hiciera la sociedad COMPAÑÍA D Y P DE COLOMBIA; la citada marca fue solicitada el 10 de julio de 1995 (con 9 años y 10 meses de anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca CHOCORICO elevada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES) y se concedió mediante la Resolución número 7663 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (certificado 315781), bajo las siguientes características: 1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, bajo el siguiente concepto de violación: - Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la CAN, por falta de aplicación: Señaló que sin necesidad de hacer esfuerzo mental alguno se evidencia que la marca registrada CHOCORICO, es idéntica a la marca CHOCORICO (MIXTA)

registrada con antelación a aquella a favor de la sociedad J Marbes Carrillo Limitada mediante la Resolución No. 7633, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial el día 31 de marzo del año 2004 para distinguir productos de la clase 30. En consecuencia, las marcas no puedan coexistir pacíficamente en el mercado, toda vez que al ser comparadas o cotejadas presentan confusión visual, fonética, auditiva y conceptual. Agregó que el hecho que la marca CHOCORICO registrada con antelación sea mixta no desvirtúa el registro de confusión o de asociación con la marca registrada posteriormente, pues en este tipo de marcas se debe examinar cuál de los elementos que las componen es el que predomina, siendo por lo general el elemento denominativo, dada la fuerza expresiva de las palabras, situación que ocurre en el presente caso con la expresión CHOCORICO. Precisó, en relación con los productos que identifica la marca registrada y la marca previa, que se trata de productos idénticos, pues corresponden al mismo género y, como tal, se expenden en los mismos establecimientos y se publicitan a través de los mismos medios. - Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN, por indebida aplicación: Afirmó que la marca registrada CHOCORICO no tiene la capacidad para distinguir productos de la clase 30 en el mercado, toda vez que se encuentra registrada con antelación la marca CHOCORICO (MIXTA), la que le resta dicha aptitud. - Violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN, por falta de aplicación: Indicó que el acto acusado vulnera esta norma, la cual está íntimamente

relacionada con las antes mencionadas, toda vez que la marca CHOCORICO es confundible con la marca CHOCORICO (mixta) y, por lo tanto, no era apta para ser registrada, ya que no tenía la capacidad de identificar los productos que distingue y la distintividad suficiente para ser considerada como tal. - Violación del artículo 150 de la Decisión 486 de la CAN, por falta de aplicación: Apuntó que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó el examen de registrabilidad ordenado por el artículo 150 citado, el cual debe hacerse independientemente de que hayan oposiciones o no, pues para la fecha de la solicitud de registro marcario objeto de demanda, ya se encontraba registrada la marca CHOCORICO (MIXTA) en cabeza de un tercero para distinguir productos de la clase 30, lo que imposibilitaba a la entidad demandada otorgar el registro a la marca CHOCORICO, marca idéntica a la ya registrada y para distinguir los mismos productos. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante con sustento en las siguientes razones: Precisó, en primer lugar, que la demandante no presentó oposición dentro de la actuación administrativa al registro marcario de la marca hoy debatida, y que el análisis de confundibilidad efectuado se centró en las oposiciones que sí fueron presentadas frente al registro de la marca CHOCORICO. Anotó que, sin embargo, entre las marcas confrontadas no existe riesgo de confusión o asociación. Al respecto, señaló (i) que, de una lado, la expresión

CHOCO (que hace referencia al chocolate) es considerada como una partícula común o usual de las marcas de la clase 30, respecto de la cual no se puede invocar la exclusividad como único fundamento de confundibilidad de un signo frente a otro, pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia y la doctrina, los elementos comunes, los genéricos y los descriptivos no son monopolizables y al ser incorporados como parte de marcas las convierte a éstas en conjuntos marcarios débiles frente a signos que incluyan los mismos elementos comunes; y de otro, la palabra RICO, de la marca hoy demandante, viene acompañada de la expresión “frío o caliente”, como explicativa, la que la hace diferente a la marca solicitada registrada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, de la misma clase; por ende, las marcas analizadas de manera sucesiva no presentan riesgo de confusión y/o asociación que puedan inducir en error al consumidor, habida cuenta que estas al ser escuchadas o percibidas son completamente diferentes, y cuentan así mismo con elementos que le dan la suficiente distintividad a cada una; (ii) que no se presenta desde el punto de vista gráfico identidad alguna, dada la configuración de cada una; y (iii) que la marca registrada no evoca la misma idea ni el contenido conceptual del otro signo, de forma que pueda dar lugar a que el consumidor se confunda con el producto que está adquiriendo. Estimó que la marca CHOCORICO (nominativa) si cumple con el elemento primordial de todo signo distintivo, ya que es individualizable y sí se distingue frente a los demás signos, entre los que se incluyen la marca opositora mixta.

Indicó que, cuando la SIC analizó el registro de la marca CHOCORICO (nominativa) en relación con las marcas opositoras dentro del trámite administrativo, consideró que no era necesario el examen sobre la relación de productos o servicios, pues nada obstaba para que coexistieran dos marcas que identifican productos conexos, o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación. Agregó, frente al caso que origina este proceso, que dicho riesgo no se presenta, pues la opositora, además de ser mixta, cuenta de la palabra explicativa de ser “fría o caliente”, lo que hace que las marcas tengan elementos diferentes. Destacó, de otro lado, que dentro de la actuación administrativa sí se presentaron oposiciones por parte de terceros al registro de la marca CHOCORICO, y que el examen de registrabilidad de ésta se centró, además de verificar que cumpla con los requisitos de ley, en la oposición al registro marcario presentada por MEALS DE COLOMBIA S.A., basada en sus marcas CHOCOCREMY, CHOCOCONO y CHOCO CONO CREAM HELADO, dando cumplimiento de esta forma a lo ordenado en el artículo 150 de la Decisión 486. Advirtió que “[...] eso no significa que esta Superintendencia, no haya procedido a efectuar el debido análisis de manera profunda como hoy se señala, además que se haya desconocido el derecho de un tercero, que a todas luces resulta más que evidente, no presentó la debida oposición al registro marcario dentro de la actuación administrativa ni interpuso los recursos de ley para agotar la vía gubernativa, y que hoy pretende mediante una acción contenciosa decretar la

nulidad del acto administrativo [...]”3. Informó que la marca CHOCORICO frío o caliente (mixta), registrada bajo el certificado número 315781 de propiedad de la sociedad demandante J Marbes Carillo Ltda. se encuentra cancelada por falta de uso, conforme se decidió en la Resolución número 69964 de 30 de noviembre de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio, proferida dentro del trámite administrativo iniciado a instancia de la Compañía Nacional de Chocolates, quien presentó solicitud de 3 Folio 174 del expediente. cancelación por no uso de dicha marca el día 17 de septiembre de 2010. La SIC adoptó dicha decisión al no demostrarse que dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de la solicitud de cancelación de la marca su titular había hecho uso real y efectivo de la misma. Concluyó que “[…] si el demandante pretende que se decrete la nulidad de una marca ya registrada, basada en argumentos de confundibilidad o riesgo de asociación, debe señalarse que estos carecen de todo fundamento legal, en razón a que su marca “CHOCORICO”, no es confundible y que en la actualidad mediante una acción de cancelación, se canceló por falta de uso”4. 1.2.2. Las sociedades Compañía Nacional de Chocolates S.A. y Meals de Colombia S.A., terceros con interés directo en el proceso, no contestaron la demanda, no obstante que fueron notificadas legalmente de la misma. 2.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. La parte actora no intervino en esta etapa del proceso.

2.2. La parte demandada destacó que el registro de la marca CHOCORICO (nominativa), objeto de censura, fue otorgado atendiendo la legislación vigente sobre la materia y una vez hecho el correspondiente estudio de irregistrabilidad y confundibilidad, del que se concluyó que, con relación a las marcas referidas en la oposición presentada en la actuación administrativa, no había lugar a confusión alguna, por lo que las pretensiones de la demanda carecen de asidero legal. 2.3. Las sociedades Compañía Nacional de Chocolates S.A. y Meals de Colombia S.A., vinculadas como terceros con interés directo en las resultas del proceso, tampoco intervinieron en esta etapa del mismo. 2.4. El señor Agente del Ministerio Público se mostró partidario de denegar las pretensiones de la demanda5, en consideración a que la cancelación por no uso de la marca CHOCORICO, registrada a nombre de la demandante, hizo que desapareciera el fundamento de aquella. Afirmó al respecto que Superintendencia de Industria y Comercio aportó copia de 4 Folio 177 del expediente. 5 Folios 244 a 254. la Resolución No. 69964 de 30 de noviembre de 2011, mediante la cual se dispuso “Cancelar por no uso la marca CHOCORICO, certificado No. 315781, registrada a nombre de la sociedad J. MARBES CARRILLO LIMITADA, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza”; y que, aunque al momento de presentarse la demanda de nulidad, esto es, el día 6 de noviembre de 2009, la marca sustento de la acción judicial se encontraba

vigente, al ser cancelada por no uso, es evidente que los argumentos expuestos por el demandante, en relación con la confundibilidad del signo descriptivo impugnado y con la violación de los artículos 134, 135 (literal b), 136 (literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, carecen de sustento. 3.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 50-IP-2013 de fecha 25 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos

o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Para su comparación, se seguirán las reglas establecidas en esta providencia.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir

pacíficamente en el ámbito comercial.

5. El signo que contenga únicamente partículas o palabras descriptivas no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

6. Los signos pueden estar conformados por partículas y palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el voca