CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00624-00-2017

CANCELACIÓN DE MARCA REGISTRADA - Por no uso / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Falta de prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO POR NO USO – De la marca nominativa BEER STATION para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: bar, restaurante, cafetería, taberna [P]ara probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en las cantidades pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Al respecto, vale la pena precisar que, en el presente caso, al tratarse de una marca que protege servicios de la Clase 43 Internacional, como son los de “bar, restaurante, cafetería y taberna”, la demostración de que en un mes o un período muy corto se prestaron los mismos, no resulta ser suficiente para acreditar su uso, pues la naturaleza de estos servicios conlleva a que se comercialicen con frecuencia y no esporádicamente. […] En este orden de ideas, estima la Sala que el actor no probó el uso de la marca nominativa “BEER STATION”, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, para distinguir los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Carga de la prueba

[L]a carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso le corresponde al actor, en su condición de titular de registro, y no al solicitante. Y que, como tal, estaba obligado a demostrar “de manera transparente e

inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella”, por lo menos en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, a través de los medios de prueba enunciados en el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, o con cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

USO DE LA MARCA - Prueba

[E]l uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con la marca, entre otros.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de abril de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2004-00285-01, C.P. María

Claudia Rojas Lasso.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00624-00

Actor: JAIME GUERRERO GARCÍA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: TESIS: EL ACTOR NO PROBÓ EL USO DE LA MARCA

NOMINATIVA “BEER STATION”, EN LOS 3 AÑOS INMEDIATAMENTE

ANTERIORES A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN, PARA DISTINGUIR LOS

SERVICIOS DE LA CLASE 43 INTERNACIONAL, TODA VEZ QUE LAS PRUEBAS APORTADAS RESULTAN INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL USO REAL, REGULAR Y EFECTIVO DE LA MISMA, EN TANTO NO

ACREDITAN QUE LOS SERVICIOS SE ENCONTRABAN DISPONIBLES EN EL

MERCADO BAJO ESA DENOMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU

NATURALEZA Y LA FORMA DE SU COMERCIALIZACIÓN.

El ciudadano JAIME GUERRERO GARCÍA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones nros. 04187 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una cancelación por no uso de una marca”, y 11886 de 13 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 39485 de 31 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso

de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª. Que se deje sin efectos la cancelación por no uso del registro de la marca comercial “BEER STATION” (nominativa), en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y que el tiempo que resta para cumplirse los diez (10) años de concesión del registro de la marca, se cuente desde el momento en la que SIC restablezca el signo al actor. 3ª. Que se ordene a la SIC dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo establece en el artículo 176 del CCA. 4ª. Que se condene en costas a la entidad demandada. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 15 de julio de 2004, el actor solicitó a la SIC el registro de la marca “BEER STATION” (nominativa), en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar los servicios de “bar, restaurante, cafetería y taberna”. 2º: Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición contra el registro solicitado, por lo que a través de la Resolución nro. 2775 de 14 de febrero de 2005, la SIC concedió el registro de dicha marca, con vigencia hasta el 14 de febrero de 2015. 3º: El actor autorizó desde el año 2007 al señor ARGEMIRO DUARTE MATEUS para que usara la marca “BEER STATION” en los términos en los que le fue

concedida, cuyo contrato de licencia de uso fue registrado el 11 de julio de 2008 ante la SIC. 4º: El 14 de agosto de 2008, la SIC le notificó al demandante la admisión de la acción de cancelación adelantada por la sociedad “INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LTDA.”, la cual alegó como fundamento de sus pretensiones el no uso de la marca por parte de su titular. 5°: Al contestar la demanda, se aportó el contrato de licencia de uso, algunos testimonios de personas que frecuentaban el establecimiento de comercio y documentos en los cuales se llevaba el control de tiempo de uso de las mesas de billar y el consumo registrado por quienes juegan en cada una de éstas, pruebas que fueron desestimadas por la Administración, pues a través de la Resolución nro. 04187 de 30 de enero de 2009 accedió a las pretensiones de la demanda, esto es, a cancelar de forma total la marca “BEER STATION”, argumentando para ello que: “[…] además de no haberse demostrado el tiempo durante el cual aquel utilizó la marca en su establecimiento, la licencia de uso de la marca fue inscrita el día 11 de julio de 2008, es decir, 3 días antes de ser presentada la solicitud de cancelación […].” 6º: Mediante las Resoluciones nros. 11886 de 13 de marzo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y 39485 de 31 de julio de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, se resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, de manera

confirmatoria y, en consecuencia, se dio la cancelación del registro de la marca “BEER STATION”, Clase 43 Internacional. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que, la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 165 y 166, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que interpretó de manera errada la norma rectora en la materia, pues pretende que el uso de la marca se haya extendido por los tres (3) años anteriores a la fecha de la presentación de la acción de cancelación, sin tener en cuenta que dicha disposición no hace alusión alguna a que este uso tiene que ser a lo largo de la totalidad de tal período de tiempo, sino que debe estar probado en algún momento del mismo, con fines de poder desvirtuar las pretensiones que sobre la cancelación de la marca se puedan llegar a presentar. Indicó que, además, para que la marca sea cancelada es preciso demostrar que el no uso de la misma se extendió de manera ininterrumpida por los tres (3) años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Que, en ese sentido, la SIC de manera equivocada analizó las pruebas legítimamente aportadas y se contradice respecto a la decisión al afirmar que “es pertinente anotar que no solo la Decisión 486 no limita el acervo probatorio dentro de una acción de cancelación en este tipo de documentos, sino que por el contrario acepta cualquier medio de prueba legal para acreditar el uso del signo”. Que, por lo tanto, el tiempo de la licencia en el cual se usó la marca debe ser tomado como el mecanismo mediante el cual se entra a desvirtuar la afirmación de

la parte que solicitó la cancelación. Que, dado lo anterior, en el expediente hay un hecho probado acerca del uso de la marca dentro de los tres (3) años anteriores a la presentación de la acción de cancelación; por lo tanto, no le es dable a la autoridad competente concluir con base en indicios, que no se derivan de los hechos probados dentro del proceso. Explicó que, partiendo del hecho de que en el expediente obran fotografías y testimonios legalmente aportados como únicos referentes del uso de la marca, la valoración del indicio derivado del registro del contrato de licencia debe estar en consonancia con lo demostrado por dichos medios de prueba y no puede constituirse como la prueba de un hecho aislado, del cual se concluya que el uso de la marca se remonta a tres (3) días antes de presentada la acción de cancelación y mucho menos, puede llegar a ser tenida como la única prueba en la que la SIC fundó su decisión. Que, habida cuenta que la SIC dio por usada de forma no idónea e irreal la marca cancelada, en el curso de los tres (3) años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación, “el hecho que prueba el registro del contrato, a la luz del artículo 248 del C. de P.C., es la existencia de una autorización dada a un tercero para explotar la marca, mas no el uso de la misma, situación que mediante fotos y testimonios está debidamente probada dentro del proceso”. Agregó que, el concepto “servicio” se refiere esencialmente a las prestaciones inmateriales que llegan a la mente del consumidor por un impacto psicológico derivado de las sensaciones. La anterior acepción resulta diferente a la de bienes, por cuanto estos últimos sí son percibidos por su contextura.

Anotó que, los servicios tienen naturaleza de intangibles, por ello solo pueden llegar a ser probados por referencias que terceros, beneficiarios o prestadores rindan, por lo que resulta incomprensible que la SIC haya desestimado las pruebas, alegando insuficiencia de las mismas. Alegó que, contrario a la apreciación de la SIC, el sector informal de la economía sí es importante dentro de nuestro País y, por ende, debe ser tenido en cuenta para efectos de examinar las pruebas allegadas, sector en el que no se acostumbra la expedición de facturas, teniendo que acudir a otros mecanismos más idóneos, como ocurre en el presente caso, mediante la declaración de personas que afirman conocer los servicios identificados bajo el signo “BEER

STATION”.

Adujo que, todo lo anterior plantea como cuestionamiento principal la determinación de la existencia y comercialización de servicios en el mercado y los mecanismos que tendrán quienes los prestan para probar dicha situación. Idoneidad probatoria que se encuentra en la manifestación que haga el consumidor final, quien será el indicado para demostrar el uso real y efectivo del servicio, mediante sus mismos testimonios. Reiteró que, en el caso presente, esta posición fue corroborada inclusive por las mismas personas cuando afirmaron conocer el bar restaurante y visitarlo con frecuencia desde hace más de un año, es decir, cinco (5) meses antes de la fecha de presentación de la cancelación. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por el actor por carecer de apoyo jurídico. Adujo que, al emitirse las Resoluciones acusadas no se incurrió en violación alguna de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Indicó que, tales actos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, al trámite administrativo previsto en la misma, por lo cual se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Expresó que, en las actuaciones administrativas surtidas, no se incurrió en violaciones de algún tipo. Son producto de una valoración objetiva del material probatorio allegado por el actor, en donde se pudo evidenciar que el titular de la marca no demostró el uso efectivo del signo. Manifestó que, las pruebas aportadas que reposan en el expediente no lograron la convicción necesaria de la existencia en el mercado de los servicios distinguidos con esa marca, ni tampoco inferir el grado de reconocimiento en el sector pertinente, es decir, el amparado bajo la Clase 43 Internacional. Consideró que, las pruebas aportadas no permitieron conocer la época, cantidad y regularidad en que fueron comercializados los servicios que distingue la marca, “pues no se logró demostrar que se haya dado uso alguno durante el período de tiempo relevante a la presente actuación, esto es, de julio 14 de 2005 a julio 14 de

2008. De la misma manera, no se allegaron pruebas tendiente a demostrar si los servicios fueron efectivamente comercializados, pues no aparecen pruebas de la cantidad que fueron vendidos, con la finalidad de conocer si dicha cantidad está

en concordancia con la que normalmente corresponde a la naturaleza de esa clase de servicios,” como lo advirtió en la Resolución nro. 04187 de 30 de enero de 2009 acusada. Señaló, además, que el titular no pudo demostrar que el licenciatario ARGEMIRO DUARTE MATEUS hubiera usado la marca en su establecimiento, dado que el registro de la licencia de uso fue solicitado el 11 de julio de 2008, es decir, tres (3) días antes de presentarse la solicitud de cancelación. Hecho que definitivamente constituye un indicio de que el uso por parte del licenciatario empezó a realizarse para la época de la solicitud de inscripción del contrato la licencia. Concluyó que, las pruebas aportadas por el actor resultaron insuficientes para demostrar que la marca “BEER STATION” fue usada entre el 14 de julio de 2005 y el 14 de julio de 2008. II.1.2.- La sociedad INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Expresó que, el actor señala que basta con haber usado la marca en un período de tiempo cualquiera, pero el error se encuentra justamente en que se interpreta de manera aislada el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, sacándolo de su contexto. Indicó que, la SIC en la motivación de las resoluciones acusadas fue acertada cuando exigió pruebas que demostraran la regularidad y la cantidad de la comercialización. Sin embargo, a la luz de las pruebas aportadas por el actor,

resulta obvio que no existe evidencia alguna de regularidad, ni constancia o continuidad en el uso de la marca cancelada. Adujo que, las planillas de consumo, aportadas como prueba, están fuera del período de relevancia, puesto que son posteriores al período de los tres (3) años precedentes a la fecha de presentación de la acción de cancelación. Manifestó que, la verdadera naturaleza de un contrato de licencia de uso es conceder a un tercero la capacidad de explotarla; en consecuencia, cualquier autorización de uso que no implique explotación, no será licencia. Argumentó que, la inscripción de la licencia, apenas tres (3) días antes de que se solicitara la cancelación por falta de uso, es en sí mismo, un despropósito por parte del actor. Estimó que, el material probatorio aportado, tendiente a demostrar el uso de la marca, no es idóneo y no demuestra el uso de manera real, seria y efectiva de la marca, en tanto no prueba las circunstancias de modo, tiempo y lugar que deberían ser tenidas en cuenta a efectos de que “aprovechen al titular”, porque son de fechas ajenas al período en que debieron obtenerse, o no prueban un uso a título de marca. Señaló que, es preciso desestimar todas las indicaciones y elementos que pretende usar el actor con el fin de que se reconozca que existió un uso licenciado de la marca cancelada, con antelación a la inscripción del contrato de licencia, pues ninguna explotación efectuada por un tercero podrá ser tenida como válida si no es mediante un contrato de licencia, que conste por escrito y que haya sido objeto de inscripción previa ante la SIC.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “[…] 1.1. La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. […] 1.4. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca. […] 2.3. De esta manera, para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 2.4. Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y

efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta 1 Proceso 276-IP-2016. o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. 2.5. Por ello se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. […] 2.10. En este sentido, se deberá establecer si la marca BEER STATION es usada en el mercado de una forma real y efectiva o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con los parámetros indicados a lo largo de la presente. 3.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo pena que se cancele dicha marca. 3.2. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. […] 4.3. La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad de la marca. […] 4.5. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. […] 4.8. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. Por lo expuesto, se deberá analizar si en el presente caso, la autorización otorgada por el titular de la marca, cumplió con los requisitos necesarios para su plena validez. […]” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución nro. 04187 de 30 de enero de 2009, confirmada por las Resoluciones nros. 11886 de 13 de marzo de 2009 y 39485 de 31 de julio de 2009, canceló el registro, por no uso, de la marca “BEER STATION” (nominativa), cuyo titular es el ciudadano JAIME GUERRERO GARCÍA, para

distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “bar, restaurante, cafetería, taberna.” Al respecto, la actora alegó que la SIC erró al valorar las pruebas legítimamente aportadas, dado que sí se demostró el uso de la marca “BEER STATION” (nominativa), en los términos establecidos en la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Explicó que, la entidad demandada debió tener en cuenta el tiempo de la licencia, en la cual el licenciatario usó la marca, así como las declaraciones de terceros, beneficiarios o prestadores, que hayan demostrado el uso de la misma, toda vez que a través del signo “BEER STATION” se identifican servicios de naturaleza intangible. El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a

partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria

que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. […]”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto). Como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si el actor ha usado o no la marca “BEER STATION” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación2, es del caso antes abordar el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “2.3. De esta manera, para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 2.4. Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta

o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. 2.5. Por ello se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto) 2 La solicitud de cancelación de la marca “BEER STATION” fue presentada el 14 de julio de 2008 por la

sociedad INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LIMITADA.

Y con relación a las cantidades de los servicios y productos comercializados, el Tribunal señaló: “2.6.1 La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.6.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. […] 2.8. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.

Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. 2.9. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.” En consecuencia, para probar el uso real y efectivo de una marca debe verificarse que los productos o servicios que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa denominación, en las cantidades pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Al respecto, vale la pena precisar que, en el presente caso, al tratarse de una marca que protege servicios de la Clase 43 Internacional, como son los de “bar, restaurante, cafetería y taberna”, la demostración de que en un mes o un período muy corto se prestaron los mismos, no resu