CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00626-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo FIBRA MAX y las marcas nominativas y mixtas MAX, BON BON MAX, MAX PINTAMAX, MAX X2, MAX MORDISQUETAS RETO / MARCA COMPUESTA – Análisis del grado de distintividad de los elementos que lo componen / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Por ser inapropiable se debe excluir del examen comparativo de marcas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es la expresión MAX en las marcas de la clase 30 / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo FIBRA MAX por no existir riesgo de confusión con las marcas MAX, BON

BON MAX, MAX PINTAMAX, MAX X2, MAX MORDISQUETAS RETO

[E]ntre la marca cuestionada “FIBRA MAX” y los signos “MAX”, “BON BON MAX”, “MAX PINTAMAX”, “MAX X2” y “MAX MORDISQUETAS RETO” previamente registrados a favor de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común “MAX”, también lo es que al excluirse del cotejo queda únicamente la expresión “FIBRA”, que genera un signo completamente distintivo y diferente a los previamente registrados. Tampoco se advierte similitud ideológica o conceptual, pues al consultar http://www.rae.es, se constata que la expresión “FIBRA” significa “Componente de ciertos alimentos, de naturaleza fibrosa, que les confiere propiedades digestivas salutíferas”, mientras que “BONBON”, “PINTAMAX”, “X2” y

“MORDISQUETAS RETO” no encierran el mismo significado. […] Cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 30, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o de su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento que contribuye a distinguirla de las otras previamente registradas de la actora que no contienen la expresión diferenciadora “FIBRA”. […] [L]a expresión “FIBRA MAX” es registrable y no está incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135, literal e), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la CAN, pues, se reitera, la partícula “FIBRA” le da la suficiente distintividad para que sea registrada como marca, no solo desde el punto de vista intrínseco, sino también desde la perspectiva de que puede ser utilizado pacíficamente o coexistir con otras marcas registradas que tengan la partícula “MAX”, que es de uso común.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de mayo de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00; de 23 de enero de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2007-00230-00, C.P. María Elizabeth García González; y de 17 de marzo de 2016, Radicación 11001-03-24-000-200900222-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 – LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 – LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00626-00

Actor: COLOMBINA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de Nulidad Relativa Referencia: LA MARCA SOLICITADA , SI BIEN POSEE UNA PARTÍCULA DE

USO COMÚN, ESTO ES, “MAX”, AL ESTAR COMBINADA CON OTRA

EXPRESIÓN GENERA UN SIGNO COMPLETAMENTE DISTINTIVO QUE RESULTA REGISTRABLE La sociedad COLOMBINA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del C.C.A., que se interpreta como acción de nulidad relativa presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones nros. 21364 de 30 de abril de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 29862 de 18 de junio de 2009 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en

adelante SIC; y 38175 de 29 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 23 de diciembre de 2005 la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó el registro de la marca nominativa “FIBRA MAX” para distinguir “Cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, cereales listos para comer, preparaciones de cereales”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 561 de 28 de febrero de 2006, por lo cual la sociedad COLOMBINA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro de la marca “FIBRA MAX”, con fundamento en la evidente similitud frente a sus marcas “MAX”, previamente registradas para distinguir productos de la citada Clase 30 Internacional. 3º: Mediante la Resolución 21364 de 30 de abril de 2009 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A., pues no podía reivindicar exclusividad respecto de las expresiones que conformaban el signo al cual se oponía y negó el registro de la marca “FIBRA MAX” solicitada por la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., ya que carecía de distintividad por ser descriptiva de los productos que pretendía amparar.

4°: La sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio apelación contra dicho acto administrativo, a fin de que se declarara fundada la oposición presentada y se confirmara la negación del registro de la marca “FIBRA MAX”. Por su parte, la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. también interpuso los recursos de ley, en los cuales insistió en la concesión del registro la marca “FIBRA MAX”, en la Clase 30 Internacional. 5º: A través de la Resolución 29862 de 18 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión recurrida y concedió los recursos de apelación interpuestos por las sociedades COLOMBINA S.A. y SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 6º: Mediante la Resolución 38175 de 29 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC decidió revocar el artículo segundo de la Resolución 21364 de 30 de abril de 2009 y conceder el registro de la marca “FIBRA MAX” a la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y confirmar en lo demás el acto administrativo referido. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Consideró que, la marca “FIBRA MAX” reproduce totalmente sus marcas “MAX”, las cuales fueron previamente concedidas por la autoridad marcaria, por lo tanto era evidente que se estaba frente a una causal de irregistrabilidad. Alegó que, cuenta con ocho registros y solicitudes previas, en las que se incluye la denominación “MAX”, en las cuales se reflejan sus derechos adquiridos y

vigentes sobre dicha expresión. Arguyó que, son más las semejanzas ortográficas y fonéticas existentes entre las marcas “FIBRA MAX” y “MAX” que sus diferencias, por lo tanto es evidente el riesgo de asociación alegado. Manifestó que, la palabra “FIBRA” en lugar de ser un elemento que pueda otorgarle mayor distintividad a un signo, es, por el contrario, una expresión descriptiva de los productos de la Clase 30 Internacional o de su composición. Mencionó que, “FIBRA” es uno de los principales ingredientes o componentes de los productos de la Clase 30 Internacional, tales como: “cereales de desayuno que contienen fibra; concentrados de fibra para alimentos; productos de fibra para el consumo humano; preparaciones de fibra en forma de polvo o líquidos para su uso como alimentos para consumo humano; preparaciones hechas de cereales, nueces, frutos secos, frutas, proteínas, fibra, vitaminas y minerales; pastas, pasta al huevo, pasta de todas clases, también adición de hortalizas, patatas, fibra, minerales u oligoelementos; alimentos dietéticos o complementos alimenticios no para uso médico a base de hidratos de carbono y fibra con adición de vitaminas, minerales, oligoelementos”. Explicó que, cuando la SIC sostiene que la expresión “MAX” evoca la idea de máximo o que se puede tratar de un nombre de un personaje, está contribuyendo a la dilución o vulgarización de sus marcas previamente registradas y viola el artículo 61 de la Constitución Política, pues a diferencia de lo sostenido por la autoridad administrativa esta no es evocativa, ni constituye un nombre, ni una

cualidad de los productos que pretende distinguir, sino que se trata de un signo de fantasía frente al cual se ostentan unos derechos exclusivos. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC y la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, en su vista de fondo se muestra partidaria de que se denieguen las súplicas de la demanda por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. Señaló que, el elemento denominativo predomina sobre el gráfico en las marcas enfrentadas. Expresó que, existen diferencias entre el número de letras y sílabas que componen los signos en conflicto, lo cual hace que los mismos sean diferentes, además de no tener la misma secuencia vocálica y consonántica. Que no comparten la misma sílaba tónica, lo que hace las denominaciones diferentes. Consideró que, las marcas en conflicto distinguen los mismos productos, esto es, los de la Clase 30 Internacional, pero que al no existir semejanzas o identidad, ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues no generan riesgo de confusión o de asociación.

Concluyó que, la marca “FIBRA MAX” cumple con los requisitos de distintividad y, por ende, no está incursa en las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “[…] 1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgos de confusión y/o de asociación. […] 2.5. En este caso, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto y en el otro es simple, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la

palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 1 Proceso 203-IP-2016. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir o no entre las marcas FIBRA MAX (denominativa) y MAX (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la

palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. […] 3.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los parámetros en la sección 2.5. del literal D. […] 4.4. Como se desprende de esa disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil […]”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución nro. 38175 de 29 de julio de 2009, concedió el registro de la marca nominativa “FIBRA MAX”, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al ser diferente a los signos “MAX” de la actora. La actora adujo que la referida marca cuestionada es similar a sus marcas previamente registradas: “MAX” (nominativa), Clase 30, certificado de registro núm. 85858, vigente hasta el 28 de octubre de 2010; “BON BON MAX” (nominativa), Clase 30, certificado de registro núm. 321769, vigente hasta el 30

de marzo de 2014; “MAX” (mixta), Clase 30, certificado de registro núm. 285052, vigente hasta el 25 de junio de 20142; “MAX PINTAMAX” (mixta), Clase 30, certificado de registro núm. 344632, vigente hasta el 19 de noviembre de 2017; “MAX X2” (mixta), Clase 30, certificado de registro núm. 350818, vigente hasta el 28 de febrero de 2018; “MAX MORDISQUETAS RETO” (mixta), Clase 30, certificado de registro núm. 364081, vigente hasta el 16 de octubre de 2018. Asimismo, señaló que el término “FIBRA” es un elemento descriptivo de los productos que distingue la marca “FIBRA MAX” y el término “MAX” reproduce totalmente su marca previamente registrada. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 135, literal e), de la Decisión 486 de la CAN. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de la CAN, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca nominativa “FIBRA MAX”, para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos: “Cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, cereales listos para comer; preparaciones de cereales”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: 2 No se encuentra dentro del Listado de Signos Distintivos de la página de internet de la

Superintendencia de Industria y Comercio. Decisión 486. “[…] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios […]” Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación[…]”. De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la CAN. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia en este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo

debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual e ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general […].” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

FIBRA MAX

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (NOMINATIVA)

MAX

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

BON BON MAX

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (NOMINATIVA)

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, como lo es la solicitada, del tercero interesado en las resultas del proceso, con otras

marcas nominativas y mixtas, previamente registradas, en favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas y no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor, se hace por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. De manera que, no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los

signos enfrentados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante d) Gráfica (o Figurativa): Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […].”3 3 Ibidem Además, es menester precisar que en tratándose de marcas compuestas, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 20144, señaló: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia

particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto)”. Es del caso resaltar que esta Sección en sentencia de 23 de enero de 2014 (Expediente nro. 2007-00230-00, Actora: AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A., Consejera ponente María Elizabeth García González), indicó, con base en la interpretación prejudicial rendida en el proceso, que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas y que la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Así, lo expresó: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: 4 Expediente núm. 2008-00053-00, Actora: RENEWAL CIA LTDA., Consejera ponente doctora María Elizabeth García González. “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar

si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). En el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada se encontró que figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 30, que contienen la expresión “MAX”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO TITULAR

MAXIMO (nominativa) MOLINOS RIO DE LA PLATA

S.A. MAXIPLUS (nominativa) DIETESYN LTDA. SURTIMAX (nominativa) P.A. EXITO SIGNOS

DISTINTIVOS

HARIMAX (nominativa) MOLINO SUPERIOR S.A. -

MOSUSA-.

MAXIP (mixta) MAXIPAN LIMITADA

MAXIPOP (mixta) INDUSTRIA COLOMBIANA DE

PRODUCTOS FRITOS

INCODEPF S.A.

MAXITORTÁS (enseña MAGDA MARICELLY HENAO comercial)

De tal manera que ello impone al juzgador el deber de excluir del cotejo la partícula “MAX”, la cual es de uso común y no puede ser apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia, dijo: “[…] e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas […].” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) Por lo tanto, la actora, como titular de signos con un elemento de uso común, en este caso “MAX”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que entre la marca cuestionada “FIBRA MAX” y los signos “MAX”, “BON BON MAX”, “MAX PINTAMAX”, “MAX X2” y “MAX MORDISQUETAS RETO” previamente registrados a favor de la actora no existe similitud ortográfica, ni fonética, pues si bien es cierto que la referida marca cuestionada contiene la partícula de uso común “MAX”, también lo es que al excluirse del cotejo queda únicamente la expresión “FIBRA”, que genera un signo completamente distintivo y diferente a los previamente registrados. Tampoco se advierte similitud ideológica o conceptual, pues al consultar

http://www.rae.es, se constata que la expresión “FIBRA” significa “Componente de ciertos alimentos, de naturaleza fibrosa, que les confiere propiedades digestivas salutíferas”, mientras que “BONBON”, “PINTAMAX”, “X2” y “MORDISQUETAS RETO” no encierran el mismo significado. De tal manera que dicha expresión no es descriptiva, como lo consideró la SIC, pues no está aludiendo a los productos que pretende identificar, sino que es evocativa, dado que sugiere en la mente del consumidor la idea de un producto que contiene fibra, empero ello no lo hace irregistrable. En efecto, conforme lo ha sostenido la Sala en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 17 de marzo de 2016 (Expediente nro. 11001-03-24-0002009-00222-00, Actora: CERVECERÍA DEL VALLE S.A., Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), “los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y por ende son registrables, aunque eventualmente pueden tornar débil el signo”. Cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 30, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o de su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento que contribuye a distinguirla de las otras previamente registradas de la actora que no contienen la expresión diferenciadora “FIBRA”. En este orden de ideas, la expresión “FIBRA MAX” es registrable y no está incursa

en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135, literal e), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la CAN, pues, se reitera, la partícula “FIBRA” le da la suficiente distintividad para que sea registrada como marca, no solo desde el punto de vista intrínseco, sino también desde la perspectiva de que puede ser utilizado pacíficamente o coexistir con otras marcas registradas que tengan la partícula “MAX”, que es de uso común. Por último, en lo concerniente al cargo consistente en que la SIC violó el artículo 61 de la Constitución Política, dado que contribuyó a la dilución de los signos de la actora al conceder el registro de la marca cuestionada, la Sala no evidencia dicha violación, toda vez que, como quedó visto, la concesión del registro se ajustó a las normas pertinentes sobre la materia y al alcance que frente a las mismas ha señalado el Tribunal de Justicia. En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comi