CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00628-00-2018

CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Derecho preferente / DERECHO PREFERENTE - Concepto / BENEFICIO DE PRELACIÓN – Alcance El solicitante de la acción de cancelación del registro marcario que obtenga una resolución favorable, tiene el derecho preferente a solicitar para sí el registro de la marca cuyo registro fue cancelado. Este derecho supone entonces, preferencia en el tiempo frente a terceros, para solicitar y obtener el registro de la marca, sin que esto signifique que pueda acceder al registro de la misma de forma automática. […] [C]onsidera la Sala que el beneficio de prelación que se otorga a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, surge desde el momento del inicio de cancelación de un registro y no se restringe a la cancelación de la misma. […] Se encuentra, entonces, que si bien es cierto que en principio el derecho preferente se hace efectivo únicamente con la resolución que cancela la marca por falta de uso, y que no es posible ejercerlo desde la fecha en que se presenta la acción de cancelación, también lo es que el Tribunal de Justicia considera que los efectos jurídicos del beneficio de la prelación se retrotraen a la fecha en que inicia esta acción. SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Del correspondiente a la marca Clarks / RENUNCIA TOTAL AL REGISTRO DE MARCA – Del titular de la marca Clarks / RENUNCIA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA / ACCIÓN DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Trámite preferente a pesar de renuncia presentada por el titular / DERECHO PREFERENTE – Garantía. Preservación

[L]a Sala encuentra que mediante formulario único de cancelación, radicado por el señor Julián Andrés Trochez el 26 de junio de 2002, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca CLARKS por falta de uso, y mediante la Resolución 15183 de septiembre de 26 de 2002, notificada mediante Edicto Público fijado el 17 de octubre de 2002, la entidad admitió la acción de cancelación. Se tiene, además, que sólo hasta el 9 de diciembre de 2002, la sociedad Warner Lambert Company solicitó la renuncia total del registro de la marca CLARKS (nominativa) […]. [S]e observa que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 42051 del 24 de diciembre de 2002, aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad de la marca CLARKS (nominativa) […], resolución ésta que posteriormente fue revocada por los actos administrativos que ahora cuestiona la parte actora. De lo anterior, la Sala advierte que, como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, la renuncia de los derechos sobre la marca objeto de análisis fue posterior a la fecha en la cual se inició la acción de cancelación de la misma. Así, se considera que la entidad demandada en ningún momento desconoció los principios propios de la actuación administrativa, tales como el de transparencia, buena fe y el denominado por la doctrina “primero en el tiempo primero en el derecho”. […] En efecto, se observa que la motivación de las resoluciones acusadas guarda coherencia con la

cronología de la actuación administrativa, además garantiza de la mejor manera los derechos procesales de todos los intervinientes y, en particular, el relacionado con el derecho preferente del accionante, por lo que acertadamente la entidad demandada dió trámite a la acción de cancelación del registro de la marca CLARKS a pesar de la renuncia presentada por la parte actora.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 2 de junio de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2004-00069-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; Corte Constitucional, C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos

Henao Pérez CADUCIDAD DE REGISTRO MARCARIO – Alcance / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No configuración De conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la caducidad del registro de una marca opera de pleno derecho en el evento en que el titular del registro o quien tenga legítimo interés no solicite la renovación dentro del término legalmente establecido para tal fin, como también en el caso en que se presente la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el registro de la marca no se encontraba caducado para la fecha en que se inició la acción de cancelación de la marca CLARKS (26 de junio de 2002), la Sala estima que el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

3 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 168 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 171 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 174

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00628-00

Actor: CADBURY ADAMS USA LLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO DE REGISTRO MARCARIO - RENUNCIA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA - DERECHO PREFERENTEPRESERVACIÓN DERECHO PREFERENTE - CADUCIDAD DEL REGISTRO DE MARCA - DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULOS 165, 168, 171 y 174

La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC., por medio de

apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 6870 del 29 de febrero 2008, “Por la cual se decide la cancelación por no uso de una marca”; 12644 de 24 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 34754 del 10 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No 6870, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 29 de febrero 2008, por medio de la cual: a) Se canceló por no uso registro de la marca nominativa CLARKS certificado No 130.493 a nombre de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY (hoy CADBURY ADAMS USA LLC) para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza. b) Se ordenó notificación a la Dra. Alicia Lloreda Ricaurte,

apoderada de la sociedad titular de la marca y al Dr. Germán Castillo Grau apoderado del solicitante de la cancelación del registro.

2. Que se declare nula la Resolución No. 12644 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de Marzo de 2009, por medio de la cual: a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 6870, del 29 de Febrero (sic) de 2008, y; b) Se concedió el recurso de apelación interpuesto ante el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

3. Que se declare nula la Resolución No. 34754 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 10 de julio de 2009, por medio del cual: a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 6870, del 29 de febrero de 2008. b) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.

4. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad CADBURY USA LLC., se ordene revocar las Resoluciones mencionadas pues la acción de cancelación por falta de uso decidida mediante los citados actos jurídicos mencionados carecen de objeto jurídico, pues mi poderdante renunció totalmente al registro de la marca CLARKS

(NOMINATIVA) No. 130493, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, antes de que se decidiera la cancelación de la misma […]”(Mayúsculas tomadas del original). I.2. Los hechos

Los hechos en que se fundamentó la demanda son del siguiente tenor: El 26 de junio de 2002, el señor Julián Andrés Trochez, a través de apoderado, presentó acción de cancelación por no uso, en contra del registro número 130493, correspondiente a la marca CLARKS (nominativa). Dicha solicitud fue admitida mediante Resolución 15183 de septiembre de 26 de 2002. El 9 de diciembre de 2002, la sociedad Warner Lambert Company (entonces titular de la marca CLARKS), presentó la renuncia total a los derechos derivados del registro de la mencionada marca. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 42051 del 24 de diciembre de 2002, aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad de la marca CLARKS, manifestando principalmente lo siguiente: “[…] Siendo las marcas un bien jurídico patrimonial, que otorga derechos de propiedad exclusiva, su titular puede ejercer cualquier tipo de disponibilidad sobre estos derechos. Una de las facultades reconocidas por el derecho comunitario es la posibilidad de renunciar a los derechos de exclusividad sobre el signo mismo. (…) En el presente caso vemos que al doctor JOSE ANTONIO LLOREDA, la sociedad del registro marcario le confirió poder para instaurar cancelaciones, lo cual se observa en el poder contenido en protocolo No 10775 de fecha 3 de Septiembre (sic) de 1985, por el que se nombra como representante legal en Bogotá de Warner Lambert Company a el (sic) citado apoderado y a otros. Esta jefatura considera que la renuncia al derecho es una cancelación voluntaria, que el doctor José Antonio Lloreda está debidamente

facultado para presentar la renuncia al derecho objeto de esta actuación administrativa. (…) Que sobre el registro de la marca no existen derechos a favor de terceros como embargos o licencias de uso, inscritos en los archivos de esta oficina. En el presente caso, la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY goza plenamente de derecho de exclusividad sobre el registro de la marca nominativa CLARKS. Adicionalmente, no se encuentran inscritas limitaciones al derecho de exclusividad sobre el signo distintivo. […]” (Negrillas fuera de texto y mayúsculas tomadas del original). El 29 de enero de 2003, la sociedad Warner Lambert Company dio respuesta a la acción de cancelación, señalando lo siguiente: “[…] a. En ejercicio del derecho consagrado en el Articulo 171 de la Decisión 486 de 2000, el día 9 de Diciembre (sic) de 2002, mi representada presentó la renuncia total a los derechos derivados del registro de la marca CLARKS (NOMINATIVA) No. 130493. b. La renuncia a los derechos derivados del registro de la marca CLARKS (NOMINATIVA) No. 130493, fue admitida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 42051 de 24 de Diciembre (sic) de 2002. c. La cancelación por no uso presentada por el señor JULIAN ANDRÉS TROCHEZ, contra el registro de la marca CLARKS (NOMINATIVA) No 130493, deberá ser rechazada por improcedente, al carecer de objeto jurídico.

6. Estando dentro del término legal, el 12 de Febrero (sic) de 2003, el señor JULIAN ANDRÉS TROCHEZ, interpuso los recursos de

Reposición y subsidiario de Apelación contra la Resolución No 42051 de 24 de Diciembre de 2002.

7. La División de Signos Distintivos mediante Resolución No 36430 de 23 de Diciembre (sic) de 2003, resolvió el Recurso de Reposición interpuesto por el señor JULIAN ANDRES TROCHEZ, revocando la decisión contenida en el Resolución Nº 42051 de 24 de Diciembre de 2002, en el sentido de no aceptar la renuncia total a los derechos de propiedad exclusiva de CADBURY ADAMS USA LLC, concediendo a ésta última, el Recurso de Apelación contra la presenta decisión: La División fundamentó su decisión en lo siguiente: […] “finalmente con respecto al argumento del recurrente según el cual la administración violó el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 2 del Código Contencioso Administrativa, según el cual las autoridades deben respetar el orden en que actúen los particulares, razón por la cual debió darse inicialmente tramite a la acción de cancelación instaurada y con posterioridad pronunciarse respecto a la renuncia de derechos presentada para así salvaguardar intereses de terceros, al respecto debe anotarse que al recurrente le asiste la razón ya que efectivamente la Administración omitió finalizar el trámite de la acción de cancelación propuesta, pronunciándose sobre una renuncia al derecho solicitada en forma posterior contrariando el principio de imparcialidad que debe regir las actuaciones administrativas […]”

(Mayúsculas tomadas del original). El 27 de febrero de 2005, el registro de la marca CLARKS expiró, sin que la

sociedad Cadbury Adams USA LLC., hubiera solicitado su renovación, en razón a que la misma había presentado la renuncia a los derechos sobre la marca el día 9 de diciembre de 2002. Habiendo caducado el registro de la marca en el año 2005, mediante Resolución 5530 de febrero 25 de 2008 se confirmó en su integridad la Resolución 36430 de 23 de diciembre de 2003 y se declaró agotada la vía gubernativa, argumentando principalmente lo siguiente: “[…] El primer aspecto se centra en el derecho de preferencia en cabeza del solicitante de una acción de cancelación por no uso, en la que el titular no logra probar el uso real y efectivo de una marca cualquiera, Dicho solicitante, tal y como lo señala el artículo 168 de la Decisión 486 de la CAN, obtendrá el derecho preferente al registro de la marca cancelada. Dicho derecho es absolutamente dependiente de la acción de cancelación y de las resultas de dicho proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, la renuncia de los derechos marcarios de una marca sobre la cual recae una acción de cancelación atentaría contra los intereses del accionante, a quien se le estaría coartando la posibilidad de obtener un derecho preferente sobre el registro de una marca, como competidor […]”. El 24 de marzo de 2008, mediante la Resolución 12644, se decidió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Cadbury Adams USA LLC., en el sentido de confirmar la Resolución 6870 del 29 de febrero de 2008 y conceder el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en la cual, igualmente, se confirmó la decisión antes referida. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

La parte actora estimó que los actos administrativos enjuiciados transgredieron las normas en que han debido fundarse los actos administrativos, en particular, lo dispuesto en el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que dispone: “[…] CAPITULO VI De la Renuncia al Registro Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente […]” (negrilla fuera de texto). El actor al referirse a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia plasmada en el Proceso 83-IP-20031, recordó que no puede la administración interpretar las disposiciones expresamente consagradas en la Decisión 486, en el sentido de incluir una nueva excepción al principio general de la libre disposición del derecho sobre un registro marcario por parte de su titular. Recalcó que el 9 diciembre de 2002, fecha en la cual se radicó el memorial solicitando la renuncia total a registro de la marca CLARKS, no existía limitación alguna que le impidiera al titular renunciar a los derechos derivados del registro de dicha marca nominativa. 1 Sentencia dictada en el expediente Nº 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicada en el G.O.A.C No 150,

del 25 de marzo de 1994. Consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio contradijo lo dispuesto en la norma antes referida, al sostener que por virtud del principio de imparcialidad de las actuaciones administrativas dispuesto en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo (CCA), debía resolver primero la acción de cancelación por no uso presentada por el señor Julián Andrés Trochez en contra del registro de la marca CLARKS y posteriormente resolver la renuncia a los derechos sobre la marca presentada a por el titular de la marca, pues este artículo no establece como causal de no aceptación de la renuncia, la solicitud de la cancelación por no uso. Manifestó que, conforme a lo dispuesto por la doctrina, la jurisprudencia constitucional y jurisprudencia en materia de propiedad industrial, el fundamento de las resoluciones demandas es erróneo en tanto que darle trámite a solicitud de renuncia sobre los derechos de la marca CLARKS antes de entrar a resolver la acción de cancelación por no uso, en ningún momento constituía una violación del principio de imparcialidad. Consideró acertado lo resuelto en la Resolución 42052 del 24 de diciembre de 2002, en el sentido de admitir la renuncia al registro de la marca CLARKS, toda vez que se trataba de un acto ejecutado por el titular de la marca registrada, tal como lo dispone la norma objeto de estudio. Señaló que como consecuencia de la interpretación errada que dio la Superintendencia de Industria y Comercio a la norma de la Comunidad Andina, las Resoluciones 6870 del 29 de febrero de 2008, 126444 del 24 de marzo de 2009 y

34754 del 10 de julio de 2009, carecen de objeto jurídico toda vez que, al momento en que se presentó la acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca CLARKS, el titular de dicho registro se pronunció en el sentido de manifestar que renunciaba de manera total al derecho que le asistía como titular de la marca y a los derechos derivados de esta. Por otro lado, sostuvo que de conformidad al artículo 174 de la Decisión 486 “[…] el registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el periodo de gracia […]”. Por lo tanto, comentó que el registro de la marca nominativa CLARKS se encontraba caducado de pleno derecho por falta de renovación por parte de su titular, pues el titular no había solicitado su renovación dentro del término legal prescrito en la ley para ese efecto. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda y se refirió al cargo de violación formulado de la siguiente manera: Citó los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, para hacer una exposición respecto de la cancelación de una marca y la prueba de su uso, el derecho preferente derivado la solicitud de cancelación y los efectos derivados de ese derecho. Manifestó que la solicitud de cancelación fue presentada con anterioridad a la solicitud de renuncia radicada el 9 de diciembre de 2003, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio dio aplicación al principio de imparcialidad resolviendo primero una solicitud que la otra.

Recordó que al interponer la acción de cancelación por no uso de la marca CLARKS, el solicitante adquirió un derecho preferente para posteriormente solicitar su registro, si el titular de la marca no demuestra el uso real y efectivo de la misma, tal como señala el artículo 168 de la Decisión 486. II.2. TERCERO INTERESADO - LA SOCIEDAD PROCAPS S.A. La sociedad PROCAPS S.A., en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 18-IP-2014 de fecha 16 de julio de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido, señaló las siguientes conclusiones2: 2 Folios 106 a 113 del cuaderno principal. “[…] PRIMERO: De acuerdo a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante deberá determinar si debe prevalecer el derecho preferente a favor de quien solicitó la cancelación del registro de la marca.

SEGUNDO: En el caso de autos, es necesario determinar que la presentación de la solicitud de cancelación del registro de marca se dio el 26 de junio de 2002, mientras que la solicitud de renuncia se dio el 9 de diciembre de 2002, es decir seis meses más tarde, se debe tomar en cuenta además, que la renuncia surte efectos recién desde el momento de su inscripción en la oficina nacional competente, de

esta manera, en el caso concreto debe prevalecer el derecho preferente sobre la renuncia o la caducidad […]” (negrillas fuera de texto). IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 13 de junio de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, reiteró, en esencia, los argumentos de nulidad. La parte demandada y la Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardaron silencio. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos en el libelo de la demanda por la sociedad Cadbury USA LLC., respecto de la legalidad de las Resoluciones 6870 del 29 de febrero 2008, por la cual se decide la cancelación total por no uso de la marca nominativa CLARKS, con certificado de registro número 130.493; 12644 de 24 de marzo de 2009 y 34754 del 10 de julio de 2009, a través de las cuales se decidieron los recursos de reposición y de apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión inicial; en el entendido de determinar si con la expedición de dichos actos administrativos la Superintendencia de Industria y Comercio, desconociendo las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, procedió a resolver prevalentemente la solicitud de cancelación total del registro de la marca CLARKS para la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza, bajo el registro número 130.493, omitiendo el derecho de renuncia ejercido por parte del titular de la misma. V.2.- La normativa aplicable El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso3, señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de 2000 de la

Comunidad Andina: “[…] CAPITULO V De la Cancelación del Registro Artículo 165La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los

productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […] 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso: 18-IP-2014 Asunto: Interpretación prejudicial de los artículos 171 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seción Primera,. Interpretación judicial de oficio de los artículos 165 y 168 de la misma normativa. Expediente interno No 2007-00260. Actor: CADBURY ADAMS USA LLC. Marca CLARKS. Magistrada Ponente: Cecilia L Ayllón. Artículo 168La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. […] CAPITULO VI De la Renuncia al Registro Artículo 171El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente. Artículo 174El registro de la marca caducará de pleno derecho si el

titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro […]”. (Subraya fuera de texto)

V. 3. - El análisis de fondo La parte actora estima que mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio canceló totalmente el registro de la marca CLARKS

(nominativa), contraviniendo las normas de la Decisión 486 de 2000, ya que dicha entidad al interpretar el alcance del articulo 171 ibídem y de acuerdo con el principio de imparcialidad, decidió tramitar con anterioridad la acción de cancelación por no uso a pesar de que ya se había radicado por parte del titular de la marca la renuncia a los derechos sobre la misma. Considera que el actuar de la administración supone una limitación a su derecho de libre disposición sobre los derechos que le asisten como titular de la marca CLARKS, pues se está creando una excepción a dicho principio que no se encuentra incluido en la norma comunitaria. Expone que la norma no contempla como causal de no aceptación de la solicitud de renuncia, que se encuentra en trámite la acción de cancelación por no uso de la marca. De conformidad con el problema jurídico planteado, la Sala estima necesario, previamente a resolver el caso concreto, hacer las siguientes precisiones en relación con (i) la cancelación del registro de marca por falta de uso y (ii) el

derecho preferente y el beneficio de prelación. (i) Cancelación del registro de la marca por falta de uso En primer lugar, y en relación con la cancelación del registro de una marca por falta de uso, el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, dispone: “[…] La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada […].” Como se desprende del contenido de la norma, el desuso como causal para solicitar la cancelación del registro marcario, corresponde a una de las razones por las cuales la administración puede decretar la extinción de los derechos derivados de la misma, con el propósito de evitar que un solo competidor tenga el monopolio en relación con la utilización de la marca de forma ilimitada en el tiempo e injustificada, en perjuicio de los fundamentos básicos del libre mercado. A propósito del tema, el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-1997, señaló: “[…] La cancelación de la marca por no uso es una manera de extinguir el derecho sobre la misma; el propósito de la acción de cancelación de una marca es establecer por la autoridad competente el no uso de la marca en las condiciones y plazos exigidos en la ley comunitaria, y de ser procedente, cancelar el registro.” […]

Respecto de la prueba de uso de una marca es preciso resaltar que el titular de la misma debe demostrar el uso de todos y cada uno de los productos que distingue, y que los medios probatorios q