CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00005-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto RON MANTECAÑA y la marca mixta AGUARDIENTE MATECAÑA / EXPRESIÓN GENÉRICA – Concepto / EXPRESIÓN GENÉRICA – Lo son AGUARDIENTE y RON en la clase 33 / EXPRESIÓN GENÉRICA – Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto RON MANTECAÑA para identificar productos comprendidos en la Clase 33 por tener similitud y conexión competitiva con la marca mixta AGUARDIENTE MATECAÑA previamente registrada en la misma clase Comparación ortográfica […] Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, la Sala observa que tanto el signo solicitado como la marca registrada se conforman por exactamente la misma palabra, compartiendo el número de letras, el número de sílabas y todas en la misma posición. De esta manera, se configura una identidad absoluta entre los signos cotejados, […] Comparación fonética […]. En el presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente las palabras comparadas son idénticas, esto se refleja también en la comparación fonética, de manera que al pronunciar los signos enfrentados en voz alta y en forma sucesiva, se genera una impresión de identidad absoluta entre ellas […]Comparación conceptual o ideológica […] En el presente caso, MATECAÑA es un término que, a pesar de que no tiene un significado comprendido dentro de diccionario oficial de la Real Academia Española es una palabra de uso local dentro el territorio colombiano para referirse a la “mata de caña” tanto así que, le

han dado este nombre al aeropuerto ubicado en el Departamento de Risaralda y otrora a un zoológico de la misma localidad, por cuanto esta es una de las regiones que ofrece condiciones especiales para siembra y cosecha de la caña de azúcar. En este sentido, de conformidad con los significados anteriormente indicados, tanto la bebida alcohólica RON como la bebida alcohólica AGUARDIENTE pueden ser elaboradas a partir de la caña de azúcar. Por lo que se concluye que conceptualmente el término MATECAÑA tanto para el signo solicitado como para la marca registrada es idéntico e inapropiable ya que cualquiera puede utilizar en un singo la expresión que se refiere directamente a las características del producto. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera pertinente señalar que la palabra MATECAÑA es usual en el lenguaje común y en las costumbres de comercio para referirse a los productos elaborados a partir de la caña de azúcar y, por ende, es débil. […]Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada presentan identidad ortográfica, fonética y conceptual. […] Conexidad competitiva entre servicios […] En este caso, tanto el signo solicitado como la marca registrada identifican “[…] Bebidas alcohólicas (excepto cerveza) […]” productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Al aplicar las reglas citadas supra, la Sala estima que entre los productos de la Clase 33 que pretenden identificar tanto el signo solicitado como la marca

registrada, si se presenta conexidad competitiva, toda vez que se trata de los mismos productos (bebidas alcohólicas), pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad. Además, los productos amparados por el signo y la marca serían comercializadas por los mismos sitios de venta o canales de comercialización, en tiendas especializadas en la venta de licor, tiendas o en almacenes de grandes superficies, y serán ofrecidos por los mismos medios de publicidad general, como son radio, televisión o prensa, por lo que se da la posibilidad, en consecuencia, de riesgo de confusión y de asociación. Adicional a lo expuesto, la Sala considera que el uso de la expresión MATECAÑA, aunque no es apropiable como se expuso supra; puede generar un riesgo de confusión indirecto, en la medida en que el consumidor medio, al encontrar esa expresión acompañada, por un lado, de la palabra RON y, por el otro, de la palabra aguardiente, podría llegar razonablemente a la conclusión que los productos que identifican provienen de un origen empresarial común, lo que generaría un riesgo de confusión indirecto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 135 LITERAL F /

DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00005-00

Actor: CI INVERSIONES LÍBANO LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Signo mixto RON MATECAÑA, signos conformados exclusivamente por el nombre genérico del producto.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por CI Inversiones Líbano Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 37622 de 28 de julio de 2009, 41500 de 21 de agosto de 2009 y 44548 de 31 de agosto de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. CI Inversiones Líbano Ltda., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero 19843, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 37622 de 28 de julio de 2009, “Por la cual se niega un registro” y 41500 de 21 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 44548 de 31 de

agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio4.

2. A título de restablecimiento de derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto RON MATECAÑA, para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación

Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la resolución No. 37622 de 28 de Julio de 2009, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual tal funcionaria decidió "Negar el registro de la Marca Mixta RON MATECAÑA, para distinguir los productos mencionados en el considerando 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 4 2 Cfr. Folios 15 a 26 3 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]” 4 Estas resoluciones negaron el registro como marca del signo mixto RON MATECAÑA para

distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 5 Cfr. Folios 24 y 25 primero, solicitado por la sociedad C I INVERSIONES LIBANO LTDA…", la cual tiene su sede en la ciudad de Bogotá D. C., ubicada en la carrera 52 No. 75 - 30. SEGUNDA.- Igualmente solicito se declare la nulidad de la resolución No. 41500 de 21 de Agosto de 2009, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual tal funcionaria resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 37622 de 28 de julio de 2009, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado. TERCERA.- Igualmente solicito se declare la nulidad de la resolución No. 44548 de 31 de Agosto de 2009, en virtud de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al desatar el recurso de apelación oportunamente interpuesto contra la citada resolución, decidió "confirmar la decisión contenida en la resolución No. 37622 de 28 de Julio de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos". CUARTA.- Que como consecuencia de las nulidades que se declare, y a manera de restablecimiento del derecho, se diga por esa alta Corporación que la Sociedad C I INVERSIONES LIBANO LTDA, en cuyo nombre y representación actúo por haber actuado ajustada a la Ley, tiene derecho a que la Demandada en los libros pertinentes proceda a registrar la Marca

Mixta RON MATECAÑA, como lo impetró la actora en la oportunidad legal pertinente con todas las formalidades y requisitos de Ley […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 23 de enero de 2009, el registro como marca del signo mixto RON MATECAÑA para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de marzo de 2009 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 602, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante la Resolución núm. 37622 de 28 de julio de 2009, negó el registro como marca del signo mixto RON MATECAÑA para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 37622 de 28 de julio de 2009. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 41500 de 21 de agosto de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 37622 de 28 de julio de 2009 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 44548 de 31 de agosto de 2009, resolvió el recurso de apelación

en el sentido de confirmar la Resolución núm. 37622 de 28 de julio de 2009. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a)6 del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina7, en adelante Decisión 486; del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena8, en adelante la 6 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 8 La Decisión 344 de 21 de octubre de 1993 “Régimen común sobre Propiedad Industrial”, estuvo vigente hasta la entrada en vigencia de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, cuya entrada en vigencia se produjo el 1º de diciembre de 2000. “[…] Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; […]” Decisión 344; del artículo 29 de la Constitución Política9 y del artículo 58410 del Decreto 410 de marzo 27 de 197111 en adelante, Código de Comercio. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Manifestó que, con los actos acusados la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto “[…] Incurre en un error esencial de hecho la Superintendencia porque las palabras RON y AGUARDIENTE son nombres de ciertos productos no ideados o inventados por el titular de la marca previamente registrada a la solicitud formulada por la Demandante […]”12. 6.2. Sostuvo que “[…] Las palabras RON y AGUARDIENTE como ya se dijo son nombre o denominación de bebidas espirituosas y la palabra MATECAÑA es un aféresis de la palabra compuesta mata de caña palabra genérica que no pertenece a nadie en particular; por manera que es un exabrupto pretender que tal aféresis fuera ideado o inventado por el titular de la marca AGUARDIENTE METECAÑA […]”13. 9 “[…] Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de

preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]". 10 “[….] Artículo 584.- Podrán emplearse como marcas denominaciones arbitrarias o de fantasía, palabras de cualquier idioma, nombres propios, seudónimos, nombres geográficos, frases de propaganda, dibujos relieves, letras, cifras, etiquetas, envases, envolturas, emblemas, estampados, timbres, viñetas, sellos, orlas, bandas, las combinaciones o disposiciones de colores y cualquier otro signo que sea distintivo. Para apreciar si el signo es distintivo se tendrán en cuenta las circunstancias especiales que concurran como la duración del uso del mismo en calidad de marca en Colombia o en otros países, o que se considere distintivo en los medios comerciales nacionales o extranjeros. PARÁGRAFO. Cuando la marca consista en una palabra de idioma extranjero o en un nombre geográfico, deberá indicarse al pie de ella el lugar de fabricación del producto […]” 11 Código de Comercio. En lo relacionado con las normas de propiedad industrial es aplicable la Decisión 486 ya que de conformidad con el artículo 276 de la Decisión 486, todos los asuntos no

comprendidos en la norma supranacional se regulan por la legislación interna. 12 Cfr. Folio 19 13 Ibidem 6.3. Advirtió que “[…] es innegable que no existe similitud ni en el sentido fonético, ni en el ortográfico ni en el visual entre la marca RON MATECAÑA y la marca AGUARDIENTE MATECAÑA. Ahora bien, para que pueda pregonarse la existencia de semejanza o similitud se requiere como requisito sine qua non que exista imitación entre las marcas, palabras o expresiones que la configuran, y que además, exista la misma proporción entre la marca registrada y la que se pretende registrar, y entre la palabra RON y la palabra AGUARDIENTE que son palabras simples, existe una apreciable y notoria desproporción […]”14. 6.4. Indicó que “[…] resulta incuestionable, que la pretendida existencia de semejanza o confusión, jamás puede existir, entre las marcas que nos ocupa, pues en primer lugar se trata de marcas mixtas que apreciadas como conjunto marcario, cuentan con elementos que las hacen absolutamente diferenciables, y además, basta comparar, confrontar las características visuales de las dos marcas, para concluir que no existe similitud o posibilidad de confusión, por aspectos fundamentales como forma, color, tamaño, etc. Efectivamente, el tamaño, tipo de letra, color, forma, distribución, etc. del signo RON MATECAÑA, es sustancialmente diferente del signo AGUARDIENTE MATECAÑA […]”15. 6.5. Afirmó que “[…] no puede pregonarse válidamente existencia de semejanza

o confusión entre las expresiones RON MATECAÑA y AGUARDIENTE MATECAÑA, porque existen en el comercio infinidad de bebidas alcohólicas que tienen un nombre compuesto y con un elemento de tal nombre en común, por ejemplo, cerveza, acompañada de la palabra Águila, Costeña, Pilsen, etc., y de bebidas gaseosas acompañada de otras palabras, no obstante lo cual todas tienen su respectivo registro porque existen entre ellas aspectos ostensibles, absolutamente notorios que a simple vista se nota la diferencia, tal es el caso de las llamadas Kolas, naranjas, tamarindo, Postobón e Hipinto. Pero no sólo en el caso de las bebidas alcohólicas y gaseosas encontramos este fenómeno, sino en muchos alimentos por ejemplo arroz roa, arroz Huila, arroz diana, y también en infinidad de productos farmacéuticos y de tocador. Entonces en el caso que nos ocupa, las marcas tienen nombre compuesto y un elemento del nombre en común, pero el otro elemento es tan absolutamente diferente a primera vista, que determina la imposibilidad de que el consumidor promedio, que pretende adquirir 14 Cfr. Folio 20 15 Ibidem AGUARDIENTE MATECAÑA, resulte comprando por "confusión" RON MATECAÑA […]”16. 6.6. Señaló, por último, que “[…] los actos acusados son violatorios del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 584 del Código de Comercio, por indebida aplicación las dos primeras y por

desconocimiento y falta de aplicación de la norma mercantil, y de contera del artículo 29 de la Constitución Política, que tutela el debido proceso, que supone entre otros muchos aspectos que se apoyen las decisiones judiciales ya administrativas en normas preexistentes a la cuestión debatida y decidida […]”17. Contestación de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada18 contestó la demanda19 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados no vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en razón a que “[…] los signos enfrentados presentan similitudes fonéticas y ortográficas que las hacen confundibles entre sí. Adviértase que la expresión RON MATECAÑA reproduce la marca AGUARDIENTE MATECAÑA, siendo la coincidencia de contar con la expresión MATECAÑA, determinante en su confundibilidad, sería innegable que el consumidor al encontrarse con los productos que hacen parte de la misma clase del nomenclador internacional y utilizan la mismos canales de comercialización indudablemente consideraran que se trata de la misma procedencia empresarial conllevando entonces a que se incurra en la confundibilidad indirecta […]”20. 7.2. Agregó que “[…] la expresión RON es una expresión genérica utilizada para distinguir productos de la clase 33 del nomenclador internacional, la cual debe excluirse de la comparación siendo entonces como ya se dijo idénticas las expresiones comparadas MATECAÑA, lo cual hace que la solicitud que ahora se 16 Cfr. Folios 20 y 21 17 Cfr. Folio 21

18 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 92 19 Cfr. Folios 86 a 91 20 Cfr. Folio 90 demanda se encuentre incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”21. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. Francisco Plata Romero22, tercero con interés directo en las resultas del proceso, no contestó la demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 30 de junio de 201523, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 523-IP-2016 de 17 de noviembre de 201724, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación Prejudicial solicitada. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal f) para analizar los signos genéricos […]”25.

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de julio de 201826, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso.

Auto de pruebas 21 Ibidem 22 Notificación personal a folios 83 23 Cfr. Folios 103 y 104 24 Cfr. Folios 115 a 127 25 Cfr. Folios 117 y 118 26 Cfr. Folio 130

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 27 de agosto de 201627, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de julio de 201828, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso

Administrativo.

15. Durante el término legal, la parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la demanda. La parte demandante, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 523-IP-2016 proferida el 17 de noviembre de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de

asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala

17. Visto el artículo 128 numeral 7.º29 del Código Contencioso Administrativo30, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los 27 Cfr. Folios 110 y 111 28 Cfr. Folio 130 29 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 30 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. términos del artículo 30831 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201132, sobre el régimen de transición y vigencia y el artículo 1.º33 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201934, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados35 son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 37662 de 28 de julio de 200936, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos, resolvió una solicitud de registro

marcario, en el sentido de negar el registro como marca del signo mixto RON MATECAÑA para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó: “[…] Como puede observarse los signos confrontados RON MATECAÑA - , AGUARDIENTE MATECAÑA, presentan similitudes fonéticas y ortográficas que las hacen confundibles entre sí. En efecto, las similitudes se derivan de la comparación entre palabras a cotejarse, pues, el signo solicitado RON MATECAÑA, reproduce por completo la marca registrada AGUARDIENTE

MATECAÑA.

RON MATECAÑA / AGUARDIENTE MATECAÑA 31 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 32 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 33 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 34 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”.

35 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 36 Cfr. Folios 5 a 8 Como se puede apreciar la única diferencia existente entre los signos es la supresión de la primera palabra del signo solicitado AGUARDIENTE por la palabra RON, expresiones inapropiables tratándose de bebidas alcohólicas. La gran similitud existente entre los signos comparados hace que exista confundibilidad desde el aspecto ortográfico y fonético, pues, al ser pronunciados los signos el sonido que se percibe es igual. La presencia de los términos, RON MATECAÑA / AGUARDIENTE MATECAÑA, en los signos en conflicto comparados, irremediablemente causaría en la mente del consumidor una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que son prestados y comercializados por el mismo empresario. Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende identificar: “bebida alcohólica (con excepción de cervezas).", y la marca registrada distingue: “bebidas alcohólicas como el aguardiente", productos comprendidos en la clase 33 internacional. En este sentido, el signo solicitado distingue, entre otros, productos que se encuentran contenidos en la marca registrada, lo que implica que compartan la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, lo que revela una clara conexión competitiva, por cuya relación, aunada al hecho de ser signos semejantes, el consumidor desprevenido caería fácilmente en el error de confundir su procedencia: adjudicándole, a

diferentes productos, el mismo origen empresarial. En consecuencia, el signo solicitado para registro está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto, la Jefe de la División de Signos Distintivos, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Negar el registro de la marca mixta RON MATECAÑA, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad C.l. INVERSIONES LIBANO LTDA., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución […]”. 19.2. La Resolución núm. 41500 de 21 de agosto de 200937, mediante la cual la Jefe de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 37662 de 28 de julio de 2009, en la que se indicó: “[…] En el presente caso nos encontramos frente a dos signos de naturaleza mixta, en donde siguiendo los lineamientos expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, previo al cotejo debe establecerse cuál es el elemento predominante, pues de resultar ser el elemento nominativo, para el examen de confundibilidad deben aplicarse las reglas que la doctrina ha establecido para tal fin, pero si por el contrario, el elemento gráfico resulta ser el preponderante, en principio las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. En ese orden de ideas, considera la División que en el presente caso en las marcas en conflicto (prevalece el elemento verbal ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general

solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Así, apreciados los signos en estudio en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor en tanto que el signo solicitado reproduce el elemento esencial y distintivo MATECAÑA de la marca previamente registrada, sin que el cambio de la palabra AGUARDIENTE por RON le otorgue la suficiente fuerza distintiva pues se (trata de términos inapropiables para distinguir bebidas, generándose de esta manera confusión directa, es decir, el consumidor adquirirá el producto del signo solicitado bajo la convicción que el señor PLATA ROMERO está lanzando al mercado otra bebida alcohólica en la línea MATECAÑA. Por otra parte, deben tenerse en cuenta