CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00008-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Respecto del acto que concede un registro marcario / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Término / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – No probada [C]abe precisar que teniendo en cuenta que el acto acusado CONCEDE un registro marcario, es enjuiciable mediante la acción de nulidad relativa, a que alude el artículo 172 de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, el cual, dicho sea de paso, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario. En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple porque la Resolución acusada núm. 34755 de 10 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que confirmó la Resolución núm. 10484 de 27 de febrero de 2009, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “PREMIER FULL FLAVOR”, fue notificada por edicto desfijado el 4 de agosto de 2009 y la demanda se presentó el 4 de diciembre de 2009. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por el tercero interesado en las resultas del proceso.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO –

Entre el signo mixto PREMIER FULL FLAVOR y las marcas mixtas previamente registradas MARLBORO, MARLBORO LIGHTS (mixta) y una gráfica DISEÑO DE TECHO (figurativa) / MARCA MIXTA – Concepto / MARCA FIGURATIVA – Concepto / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo PREMIER FULL FLAVOR por ser distintiva y no tener semejanza con la marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y figurativa DISEÑO DE TECHO Del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que en el presente caso es indudable que entre la denominación “PREMIER FULL FLAVOR” y las expresiones “MARLBORO” y “MARLBORO LIGHTS” no existe similitud ortográfica ni fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la vislumbra dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Al respecto cabe destacar que la marca cuestionada, “PREMIER FULL FLAVOR”, es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a las marcas opositoras al contener dos vocablos que la dotan por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de las marcas de la demandante. Aunado a lo anterior, debe tenerse en

cuenta que el comprador habitual de los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (amparados por las marcas cotejadas) es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca. Circunstancia que, por lo general, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia.

MARCA DERIVADA – Lo es PREMIER FULL FLAVOR de las marcas PREMIER

[L]a marca “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta) objeto del registro cuestionado es derivada de las marcas “PREMIER” (mixtas), registradas bajo los núms. 127611 y 132736, para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad PROTABACO S.A., tercero interesado en las resultas del proceso; y que cuando este presentó la solicitud de registro de la referida marca cuestionada, esto es, el 28 de octubre de 2005, ya era titular de las marcas “PREMIER” (mixtas) para la citada Clase 34. […]Es preciso advertir que en este proceso ha quedado claro que la marca cuestionada “PREMIER FULL FLAVOR”, objeto de registro de los actos acusados, es una derivación de las marcas “PREMIER”, registradas bajo los núms. 127611 y 132736, con anterioridad a la solicitud de registro de aquella y no tiene variaciones sustanciales en relación con las mismas porque tan solo varía en la ubicación y el tamaño de la figura geométrica que contiene, que ya ha sido empleada, además de que los productos que constituyen su objeto corresponden a los ya amparados por las marcas

anteriormente registradas. En consecuencia, le asistió razón a la SIC, mediante las resoluciones acusadas, al conceder el registro de la marca “PREMIER FULL FLAVOR”, como derivada de las ya registradas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00008-00

Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: LA MARCA “PREMIER FULL FLAVOR” ES UNA DERIVACION DE

LAS MARCAS “PREMIER” PREVIAMENTE REGISTRADAS. NO TIENE

RIESGO DE CONFUSIÓN CON LAS MARCAS OPOSITORAS “MARLBORO”,

“MARLBORO LIGHTS” Y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), DADO QUE EN

LA MARCA SOLICITADA PRIMA EL ELEMENTO DENOMINATIVO, EL CUAL

ES DIFERENTE, DISTINTIVO, ADEMÁS DE TENER UN PÚBLICO

CONSUMIDOR ESPECIALIZADO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 10484 de 27 de febrero de 2009, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” y 25724 de 26 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 34755 de 10 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: Que la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A., - PROTABACO S.A.-, en adelante PROTABACO S.A., solicitó el registro como marca del signo mixto “PREMIER FULL FLAVOR”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°- Que dentro del término legal presentó oposición a la referida solicitud de registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad de la marcas “MARLBORO”, “MARLBORO LIGHTS” y “MARLBORO” (mixtas);

FIGURATIVA (diseño de techo), previamente registradas para identificar productos de Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3°: Mediante la Resolución núm. 10484 de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca“PREMIER FULL FLAVOR”, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a PROTABACO S.A., por estimar que dicha marca no estaba incursa en la causal de irregistrabilidad, prevista en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486. 4º: Contra la citada resolución la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante la Resolución núm. 25724 de 26 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y, el segundo a través de la Resolución núm. 34755 de 10 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, porque, a su juicio, la SIC omitió realizar el examen comparativo de las marcas enfrentadas y, no obstante ello, concedió el registro de

la marca “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta), en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que para determinar si a la sociedad PROTABACO S.A. le asistía derecho al registro de la marca “PREMIER FULL FLAVOR”, como marca derivada de las ya registradas, las variaciones de la nueva marca deben ser, de un lado, de detalle o no sustanciales que no alteren su impresión general y, de otro lado, no pueden reivindicar productos o servicios distintos a los amparados por el registro anterior o ampliar su cobertura. Adujo que no es de recibo que el diseño de la marca “PREMIER FULL FLAVOR” sea una derivación de las marcas “PREMIER” (mixtas), como lo sostuvo la SIC, debido a que de acuerdo con el estudio de la firma “Brandingang”, en el nuevo diseño de la marca “PREMIER”, representado en la marca “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta), aparece un elemento nuevo, distinto al elemento predominante en la etiqueta anterior, referente a una figura geométrica que tiene un efecto visual diferente en el consumidor, lo que significa que da una impresión comercial distinta al de las marcas “PREMIER” registradas con anterioridad. Alegó que si fuera cierto que la marca “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta) no presenta una variación sustancial de las marcas “PREMIER” (mixtas), no tiene explicación que la sociedad PROTABACO S.A. solicite su registro. Indicó que, por lo anterior, no puede decirse que la marca objeto de controversia sea una marca derivada de las ya registradas como PREMIER (mixtas), por lo que a la sociedad PROTABACO S.A. no le asistía derecho al registro

cuestionado. Estimó que es responsabilidad de la parte demandada considerar la solicitud de registro como una petición independiente sujeta a un nuevo examen de registrabilidad. Anotó que de haberse realizado el estudio comparativo de las marcas enfrentadas conforme a las reglas jurisprudenciales, la SIC había podido apreciar que el elemento predominante en las marcas cotejadas no es el denominativo, como suele ser la regla general, sino que estaba frente a uno de aquellos casos excepcionales en los cuales el elemento figurativo, en particular, el DISEÑO DE TECHO, notoriamente conocido en los productos “MARLBORO”, es un elemento distintivo que a simple vista adquiere primacía sobre el elemento denominativo integrado en las marcas enfrentadas. Expresó que el elemento gráfico DISEÑO DE TECHO es característico de la marca “MARLBORO” y que en anteriores oportunidades, en un caso similar, el Superintendente de Industria y Comercio negó a la sociedad PROTABACO S.A., el registro de la marca “MAR.CO” (mixta), por ser esta susceptible de generar confusión respecto de las marcas de la demandante; y que, posteriormente, el Consejo de Estado conoció de este asunto en la sentencia proferida el 8 de noviembre de 20012, en la que señaló que predominaba el elemento gráfico (etiqueta y diseño). Que, en el presente caso, se presenta una situación análoga a la decidida en dicho pronunciamiento, dado que se trata de marcas en cuya visión general predomina el elemento gráfico. Manifestó que la marca “FIGURATIVA”, con registro núm. 160.511, consistente en el DISEÑO DE TECHO, es un símbolo distintivo y característico de la marca

“MARLBORO” que PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. ha registrado en la mayoría de los Estados obteniendo su reconocimiento como icono de garantía a nivel mundial. Aseguró que la SIC omitió aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 dado que no tuvo en cuenta que las marcas opositoras gozan de notoriedad y merecen una protección especial. Anotó que la entidad demandada tenía la obligación de estudiar las pruebas de notoriedad de las marcas “MARLBORO” (mixtas), “MARLBORO LIGHT” (mixta) y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), para luego entrar a examinar si la marca solicitada, además de posibilitar la inducción a confusión de los consumidores, 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de noviembre de 2001, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero, número único de radicación 11001032400019990584801. tenía la capacidad de aprovechar indebidamente la notoria reputación de las marcas opositoras. Agregó que en la actuación administrativa llevada a cabo por la SIC se aportaron diversas pruebas que, apreciadas en conjunto, demuestran no solo la notoriedad de las marcas afectadas por el registro de la marca mixta “PREMIER FULL FLAVOR”, sino también que esta última reproduce e imita el elemento preponderante de las marcas “MARLBORO” (mixta), “MARLBORO LIGHTS”

(mixta) y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO).

Estimó que la marca “PREMIER FULL FLAVOR” (mixta) es una imitación y reproducción parcial de sus marcas “MARLBORO” (mixta) y “MARLBORO

LIGHTS” (mixta), en tanto copia el elemento figurativo “DISEÑO DE TECHO” invertido así como una reproducción total de la marca FIGURATIVA. Sostuvo que en la actuación administrativa se aportaron las declaraciones juramentadas rendidas por Bernard Combremont y Gerard Simonet, funcionarios de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., en las cuales exponen sobre la venta y distribución de cigarrillos “MARLBORO” a nivel mundial, la introducción de la etiqueta tradicional de MARLBORO a nivel mundial, entre otros. Que en la oposición a la marca “PREMIER FULL FLAVOR” se advirtió que la SIC negó el registro de la marca “M” & Diseño, que incluye el diseño de techo invertido, solicitada por PROTABACO S.A., por cuanto estimó que existen semejanzas visuales con la marca “MARLBORO” de la demandante que hacen imposible su diferenciación por parte del consumidor. Que en Panamá, a PROTABACO S.A., le fue negada la solicitud de registro de la marca “PREMIER”; y en Paraguay, dicha sociedad fue sujeto de medidas cautelares decretadas para secuestrar toda la mercancía portadora de dicha marca, por la utilización de la etiqueta de los productos “MARLBORO” en los cigarrillos “PREMIER”. Que en Colombia la demandante inició una acción por infracción marcaria contra PROTABACO S.A. por el uso del nuevo diseño de cigarrillos “PREMIER”, que cursa en el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá. Que la firma Brandingang realizó un estudio denominado “Análisis comparativo entre el sistema de diseño visual de los empaques de “MARLBORO LIGTHS” y

“MARLBORO MILD” y el sistema de diseño visual de los empaques de “PREMIER”, en el cual se hace patente la preponderancia y semejanza confundible de las figuras geométricas que se observan en los diseños de las etiquetas de “MARLBORO” y “PREMIER”. Que en el estudio de mercado titulado “Evaluación sobre Notoriedad y Confusión de Marcas de la Categoría de Cigarrillos”, realizado por Yankelovich Acevedo & Asociados (actualmente YANHAAS), se determinó que la mayoría de las personas encuestadas estimaron “[…] que las cajetillas de productos “MARLBORO” y “PREMIER” presentan parecidos derivados de sus semejantes conjuntos marcarios […]”. Que la sociedad PROTABACO S.A., al contestar la oposición formulada por la demandante contra la solicitud de registro de la marca “PREMIER FULL FLAVOR”, reconoció la notoriedad de las marcas opositoras al señalar: “[…] es del caso afirmar que la marca PREMIER es también notoria den Colombia […]”. Expresó que un consumidor promedio puede pensar que la marca “PREMIER FULL FLAVOR” distingue productos originarios de la demandante generando además del aprovechamiento injusto de su reputación comercial, la inevitable dilución de la fuerza distintiva de la marca “FIGURATIVA” y del elemento figurativo preponderante en las marcas “MARLBORO” y “MARLBORO LIGHTS”. Finalmente, afirmó que la SIC no aplicó la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 porque no tuvo en cuenta que las marcas objeto de oposición gozan de notoriedad y merecen una protección

especial. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad demandante, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Indicó que la marca solicitada “PREMIER FULL FLAVOR” es derivada de la marca “PREMIER”. Su titular está autorizado para usarla con variaciones no sustanciales sin que este hecho haga disminuir su protección, por lo que resultaría contrario a derecho que la SIC procediera a realizar de nuevo un estudio de registrabilidad. Anotó que de la comparación entre la marca “PREMIER FULL FLAVOR” y la marca registrada “PREMIER” se evidencia que existen los mismos elementos relevantes que brindan distintividad, como son el elemento denominativo y el elemento gráfico, que consiste en una figura triangular inversa de color blanco y la figura de dos leones sobre un escudo de armas heráldico. Expresó que las marcas derivadas no se encuentran sujetas a examen para determinar si cumplen con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad. Explicó que cuando se concede el registro de una marca derivada, como lo es “PREMIER FULL FLAVOR”, el estudio de los citados requisitos resulta innecesario, dado que esta es una aproximación extrema, que no contiene variaciones sustanciales frente a la marca “PREMIER”, respecto de la cual en su momento realizó un cuidadoso análisis. Adujo que se debe realizar una adecuada interpretación y aplicación del artículo

136, literal a), de la Decisión 486. Manifestó que las marcas “MARLBORO” (mixta), “MARLBORO LIGHTS” (mixta) y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO) no han sido reconocidas por la SIC ni por los Estados Miembros de la Comunidad Andina como notorias, porque no se han aportado pruebas que conduzcan a la certeza sobre dicha calidad. II.1.2.- La sociedad PROTABACO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Señaló que la SIC realizó una correcta interpretación respecto de la figura del derecho adquirido y de marcas derivadas de marcas previamente registradas, al conceder adecuadamente el registro de la marca derivada de “PREMIER”. Expresó que su diseño del empaque “PREMIER” cuestionado en la demanda es en verdad una letra “M”, la cual es la inicial del apellido de la familia MEKLER que constituyó la sociedad PROTABACO S.A. en el año 1962. Manifestó que la referida letra “M” es un ingrediente primordial en la marca “PREMIER” de la mencionada sociedad y que se encuentra registrada en Colombia bajo los núms. 119.401 y 127.611, en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. Alegó que posteriormente se registraron las marcas “PREMIER” con letra “M” y esta marca fue evolucionando con variaciones secundarias. Que el elemento figurativo que acompaña el registro de la marca cuestionada es la misma letra “M”, presente en varios registros de PROTABACO S.A., incluida la

marca “NEVADO”, en la que primero adoptó dicho elemento figurativo y posteriormente lo hizo en la marca “PREMIER”. Adujo que las distintas versiones de la marca “PREMIER” de PROTABACO S.A. contienen los siguientes elementos: la parte nominativa “PREMIER”, los leones rampantes y la letra “M”, presentes en cada una de las marcas “PREMIER” ya registradas. Anotó que los registros para los diseños de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. para el pentágono irregular, antes llamado diseño de tejado, son posteriores a los registros núms. 127.611, 132.736, y 326.073, cuyo titular es PROTABACO S.A. Indicó, con respecto a la solicitud de registro de la marca “MAR.CO” (mixta), que cuando PROTABACO S.A. la solicitó lo que hizo fue incluirle el mismo diseño de la letra “M” que ya tenía registrado, pero con dos letras “M”, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Que la decisión inicial que se expidió en dicha solicitud fue la de conceder el registro de esa marca, la cual se mantuvo al resolver el recurso de reposición, lo que demuestra que las opiniones en el asunto estaban divididas. Sobre el registro de la marca “PREMIER” en Panamá, comentó que el sistema legal panameño difiere mucho del sistema colombiano, dado que la decisión que niega o concede la marca tiene una sola instancia ante la cual se puede presentar solamente el recurso de apelación. Decidido tal recurso, la parte vencida no cuenta con otro medio de defensa. En este caso, la apelación fue decidida en forma favorable a la demandante y PROTABACO S.A. no tuvo otra oportunidad

en dicho Estado para proponer argumentos en defensa de su marca, que para entonces ya se encontraba registrada en Colombia. En cuanto a las medidas cautelares señaló que el decreto de estas se debió a que PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. manifestó que PROTABACO S.A. estaba utilizando la etiqueta de los cigarrillos “MARLBORO” en los empaques de sus cigarrillos “PREMIER”, pero que afirmar ello es falso porque PROTABACO S.A. vendía y vende cigarrillos “PREMIER” en los empaques registrados para la marca

“PREMIER”.

En lo concerniente a la demanda por infracción marcaria presentada en Colombia por la demandante, expresó que esta se encuentra en período probatorio después de 4 años y que no es cierto que el uso de los empaques para la marca “PREMIER”, por parte de PROTABACO S.A., sea un uso infractor de los registros para la marca “MARLBORO” debido a que la marca “PREMIER” se encuentra debidamente registrada en Colombia por lo cual el uso de esta y sus derivaciones es absolutamente legítimo y no puede ser cuestionado. Alegó que si la marca “MARLBORO” es notoriamente conocida, ello debe ser sin perjuicio de los derechos indiscutibles que posee PROTABACO S.A. sobre la marca “PREMIER”, registrada en Colombia desde 1990. Por último, trajo a colación el testimonio rendido ante el Juzgado 26 Civil del Circuito el 12 de marzo de 2009, por el testigo (Antonio Claudio Arango Villamizar) de la parte demandante, en el que señaló: “[…] La estructura visual del elemento preponderante de la cajetilla de Marlboro es estructuralmente y visualmente

diferente del de la cajetilla de Premier […]”. Propuso la excepción de caducidad de la acción, al considerar que la demanda presentada por la sociedad demandante corresponde a la de nulidad y restablecimiento del derecho, asunto que se puede inferir del texto de sus pretensiones, las cuales conducen a que se restablezca el derecho a que la marca “MARLBORO” no coexista con la marca “PREMIER”. Explicó que la referida demanda fue interpuesta contra las resoluciones núms. 10484 de 27 de febrero de 2009, 25724 de 26 de mayo de 2009 y 34755 de 10 de julio de 2009 acusadas, después de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el artículo 136 del CCA. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 212 del CCA, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de enero de 20183, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandante, la demandada y la sociedad PROTABACO S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto4, considerando lo

siguiente: Indicó que el aspecto gráfico es el predominante, por cuanto impacta en la totalidad del producto. Anotó que existen similitudes gráficas que causan riesgo de confusión al consumidor. Señaló que las modificaciones que ha sufrido la solicitud de registro de la marca “PREMIER FULL FLAVOR” supera la autorización del titular de la marca para utilizarla con variaciones no sustanciales, sin que se disminuya su protección. Expresó que “[…] los cambios sufridos por la marca “PREMIER” a lo largo de su historia y que se narran dentro del expediente ha evolucionado hasta la confundibilidad con la marca “MARLBORO” […]”. Adujo que las variaciones en el elemento gráfico de la marca “PREMIER” le han hecho carecer del requisito de distintividad suficiente para permitir que las marcas 3 Cfr. Folio 197 4 Cfr. Folios 248 a 253, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 23 de febrero de 2018. cotejadas coexistan en el mercado sin generar riesgo de confusión en el público consumidor. Concluyó que se debe acceder a las súplicas de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…] 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de

asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales. […] 1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. […] 2.12. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de 5 Proceso 67-IP-2017. confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. […] 3.7. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre la marca FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO) y el signo PREMIER FULL FLAVOR (mixto), para poder determinar o

descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos. […] 4.2. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el elemento distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios de la marca anterior. […] 4.5. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente. 4.6. En el presente caso, se deberá verificar si el signo solicitado PREMIER FULL FLAVOR (mixto) constituye o no una variación de la marca previamente inscrita PREMIER teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe contener la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud deben corresponder a los productos amparados por la maraca previamente registrada. […] 5.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los siguientes cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de

asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 5.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 5.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumido