CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00016-00-2017

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto STRIDES INDUSON y la marca mixta TRIDEX / SIGNO DE FANTASÍA - Lo son TRIDEX y STRIDES INDUSON / REGISTRO MARCARIO - Procedencia frente al signo STRIDES INDUSON por no existir riesgo de confusión con la marca TRIDEX / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a existencia de las similitudes ortográficas en las marcas STRIDES INDUSON y TRIDEX no implica confundibilidad en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la expresión INDUSON, otorgándole al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca TRIDEX, lo cual puede confirmarse del análisis sucesivo de las marcas […] En lo que se refiere a la similitud fonética, tenemos que la palabra TRIDEX tiene una pronunciación diferente de la palabra STRIDES. […] Adicionalmente no debe perderse de vista que la palabra STRIDES va acompañada de la expresión INDUSON, […] lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas. […] Para el caso de la marca STRIDES INDUSON, la Sala encuentra que la palabra INDUSON es de fantasía ya que no tiene un significado propio y la expresión STRIDES es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada, la cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro marcario del signo distintivo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarla también como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. […] [L]a Sala considera que una vez realizado el examen de

confundibilidad con la rigurosidad que impone encontrarse ante signos distintivos que identifican marcas farmacéuticas, que entre las marcas cotejadas no existen similitudes que generen riesgo de confusión o asociación, y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario. Además, no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 5ª) y mucho menos clases diferentes (3ª y 35), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así estos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando las marcas respectivas son diferentes y, por ende, no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

NOTA DE RELATORÍA: Ver Sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 28 de julio de 2016, Radicación: 11001-03-24-000-2010-00015-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; y 7 de mayo de 2015, Radicación: 11001-03-24-000-2010-0002200, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 128 NUMERAL 7 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 308 / DECRETO 2054 DE 1999 – ARTÍCULO 32 / DECRETO 2054 DE 1999 – ARTÍCULO 33 / DECRETO 2054 DE 1999 – ARTÍCULO 34 / DECRETO 2054 DE 1999 – ARTÍCULO 35 /

DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00016-00

Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

– CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: STRIDES INDUSON – TRIDEX La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad relativa presentada por sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.1, por medio de apoderado especial, contra las resoluciones 26676 de 29 de julio de 2008, 30959 de 26 de agosto de 2008 y 34991 de 19 de septiembre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo “STRIDES INDUSON” (mixto), para distinguir “[…] producto farmacéutico a base de midazolam, producto comprendido en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza […]”, a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED. La presente providencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y, iii) Decisión; las cuales se desarrollan a continuación.

I-. ANTECEDENTES

1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado especial de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. presentó demanda de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 26676 del 29 de Julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07 – 128182 mediante la cual se declaró infundada 1 Demanda interpuesta el 14 de diciembre de 2009, en vigencia del Código Contencioso Administrativo. la oposición presentada y se procedió a conceder el registro de la marca STRIDES INDUSON (MIXTA) Clase 05 Internacional. 2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 30959 del 26 de Agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 128182, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26676 del 29 de Julio de 2008 y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias ante

el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.3. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 34991 del 19 de Septiembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 07 – 128194, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26676 de 2008, ya referida. 2.4. Consecuencialmente comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “STRIDES INDUSON” (MIXTA) Clase 05 Internacional. 2.5. Condenar en costas a la parte demandada. 3.6. Ordenar la notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial […]” (Mayúsculas fijas del original. fls. 23 y 24).

2. Los hechos El apoderado especial de la parte actora manifestó que la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, presentó solicitud de registro del sigo STRIDES INDUSON

(mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 588 el 31 de enero de 2008, frente a la cual la parte actora presentó escrito de oposición con fundamento en la titularidad de la marca TRIDEX (mixta), registrada para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª y servicios de la clase 35

del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que mediante la Resolución 26676 de 29 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado. Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 30959 de 26 agosto de 2008 y 34991 de 19 de septiembre de 2008, en el sentido de confirmar la decisión en mención.

3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] no se realizó un adecuado examen de fondo del caso puesto a su consideración […] razón por la cual los actos administrativos impugnados son […] actos ilegales por falsa motivación […] que fueron dictados sin tener los motivos y las razones precisas requeridos para tomar tal decisión […]”.

Adujo que la marca solicitada “[…] es completamente confundible con la marca TRIDEX debidamente registrada por mi poderdante ya que incluye la expresión STRIDES, aunque pretende desviar su semejanza agregando la denominación

INDUSON […]”.

Agregó que “[…] la denominación INDUSON, está integrada por dos raíces es(sic) de uso común en la industria farmacéutica, de donde su función distintiva resulta

precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una persona en particular […]”, por lo que dicha palabra no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen de confundibilidad. Señaló que una palabra de común utilización no puede ser la razón fundamental para que se conceda el registro del signo distintivo, por cuanto INDUSON es una expresión débil y su fuerza distintiva está diluida. Argumentó que la palabra STRIDES es una transliteración de la marca TRIDEX y el que a STRIDES “[…] se le coloque a modo de apellido, INDUSON, no enerva el citado criterio […]”. Consideró que, contrario a lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la parte gráfica del signo STRIDES INDUSON (mixto) no le otorga ninguna distintividad, “[…] siendo lo preponderante y significativo la parte denominativa identificada con la expresión STRIDES, por otro lado la expresión INDUSON acompaña de modo explicativo a la palabra STRIDES lo cual evoca en la mente del consumidor una nueva variedad o novedad hecha a dicha expresión

(STRIDES) […]”.

Asimismo, agregó que entre los signos en conflicto existe similitud fonética, gramatical y ortográfica. Finalmente, precisó que se vulneró el artículo 61 de la Constitución Política toda vez no se protegió su derecho de propiedad industrial, al conceder el registro del signo objeto de análisis.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. La apoderada judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Aseveró que la marca concedida no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas por la sociedad actora, dado que la misma es “[…] apta para distinguir en el mercado los productos que ampara, esto es, los comprendidos en la Clase 5 Internacional, se aclara, la expresión INDUSON de la marca concedida, NO está compuesta de radicales de uso común por lo tanto, no había lugar a aplicar la regla de “excepción”, aducida por el actor […]”. Expresó que “[…] en conjunto y evitando los fraccionamientos, conforme lo refiere la jurisprudencia y la doctrina marcaria, STRIDES INDUSON + GRÁFICO, no sólo cuenta en su parte denominativa, con una mayor extensión, la cual la hace, visible, ortográfica y fonéticamente diferente de TRIDEX + GRÁFICO y TRIDEX, sino que también, cuenta en su parte gráfica, con unas figuras diferentes y diferenciables de las utilizadas en las marcas TRIDEX (mixtas) así, STRIDES INDUSON + GRÁFICO, se compone gráficamente de cuatro círculos de tamaño considerable en su parte superior en diferentes tonalidades y las expresiones STRIDES INDUSON en un tipo de letra convencional y mayúscula en la parte inferior por su parte, TRIDEX + GRÁFICO se compone en su lado izquierdo de un triángulo con marco claro y fondo oscuro que en su interior contiene una cruz en fondo claro y

en el lado derecho la expresión TRIDEX en letra especial y diferenciable ahora, frente a TRIDEX nominativa, salta a la vista, la diferenciación existente entre la marca concedida STRIDES INDUSON + GRÁFICO y TRIDEX, precisamente, por los elementos adicionales ya mencionados, de la primera […]”. Agregó que los actos acusados sí tienen un examen de fondo acerca del asunto sometido a consideración y expresan, de forma clara y detallada, los motivos que llevaron a la decisión. En suma, concluyó que “[…] NO existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quien, al encontrarlas en el mercado, podrá claramente, identificarlas y diferenciarlas por lo cual, NO se desconoce, ni el interés general de los consumidores, ni el interés y derechos particulares de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. […]”.

2. INTERVENCIÓN DE STRIDES ARCOLAB LIMITED. El apoderado especial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Sostuvo que entre las marcas STRIDES INDUSON y TRIDEX “[…] no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor en error, por consiguiente estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, es decir que la marca STRIDES INDUSON, no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”.

Señaló que no es cierto que la expresión INDUSON “[…] es un término débil o

genérico, que es utilizado comúnmente, de lo que se trata es de una expresión de fantasía, y en ningún momento la norma establece que se puedan rechazar marcas que contengan letras o sílabas de una denominación genérica […]”. Indica que del “[…]análisis que realiza la parte actora, podemos ver que lo hace en forma individual, tanto para la raíz INDU, como para la raíz SON, pero no tiene en cuenta que al unificar la raíz INDU con SON, dan como resultado una expresión de fantasía, que es perfectamente registrable[…]”. Infiere entonces la expresión STRIDES INDUSON es registrable porque se trata de la combinación de dos expresiones que en conjunto crean una marca distintiva. Finalmente, consideró que entre los signos en conflicto no existe similitud gráfica, fonética, gramatical y ortográfica capaz de generar confusión entre el público consumidor. III-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El Despacho sustanciador, mediante auto visible a folio 225 del expediente, corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión; vencido el plazo, la parte actora y la autoridad demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda y en la contestación; mientras que el tercero interesado, sociedad Strides Arcolab Limited, no hizo manifestación alguna. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de

la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países miembros de la Comunidad Andina, “[…] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”. En el presente caso, los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca “STRIDES INDUSON” (mixta) y la demanda se fundamenta en la violación de lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la mencionada Decisión. Teniendo en cuenta que la autoridad nacional competente para decretar la nulidad relativa de que trata el artículo 172 anteriormente indicado, corresponde al Consejo de Estado, en este caso2, en los términos del artículo 128 numeral 7º del Código Contencioso Administrativo, que prevé: “[…] ARTÍCULO 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.[…]” Y que la anterior norma es aplicable para el presente caso de acuerdo con lo previsto en artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, según el cual: “[…] Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.[…]. (Negrilla fuera de texto) La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el problema jurídico; ii) los actos administrativos enjuiciados; iii) la normativa que regula el registro de los signos y marcas iv) análisis de las normas del ordenamiento jurídico de la comunidad andina para el caso concreto y el estudio de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, v) análisis del caso concreto. 1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 26676 de 29 de julio de 2008, 30959 de 26 de agosto de 2008 y 34991 de 19 de septiembre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo STRIDES INDUSON (mixto), 2 La demanda fue interpuesta por la sociedad actora Tridex Farmacéutica S.A., el 14 de diciembre de 2009 en vigencia del Código Contencioso Administrativo. para distinguir “producto farmacéutico a base de midazolam, producto comprendido en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza”, a favor de la

sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento, desconociendo los artículos 61 de la Constitución Política, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca TRIDEX (mixta), registrada para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª y servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Para mayor claridad del estudio que se realiza, las marcas a cotejar, alrededor de la cuales gira la presente controversia, son las siguientes: (Marca cuestionada Clase 5)

TRIDEX

(Nominativa en la Clase 3) (Mixta en las Clases 5 y 35)

2. Los actos administrativos demandados Los actos administrativos demandados son los siguientes: i) La Resolución nro. 26676 de 29 de julio de 2008, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca mixta “STRIDES INDUSON” solicitada por la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.,

que en su parte resolutiva dispuso: “[…] RESUELVE “ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la

sociedad TRIDEX FAMACEUTICA S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de la marca: STRIDES INDUSON Mixta Para distinguir: producto farmacéutico a base de midazolam, producto comprendido en la clase 05 de la Clasificación Internacional

de Niza.

Titular: STRIDES ARCOLAB LIMITED Domicilio: India Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

Certificado No.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente a los doctores, Libardo Cárdenas Giraldo como apoderado de la sociedad solicitante, y a Carlos Fernando Moreno, como apoderado de la sociedad opositora, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos de reposición, ante la Jefe de la División de Signos Distintivos, y el de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa la anotación en el Registro de la Propiedad Industrial […]” En su parte motiva, la Resolución 26676 de 29 de julio de 2008, consideró: “[…]Al realizar la comparación desde el punto de vista ortográfico, si bien es cierto ambos signos comparten algunas letras, el signo solicitado cuenta con una mayor extensión, además la conjugación de las letras y la expresión adicional INDUSON le otorga al signo la distintividad requerida.

Además, el signo solicitado cuenta con elementos gráficos adicionales tales como cuatro círculos ubicados dos en la parte superior y dos en la parte inferior con fondos entre claros y oscurecidos, y en la parte inferior de menor tamaño y en forma vertical las expresiones STRIDES / INDUSON en letra minúscula y letra convencional. Por otro lado los elementos gráficos del signo

opositor están compuestos por un triángulo con una cruz blanca en el centro y la expresión TRIDEX ubicada al lado derecho del elemento figurativo. Teniendo en cuenta las diferencias ortográficas anotadas, en el campo fonético o auditivo, se Encuentran diferencias claras en la pronunciación de las marcas, en especial por la extensión de las marcas. Ahora bien, haciendo la comparación sólo en cuanto a las palabras STRIDES y TRIDEX, que es el punto que resalta el opositor, podemos afirmar que tienen una fonética distinta, no sólo por su extensión: tres sílabas solicitado (S-TRI-DES) y dos para el signo opositor (TRI-DEX), sino S al final dan una tonalidad suave en el primer caso y más fuerte en el para el signo porque la X y segundo. Con todo, resulta que las marcas comparadas no presentan ni identidad ni semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación. En tal sentido, el consumidor promedio podría determinar correctamente el origen o procedencia empresarial de los productos y servicios identificados con cada una de las marcas cotejadas. Por tanto, ya que las marcas comparadas no son semejantes ni idénticas no es necesario analizar la conexidad competitiva entre productos o servicios, pues la causal prospera ante la concurrencia de los dos factores, tal como ya se explicó, y al desaparecer uno de ellos, el otro pierde relevancia. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. ii) La Resolución nro. 30959 de 26 de agosto de 2008, por la cual la División de

Signos Distintivos de la Superintendencia, resuelve el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución nro. 26676 de 29 de julio de 2008, y concede el de apelación. En su parte resolutiva dispuso: “[…] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 26676 del 29 de julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]”. La Resolución nro. 30959 de 26 de agosto de 2008, fue motivada, básicamente de manera similar a la resolución confirmada 26676 de 29 de julio de 2008. iii) La Resolución nro. 34991 de 19 de septiembre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución nro. 26676 de 29 de julio de 2008, que concedió el registro de la marca mixta STRIDES INDUSON para distinguir “[…] Producto farmacéutico a base de midazolam, producto comprendido en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. En su parte resolutiva dispuso: “[…] RESUELVE “[…] ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la

Resolución N° 26676 de 29 de julio de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]”. En la Resolución, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, motiva su decisión de la siguiente forma: “[…] Analizando los signos confrontados desde sus puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, encontramos que presentan estructuras morfosintácticas fácilmente diferenciables por parte del público consumidor. Así las cosas, consideramos que la expresión STRIDES INDUSON es sustancialmente diferente a las marcas TRIDEX, puesto que el cambio de la X (sonido consonántico doble, compuesto de k, o de g sonora, y de s) por la S (sonido consonántico fricativo sordo) reviste a los signos cotejados e la distintividad extrínseca suficiente para que puedan ser diferenciados, sin mayores problemas, en el mercado. Además, consideramos que TRIDEX es una expresión de fantasía, de forma contraria de lo que sucede con STRIDES, que es una expresión del idioma inglés, cuya pronunciación correcta es [STRAIDS] y que significa ZANCADAS3. Por tanto, esta Delegatura considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles. En consecuencia, este Despacho no considera necesario referirse a la conexión competitiva, toda vez que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los productos/servicios que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado. […]”.

3. Normativa comunitaria que regula el registro de signos y marcas 3 WORDREFERENCE.COM. Online Language Dictionaries; disponible en: http://www.wordreference.com/: recuperado el 15 de septiembre de 2008

La Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, fue creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, suscrito en Trujillo el 10 de marzo de 1996, sustituyéndose de esta forma el Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario Andino. En el tema de marcas y patentes, la Comisión de la Comunidad Andina profirió las decisiones 344 y 486 como un medio para la adecuada y efectiva protección a los titulares de derechos de propiedad industrial. En este sentido y mediante la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, estableció un Régimen Común sobre Propiedad Industrial aplicable a sus Estados miembros, el cual regula la materia de marcas en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y

limitaciones conferidos por la marca; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

4. Análisis de las normas comunitarias para el caso concreto y el estudio de la interpretación prejudicial El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que para el presente caso debían ser interpretadas las siguientes normas comunitarias: literal a) del artículo 136 y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de dicha Decisión, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca “STRIDES INDUSON” (mixta) para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y

sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. 4.1. Marco jurídico de la Interpretación Prejudicial Por petición del Consejo de Estado y en el marco del Proceso 360-IP-2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial de del literal a) del artículo 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión Comunidad Andina. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, se creó el Tribunal de Justicia, el cual fue modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. Dicho P