CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00021-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES DIFENAC y la marca nominativa y mixta TRIDEX / PALABRA DE USO COMÚN EN LAS MARCAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS – No lo es DIFENAC y por ello no se excluye del análisis de confundibilidad / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son TRIDEX y STRIDES DIFENAC / REGISTRO MARCARIO - Procedencia frente al signo STRIDES DIFENAC por no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas TRIDEX / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a existencia de las similitudes ortográficas en las palabras STRIDES y TRIDEX no implica confundibilidad en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la palabra evocativa DIFENAC, otorgándole al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca TRIDEX, lo cual puede confirmarse del análisis sucesivo de las marcas en cuestión […] En lo que se refiere a la similitud fonética, tenemos que la palabra TRIDEX tiene una pronunciación diferente de la palabra STRIDES. […] En lo que se refiere a la similitud ideológica, se tiene que la misma se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, derivada del contenido o del parecido conceptual de los signos. En el presente caso, el signo TRIDEX resulta ser una marca de fantasía, esto es, “[…] que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma […]”Para el caso de la marca STRIDES DIFENAC, la Sala encuentra que la palabra DIFENAC resulta ser

evocativa del principio activo y la expresión STRIDES es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada, la cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro marcario del signo distintivo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarla como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. […] En este contexto, la Sala considera que una vez realizado el examen de confundibilidad con la rigurosidad que impone encontrarse ante signos distintivos que identifican marcas farmacéuticas, que entre las marcas cotejadas no existen similitudes que generen riesgo de confusión o asociación, y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario. Además, no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 5ª) y mucho menos clases diferentes (3ª y 35), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así éstos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando las marcas respectivas son diferentes y, por ende, no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la que no se evidencia la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 7 de mayo de 015, Radicación 11001-03-24-000-2010-00022-00, C.P. Guillermo

Vargas Ayala; 28 de julio de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00015-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 2 de agosto de 2017, Radicación 11001-03-24-0002010-00023-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00021-00

Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: STRIDES DIFENAC – TRIDEX La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 26686 de 29 de julio de 2008, 30926 de 26 de agosto de 2008 y 35132 de 19 de septiembre de 2008, mediante

las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo STRIDES DIFENAC (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la

sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 26686 del 29 de Julio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 07 – 128194 mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada y se procedió a conceder el registro de la marca STRIDES DIFENAC (MIXTA) Clase 05 Internacional. 2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 30926 del 26 de Agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 128194, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión

contenida en la Resolución No. 26686 del 29 de Julio de 2008 y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.3. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 35132 del 19 de Septiembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 07 – 128194, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26686 de 2008, ya referida. 2.4. Consecuencialmente comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “STRIDES DIFENAC (MIXTA) Clase 05 Internacional. 2.5. Condenar en costas a la parte demandada. 3.6. Ordenar la notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial […]” (Mayúsculas fijas del original. fls. 20 y 21). I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, presentó solicitud de registro del sigo STRIDES DIFENAC (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 588 el 31 de enero de 2008, frente a la cual la parte actora presentó escrito de oposición con fundamento en la titularidad de la marca TRIDEX (mixta),

registrada para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª y servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que mediante la Resolución 26686 de 29 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado. Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 30926 de 26 agosto de 2008 y 35132 de 19 de septiembre de 2008, en el sentido de confirmar la decisión en mención. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] no se realizó un adecuado examen de fondo del caso puesto a su consideración […] razón por la cual los actos administrativos impugnados son […] actos ilegales por falsa motivación […] que fueron dictados sin tener los motivos y las razones precisas requeridos para tomar tal decisión […]”. Adujo que la marca solicitada “[…] es completamente confundible con la marca TRIDEX debidamente registrada por mi poderdante ya que incluye la expresión STRIDES, aunque pretende desviar su semejanza agregando la denominación

DIFENAC […]”.

Agregó que “[…] la denominación DIFENAC, es apócope del principio activo

DICLOFENACO, el cual es un insumo para la elaboración de medicamentos, por lo tanto, tal raíz es de uso común en la industria farmacéutica y su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una persona en particular […]”, por lo que dicha palabra no debe ser tenida en cuenta la realizar el examen de confundibilidad. Señaló que una palabra de común empleo no puede ser la razón fundamental para que se conceda el registro del signo distintivo, por cuanto DIFENAC es una expresión débil y su fuerza distintiva está diluida. Argumentó que la palabra STRIDES es una transliteración de la marca TRIDEX y el que a STRIDES “[…] se le coloque a modo de apellido, DIFENAC, no enerva el citado criterio […]”. Consideró que, contrario a lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la parte gráfica del signo STRIDES DIFENAC (mixto) no le otorga ninguna distintividad, “[…] siendo lo preponderante y significativo la parte denominativa identificada con la expresión STRIDES, por otro lado la expresión DIFENAC está escrita en un tamaño sustancialmente menor, por lo que es evidente que pareciera una parte explicativa de STRIDES […]”. Asimismo, agregó que entre los signos en conflicto existe similitud fonética, gramatical y ortográfica. Finalmente, precisó que se vulneró el artículo 61 de la Constitución Política toda vez no se protegió su derecho de propiedad industrial, al conceder el registro del signo objeto de análisis.

I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Aseveró que la marca concedida no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas por la sociedad actora, dado que la misma es “[…] apta para distinguir en el mercado los productos que ampara, esto es, los comprendidos en la Clase 5 Internacional, la expresión DIFENAC de la marca concedida, NO es necesariamente apócope de DICLOFENACO; DIFENAC por sí sola, NO significa NI refiere el término DICLOFENACO por lo tanto, no había lugar a aplicar la regla de “excepción”, aducida por el actor […]”. Expresó que “[…] en conjunto y evitando los fraccionamientos, conforme lo refiere la jurisprudencia y la doctrina marcaria, STRIDES DIFENAC + GRÁFICO, no sólo cuenta en su parte denominativa, con una mayor extensión, la cual la hace, visible, ortográfica y fonéticamente diferente de TRIDEX + GRÁFICO y TRIDEX, sino que también, cuenta en su parte gráfica, con unas figuras diferentes y diferenciable de las utilizadas en las marcas TRIDEX (mixtas) así, STRIDES DIFENAC + GRÁFICO, se compone gráficamente de cuatro círculos de tamaño considerable en su parte superior en diferentes tonalidades y las expresiones STRIDES DIFENAC en un tipo de letra convencional y mayúscula en la parte inferior por su

parte, TRIDEX + GRÁFICO se compone en su lado izquierdo de un triángulo con marco claro y fondo oscuro que en su interior contiene una cruz en fondo claro y en el lado derecho la expresión TRIDEX en letra especial y diferenciable ahora, frente a TRIDEX nominativa, salta a la vista, la diferenciación existente entre la marca concedida STRIDES DIFENAC + GRÁFICO y TRIDEX, precisamente, por los elementos adicionales ya mencionados, de la primera […]”. Agregó que los actos acusados sí tienen un examen de fondo acerca del asunto sometido a consideración y expresan, de forma clara y detallada, los motivos que llevaron a la decisión. En suma, concluyó que “[…] no existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quien, al encontrarlas en el mercado, podrá claramente, identificarlas y diferenciarlas por lo cual, no se desconoce, ni el interés general de los consumidores, ni el interés y derechos particulares de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. […]”. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD STRIDES ARCOLAB LIMITED. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Sostuvo que entre las marcas STRIDES DIFENAC y TRIDEX “[…] no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor en error, por consiguiente estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, es decir que la marca STRIDES DIFENAC, no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la

Decisión 486 […]”. Señaló que no es cierto que la expresión DIFENAC “[…] es un término débil o genérico, que es utilizado comúnmente, de lo que se trata es de una expresión evocativa, y en ningún momento la norma establece que se pueda rechazar marcas que contengan letras o sílabas de na denominación genérica […]”. Resaltó el signo STRIDES DIFENAC es perfectamente registrable, lo anterior porque se trata de la combinación de dos expresiones que en conjunto crean una marca distintiva. Finalmente, consideró que entre los signos en conflicto no existe similitud gráfica, fonética, gramatical y ortográfica capaz de generar confusión entre el público consumidor. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 094-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino

que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos STRIDES DIFENAC (mixto) y TRIDEX (denominativo y mixtos) sobre la base de principios y reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanzas que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo deben tomarse en cuenta las partículas de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciados, variará su estructura gráfica y fonética. El demandante manifiesta que el consumidor promedio no cuenta la primera S de STRIDES, por lo tanto, el Juez consultante deberá tomar en cuenta la pronunciación de los signos en conflicto, STRIDES y TRIDEX para determinar la posible similitud sonora de los signos al ser pronunciados por el consumidor medio. De igual manera, el Juez consultante deberá tener especial cuidado al analizar la similitud ideológica de los signos en conflicto, STRIDES y TRIDEX si gozan de una diferente ideológica.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se

determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

CUARTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de la marca.

El juez consultante, deberá determinar si el término DIFENAC es de uso común para productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado

en la presente providencia.

QUINTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios […]”.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto visible a folio 216 del expediente, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada y el tercero con interés en las resultas del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 26686 de 29 de julio de 2008, 30926 de 26 de agosto de 2008 y 35132 de 19 de septiembre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo STRIDES DIFENAC (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB

LIMITED.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en

comento desconociendo los artículos 61 de la Constitución Política, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca TRIDEX (mixta), registrada para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª y servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes: (Marca cuestionada)

TRIDEX

(Nominativa en la Clase 3ª) (Mixta en las Clases 5ª y 35) V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio Como disposiciones violadas la parte actora cita los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca

mediante resolución […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un

cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los

elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado4. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño

industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca. Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente5: “[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]”. Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”6. En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

V.5.- EL CASO CONCRETO V.5.1. Comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “BOLIN BOLA”. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca:

“CANALETA 90”.

(Marca cuestionada)

TRIDEX

(Nominativa en la Clase 3ª) (Mixta en las Clases 5ª y 35) V.5.2. Análisis de la comparación de los signos Verificado que las marcas en controversia pertenecen a las denominadas mixtas, esto es, al estar conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. En este sentido y para efectos de la aplicación de dichas reglas no debe olvidarse

que la marca cuyo registro fue impugnado - STRIDES DIFENAC (mixta) - y una de las marcas opositoras - TRIDEX (Mixta) -, fueron registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, en vista de la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse en la salud y vida de los consumidores, tal y como lo ha reiterado el Tribunal de la Comunidad Andina en la interpret