CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00023-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre la marca STRIDES AMPIBAC (mixta) y las marcas TRIDEX (nominativa) y TRIDEX (mixta) / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es AMPIBAC y por ello no se excluye del análisis de confundibilidad / REGISTRO MARCARIO - Procedencia frente al signo STRIDES AMPIBAC por no existir similitud fonética, ideológica, ni riesgo de confusión con las marcas TRIDEX La Sala encuentra, una vez realizado el examen de confundibilidad con la rigurosidad que impone encontrarse ante signos distintivos que identifican marcas farmacéuticas y evidenciada su particular disposición gráfica, que entre las marcas cotejadas no existen similitudes que generen riesgo de confusión o asociación, por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la que no se evidencia la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00023-00

Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina1, presentó la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., en contra de las resoluciones 28028 de 31 de julio de 20082, 30916 de 26 de agosto de 20093 y 1 Régimen común sobre propiedad industrial. 2 «[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]» 3 «[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]» 35130 de 19 de septiembre de 20094, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad demandante y se concedió el registro de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda5 La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: I.1.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 28028 del 31 de julio de 2008, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO dentro del expediente administrativo 07 128193, por medio de la cual se declararon infundada la oposición presentada por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. y se concedió el registro de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2.- Que se declare la nulidad de la Resolución 30916 del 26 de agosto de 2008, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante, confirmando la decisión adoptada en la Resolución 28028 de 2008. I.1.3.- Que se declare la nulidad de la Resolución 35130 del 19 de septiembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por 4 «[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación[…]» 5 Fol. 22-41, cuaderno principal. medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante, confirmando la decisión adoptada en la Resolución 28028 de 2008. I.1.4.- Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se sirva ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la cancelación del registro de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA). I.2.- Los hechos que fundamentan la demanda Como hechos relevantes de la demanda, la parte actora subraya que la

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO omitió dar aplicación a los artículos 150 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 61 de la Carta Política, al conceder ilegalmente el registro de la marca «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), por cuanto existía previamente un signo distintivo semejante, para distinguir idénticos productos farmacéuticos, correspondientes a la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos vulneraron los artículos 150 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y 61 de la Constitución Política de Colombia. I.3.1.- La sociedad demandante considera que se transgredió el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por infracción, desconocimiento y falta de aplicación. Explica que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO no realizó un adecuado examen de fondo de la presente cuestión en la medida en que: «[…] i) realizó un paupérrimo examen de semejanza y confundibilidad de las marcas en controversia, desconociendo de manera inexplicable la existencia de la marca TRIDEX (mixta) clase 05 internacional, que se le había puesto de presente en el escrito de oposición de manera clara y concreta, ii) omitió las demás argumentaciones que apuntaban a la existencia de identidad de productos a distinguir, así las cosas al incurrir en plurales desconocimientos la entidad accionada violentó el contenido del Artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, constituyéndose sus

resoluciones en actos ilegales por falsa motivación, las leyes le exigían motivos precisos y restrictivos, un examen sesudo para tomar una decisión y no fue tal […]». I.3.2.- Afirma, igualmente, que los actos demandados desconocieron por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Explica que la marca solicitada, «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), es completamente confundible con la marca TRIDEX porque incluye la expresión «STRIDES», aunque pretenda desviar su semejanza agregando la denominación

«AMPIBAC».

La demandante señala que la expresión «AMPIBAC» no es más que el «[…] apócope del principio activo AMPICILINA, el cual es un insumo para la elaboración de medicamentos, por lo tanto, tal raíz es de uso común en la industria farmacéutica y su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una personas en particular […]», por lo que dicha palabra no debe ser tenida en cuenta la realizar el examen de confundibilidad. Estima por lo anterior que una palabra de común empleo no puede ser la razón fundamental para que se conceda el registro del signo distintivo porque «AMPIBAC» es una expresión débil y su fuerza distintiva está diluida, por lo que, insiste, no puede tenerse en cuenta dentro del examen de confundibilidad. Para acreditar que efectivamente la palabra «AMPIBAC» es apócope de ampicilina cita los siguientes antecedentes: «[…] 1. La marca AMPIBACTIN (NOMINATIVA) debidamente registrada

para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad ANTIBIOTICOS SURAMERICA E.U., vigente hasta el 26/03/2018 y con número de certificado 351708 […] 2. La marca AMPILAN (NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad MEYER PRODUCTOS TERAPÉUTICOS S.A., vigente hasta el 25/01/2015 y con número de certificado 173404 […] 3. La marca AMPIRAX (NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad AMPIRAX (NOMINATIVA), vigente hasta el 08/02/2016 y con número de certificado 08/02/2016 (sic) […] 4. La marca AMPICLOX (NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad BW USA INC., vigente hasta el 02/12/2013 y con número de certificado 190070 […] 5. La marca AMPIKEM (NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad ALKEM LABORATORIES LIMITED, vigente hasta el 27/07/2017 y con número de certificado 27/07/2017 (sic) […] 6. La marca AMPITREX (NOMINATIVA) debidamente registrada para distinguir productos de la clase 05 a nombre de la sociedad LABORATORIOS FARVICAL LTDA, vigente hasta el LABORATORIOS FARVICAL LTDA (sic) y con número de certificado 329310 […]». El actor considera que la palabra «STRIDES» es una transliteración de la marca

«TRIDEX» y el que a «STRIDES» «[…] se le coloque a modo de apellido, AMPIBAC, no enerva el citado criterio […]». Adicionalmente, la demandante considera que, contrario a lo manifestado por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, la parte gráfica del signo «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA) no le otorga ninguna distintividad, «[…] siendo lo preponderante y significativo la parte denominativa identificada con la expresión STRIDES, por otro lado la expresión AMPIBAC acompaña de modo explicativo la palabra STRIDES lo cual evoca en la mente del consumidor una nueva variedad o novedad hecha a dicha expresión (STRIDES) […]». La parte actora, al emprender el examen de confundibilidad, encuentra que existe confundibilidad fonética, gramatical y ortográfica, así: «[…] FONÉTICA […] Resumiendo, las consecuencias de índole fonética esgrimidos por la Superintendencia, estamos muy convencidos que son muy difíciles de diferenciar por parte del consumidor promedio (el común de la gente). El consumidor común y corriente, desprevenidamente, no cuenta la primera s de (S)TRIDES como una sílaba y, la verdad pensamos, le parecería (al consumidor promedio) sorprendente enterarse de que la s al final de una palabra da una tonalidad suave; y la x una fuerte. […] GRAMATICAL Y ORTOGRÁFICA […] La gramática y la ortografía tienen de común que su preocupación estriba en la correcta escritura de las palabras, lo que aquí importa es el estudio de la escritura de las expresiones en conflicto TRIDEX (registrado por mi poderdante) y

STRIDES AMPIBAC (otorgada irregularmente por la accionada). Observamos que la escritura de TRIDEX y STRIDES AMPIBAC, tienen grandes semejanzas que generan riesgos de confundibilidad: […] En este caso específico llegamos a la misma conclusión, la gramática y ortografía de los signos es más que semejante, entra en los campos de la identidad, por lo que este es un motivo muy de peso para que sea declarado nulo el acto administrativo que concediera irregularmente el registro de STRIDES AMPIBAC […] En breve síntesis manifestamos que el primer supuesto de aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, desconocida e inaplicada por la Superintendencia de Industria y Comercio referente a la “identidad y similitud de los signos distintivos” está más que probado, por ser el signo STRIDES AMPIBAC más que similar fonética, gramática y ortográficamente, con la marca, registrada por TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. “TRIDEX”, argumento que desde ya manifestamos como suficiente para acceder a nuestras pretensiones. […]

B. EL SEGUNDO SUPUESTO de aplicación de la norma, que hace que un signo sea irregistrable como marca es que aparte de que estemos frente a una marca idéntica o similar anteriormente solicitada a registro o registrada dicho signo pretende distinguir “los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación…” […] así las cosas las marcas confrontadas distinguen el mismo género de productos (clase 05 internacional), con idénticas finalidades, circunstancia que demandaba por parte de la Superintendencia un

análisis reflexivo de la mayor estrictez apropiado al caso concreto, como quiera que el estudio genera una situación de duda reflexiva en orden a la absoluta confundibilidad de los signos en razón a que los mismos (signos en conflicto) identifican productos de la clase 05 internacional. Por lo que mal hizo la accionada en descartar y despreciar de plano el hecho de que las marcas distinguían el mismo género de productos. […] Honorables señores Magistrados, la falta del examen de fondo prevenido por la normatividad marcaria, y la omisión en considerar el argumento expuesto de manera reiterada de la identidad de productos e identificar, hace de las resoluciones de la Superintendencia, un acto administrativo ilegal, puesto que fue dictado sin tener los motivos y las razones precisas requeridas para tomar tal decisión, así que aparte de haber violentado normas de carácter superior, como lo son las disposiciones supranacionales de la Comunidad Andina, dicha resolución contiene una falsa motivación, que a la luz de lo dispuesto en el Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, es causal para que esta alta corporación, la declare nula […]» I.3.3.- De igual forma, manifiesta que los actos administrativos demandados violaron el artículo 61 de la Constitución Política, norma constitucional que consagra la obligación del Estado de proteger la propiedad intelectual, al conceder el registro del signo distintivo «STRIDES AMPIBAC» (MIXTA), para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que no cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria, siendo lo pertinente,

entonces, «[…] tomar la premisa legal que prohíbe el registro de signos similarmente confundibles con otros ya debidamente registrados, y luego de observar que la marca cuyo registro se pide acá declarar nulo, es muy parecida al signo ya registrado, negar el registro […]». II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó escrito de contestación de la demanda6 en el que defendió la legalidad de los actos acusados, solicitando no despachar favorablemente las pretensiones y condenas cuya declaración pidió el demandante, por cuanto carecen de apoyo jurídico y sustento legal para su prosperidad, de acuerdo con los siguientes razonamientos: «[…] La marca concedida, STRIDES AMPIBAC (mixta) Clase 5 Internacional, NO es similarmente confundible con las marcas previamente registradas por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.; la marca STRIDES AMPIBAC (mixta) en su “conjunto”, es APTA para distinguir en el mercado los productos que ampara esto es, los comprendidos en la Clase 5 Internacional; se aclara, la expresión AMPIBAC de la marca concedida, NO es necesariamente apócope de AMPICILINA; AMPIBAC por sí sola, NO significa NI refiere el término “AMPICILINA” por lo tanto, no había lugar a aplicar la regla de “excepción”, aducida por el actor […] En efecto, en conjunto y evitando los fraccionamientos, conforme lo refiere la jurisprudencia y la doctrina marcaria, STRIDES AMPIBAC + GRÁFICO, no sólo cuenta en su parte denominativa, con una mayor extensión, la cual la hace, visible,

ortográfica y fonéticamente diferente de TRIDEX+GRÁFICO y TRIDEX, 6 Fol. 127-134, cuaderno principal. sino que también, cuenta en su parte gráfica, con unas figuras diferentes y diferenciable de las utilizadas en las marcas TRIDEX (mixtas) así, STRIDES AMPIBAC + GRÁFICO, se compone gráficamente de cuatro círculos de tamaño considerable en su parte superior en diferentes tonalidades y las expresiones STRIDES AMPIBAC en un tipo de letra convencional y mayúscula en la parte inferior por su parte, TRIDEX + GRÁFICO se compone en su lado izquierdo de un triángulo con marco claro y fondo oscuro que en su interior contiene una cruz en fondo claro y en el lado derecho la expresión TRIDEX en letra especial y diferenciable ahora, frente a TRIDEX nominativa, salta a la vista, la diferenciación existente entre la marca concedida STRIDES AMPIBAC + GRÁFICO y TRIDEX, precisamente, por los elementos adicionales ya mencionados, de la primera […] Luego, se concluye, que entre la marca concedida STRIDES AMPIBAC (mixta) Clase 5 internacional y las marcas TRIDEX (mixtas) Clase 5 y 35 Internacional y TRIDEX (nominativa) Clase 3 Internacional, NO existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quién, al encontrarlas en el mercado, podrá claramente, identificarlas y diferenciarlas por lo cual, NO se desconoce, ni el interés general de los consumidores, ni el interés y derechos particulares de la sociedad TRIDEX

FARMACÉUTICA S.A. […]».

II.2.- La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, en su condición de tercero interesado en el resultado del proceso, solicita que se denieguen las pretensiones de la demanda, subrayando que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO realizó correctamente el examen de registrabilidad de que trata el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto: «[…] No es cierto lo que afirma la parte actora en el sentido de que la expresión AMPIBAC, es una expresión débil o genérica, que es utilizado comúnmente, de lo que se trata es de una expresión evocativa, y en ningún momento la norma establece que se puedan rechazar marcas que contengan letras o sílabas de una denominación genérica […] Por lo tanto la expresión STRIDES AMPIBAC, es perfectamente registrable porque se trata de la combinación de dos expresiones que en conjunto crean una expresión distintiva […] Respecto a la mención que hace la parte actora en su escrito, de que la marca AMPIBAC, es apócope del principio activo AMPICILINA, el cual es un insumo para la elaboración de medicamentos, y por lo tanto de uso común en la industria farmacéutica, y que por lo tanto no puede ser apropiable como marca, le indicamos lo siguiente: […] La marca AMPIBAC es una marca evocativa de que el producto tiene AMPICILINA que es perfectamente registrable […] Como ya se indicó anteriormente, la Jurisprudencia y la Doctrina siempre han establecido que el estudio de registrabilidad implica confrontar las marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus

detalles, por cuanto el consumidor percibe la marca visual y auditivamente como un solo conjunto […] Por lo tanto no es válida la separación o fraccionamiento que hace la parte actora en la marca AMPIBAC […] 8. En cuanto a la parte gráfica manifestamos lo siguiente: […] a) Al comprar las expresiones STRIDES AMPIBAC con TRIDEX, debe analizarse es el conjunto total de la expresión y no las partes separadas, porque la distintividad de la marca la constituye el conjunto y no sus partes analizadas individualmente […] b) Debe tenerse en cuenta que los elementos de la marca STRIDES AMPIBAC le dan suficiente distintividad porque el consumidor en la marca siempre capta es la primera impresión y por lo tanto ver el elemento gráfico de la expresión STRIDES AMPIBAC, es muy diferente a la marca mixta TRIDEX […] 9. En cuanto a la parte fonética manifestamos lo siguiente: […] a) No existe confusión desde el punto de vista fonético, por cuanto la marca STRIDES AMPIBAC, es de dos palabras mientras que TRIDEX, es de una sola palabra […] b) El análisis que hace la parte actora en su escrito, no corresponde con la realidad, debido a que solo se limita ha realizar (sic) la comparación fonética entre las expresiones TRIDEX y STRIDES, y deja de lado que la marca que corresponde a la realidad es STRIDES AMPIBAC, vista como un conjunto en su totalidad, y no fraccionadamente, porque la distintividad de la marca la constituye es el conjunto y no sus partes analizadas individualmente […] 10. En cuanto al aspecto gramatical y ortográfico, manifestamos lo siguiente: […] a) Una vez más la parte actora en su escrito, realiza el estudio de la escritura entre las expresiones TRIDEX y STRIDES,

dejando de lado que el estudio de la escritura correcto se debe hacer entre las expresiones STRIDES AMPIBAC y TRIDEX […] b) Haciendo el correcto estudio de la escritura entre las expresiones STRIDES AMPIBAC y TRIDEX, podemos observar que no solamente encontramos diferencias en cuanto al número de letras que componen ambas expresiones, sino que también encontramos diferencias en el número de palabras que la componen […] Podemos apreciar que la expresión STRIDES AMPIBAC, se compone de 14 letras, mientras que TRIDEX, se compone de 6 […] STRIDES AMPIBAC, se compone de 2 palabras, mientras que TRIDEX, se compone de una sola palabra […]». IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demandada presentaron sus alegatos de conclusión, en los que reiteraron los planteamientos expuestos a lo largo del proceso judicial, mientras que el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 16-IP-2013 de 12 de abril de 20137, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: «[…] 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser

susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o

varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 16-IP-2013.-Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literal f) de la misma Decisión. Actor: Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A.

Marca: “STRIDES AMPIBAC” (mixta). Expediente Interno N° 2010-00023. produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Al comparar una marca denominativa y una mixta (con parte denominativa compuesta) o marcas mixtas entre sí se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste

podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso. Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

6. En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “STRIDES AMPIBAC” (mixto) es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de productos de la clase 5 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

7. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio,

exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

8. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

9. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y entre los productos y servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

10. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud […]».

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1.- Los actos administrativos acusados Lo son las resoluciones 28028 de 31 de julio de 2008, «[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]» y 30916 de 26 de agosto de 2008, «[…]

Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]», expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; y 35130 de 19 de septiembre de 2008, «[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]», expedida por el Superintendente Delegado para la Protección Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, cuyas partes más destacadas se transcriben a continuación: «[…] Resolución N° 28028 […] Ref. Expediente N° 07/128193 […] CONSIDERANDO […] 2. Caso concreto […] 2.1. Comparación de marcas […] En el campo ortográfico o visual, hay que tener en cuenta las letras, las raíces o terminaciones, la extensión, la forma de las etiquetas, los gráficos, etc. Al realizar la comparación desde el punto de vista ortográfico, si bien es cierto ambos signos comparten algunas letras, el signo solicitado cuenta con una mayor extensión, además la expresión adicional AMPIBAC le otorga al signo la distintividad requerida […] Además, el signo solicitado cuenta con elementos gráficos adicionales que inciden en la distintividad, por su tamaño y recordación, tales como cuatro círculos ubicados, dos en la parte superior y dos en la parte inferior con fondos entre claros y oscuros. En la parte inferior de menor tamaño y en forma vertical las expresiones STRIDES / AMPIBAC en letra mayúscula y convencional. Por otro lado, los elementos gráficos del signo opositor están compuestos por un triángulo con una cruz blanca en el centro y la expresión TRIDEX ubicada al lado derecho del elemento figurativo […] Teniendo en cuenta

las diferencias ortográficas anotadas, en el campo fonético o auditivo, se encuentran diferencias claras en la pronunciación de las marcas, en especial por la extensión de las marcas. Ahora bien, haciendo la comparación sólo en cuanto a las palabras STRIDES y TRIDEX, que es el punto que resalta el opositor, podemos afirmar que tienen una fonética distinta, no sólo por su extensión: tres sílabas para el signo solicitado (S-TRI-DES) y dos para el signo opositor (TRI-DEX), sino porque la X y S al final dan una tonalidad sua