CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00032-00

MARCA FIGURATIVA - Diseño de un empaque ovalado / MARCASRequisitos para que un signo sea registrado como marca / REGISTRO MARCARIO - Requisitos: distintividad y representación gráfica / MARCA FIGURATIVA – Concepto / SIGNOS FIGURATIVOS - Irregistrabilidad cuando constituyen exclusivamente la forma usual de los productos o sus envases / / REQUISITO DE DISTINTIVIDAD - Al carecer de él es irregistrable el signo consistente en un Diseño de un empaque ovalado, ya que ese aspecto es el usual de los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala considera que en el caso sub lite las características que conforman al signo objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad (ni intrínseca, ni extrínseca). Se trata de la simple representación de un empaque comúnmente utilizada para envasar o empacar pañuelos faciales carente de distintividad. En efecto, si bien es cierto que conforme a la gráfica adjuntada por la demandante del signo FIGURATIVO de DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO, cuyo registro se solicita, el mismo corresponde a un envase ovalado de forma cilíndrica, con un orificio en la parte superior, también lo es que estas características son secundarias y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto y que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, de modo que el consumidor promedio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente. En otras

palabras, la forma figurativa de dicho envase es una forma usual o común en el mercado para los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular pañuelos faciales, por cuanto no difiere significativamente de lo que acostumbra un consumidor promedio a encontrar para esos productos en el mercado, toda vez que la presentación de los productos de la citada clase y los empresarios del sector acudirían para indicarles a los consumidores que su producto es precisamente un pañuelo facial, porque no contiene aptitud diferenciadora frente a otros tipos de envases o empaques de pañuelos faciales que fabrican y comercializan los competidores, para poder cumplir su función básica de generar la relación con un origen empresarial. […] Por lo tanto, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486, por lo que el signo analizado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 mencionada y, por ende, no puede constituirse como marca.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO

135 LITERAL C

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00032-00

Actor: KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: EL SIGNO FIGURATIVO SOLICITADO ES LA FORMA USUAL O

COMÚN EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR “PAÑUELOS FACIALES”,

ESTO ES, PRODUCTOS DE LA CLASE 16 DE LA CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL DE NIZA, EN TANTO NO SE APARTA

SIGNIFICATIVAMENTE DE LO QUE ACOSTUMBRA UN CONSUMIDOR

PROMEDIO A TENER HABITUALMENTE CON RESPECTO A ESOS

PRODUCTOS EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 16752 de 31 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro”, 28035 de 29 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 38021 de 29 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro como marca

del signo FIGURATIVO de DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 En adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 4 de agosto de 2008 presentó solicitud de registro como marca del signo FIGURATIVO de DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO, para identificar los siguientes productos: “[…] pañuelos faciales […]”, comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la señora PAOLA ANDREA GARCÍA FLORIAN presentó oposición por cuanto, a su juicio, el signo solicitado carece de distintividad y obedece a una forma usual aplicada a los productos que pretende proteger. 3°: Que mediante Resolución núm. 16752 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos3 de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo FIGURATIVO de DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO, para distinguir productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 28035 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm.

2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Hoy División de Signos Distintivos. 38021 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: -. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Adujo que la SIC denegó erradamente el registro del signo FIGURATIVO de DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO, pasando por alto que el mismo cumple con el requisito más importante, esto es, la distintividad; y que debió hacer un análisis teniendo en cuenta la jurisprudencia y la doctrina, factores que la llevarían inequívocamente a la conclusión de que el signo solicitado está provisto de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca. Señaló que la distintividad de una marca se presenta en dos aspectos, a saber: i) en la capacidad distintiva “intrínseca”; y ii) en la capacidad distintiva “extrínseca” del signo; que el primer aspecto se refiere a la aptitud individualizadora, en el sentido de que no se puede confundir con el producto en sí, ni respecto de la naturaleza y características de éste, mientras que el segundo se refiere a la no confundibilidad del signo frente a otros signos protegidos. Indicó que el signo FIGURATIVO de DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO es distintivo desde los puntos de vista antes mencionados, comoquiera que consiste en un diseño original y de fantasía que se aparta de la forma tradicional en la que

vienen empacados los pañuelos faciales, esto es, en cajas cuadradas o rectangulares. Sostuvo que ha recibido diferentes premios que le reconocen el carácter innovador e ingenioso del empaque DISEÑO DE ÓVALO. Asimismo, que dicho diseño ha sido objeto de varios artículos en medios especializados que reconocen su innovación. -. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, vulneró el artículo 135, literales b) y c), ibidem, por indebida aplicación. Destacó que en relación con la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal c) de la disposición en comento, la jurisprudencia4 ha señalado que la aplicación de dicha causal opera solo en tres supuestos a saber: “[…] (i) Es exclusivamente una forma usual de los productos que pretende identificar; o (ii) Es exclusivamente una forma usual de los envases de los productos que pretende identificar; o (iii) Es exclusivamente una forma o característica impuesta por la naturaleza o la función del producto que pretende identificar […].” Argumentó que el diseño del signo FIGURATIVO de DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO es plenamente distintivo y, por lo tanto, registrable como marca, por cuanto no encuadra en ninguno de los tres eventos antes citados. Destacó que la expresión solicitada pretende identificar única y exclusivamente “pañuelos faciales”; y que su diseño en ningún momento puede considerarse como representativo de la forma de un pañuelo facial, sino de un empaque arbitrario para ese tipo de productos. Afirmó que las formas usuales de envase de pañuelos faciales son las rectangulares o cúbicas, mas no un empaque representado por el DISEÑO DE

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso núm. 82-IP-2008 ÓVALO, el cual resulta novedoso comparado con las formas tradicionales y, en consecuencia, plenamente registrable como marca. Indicó que la causal de irregistrabilidad aplicada por la SIC, pretende impedir a cualquier tercero apropiarse de un diseño exclusivamente habitual en el envase y comercialización de productos; no obstante, dicha causal no prohíbe todas las formas posibles de un envase, por cuanto si éste es lo suficientemente distintivo y capaz de identificar un producto en el mercado por si solo, -ejemplo-, la botella de Coca-Cola-, es evidente que se podría registrar. Adujo que el signo solicitado tiene elementos arbitrarios y especiales que permiten distinguirlo de los envases comúnmente utilizados en el mercado de pañuelos faciales, toda vez que el recipiente se caracteriza por disposiciones geométricas nuevas para dicho producto, que lo hacen diferenciable de los ya utilizados en el mercado. Aseguró que el signo FIGURATIVO de DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO no consiste exclusivamente en la forma usual de los envases de pañuelos faciales. Agregó que son ejemplos de distintividad y procedencia del registro como marca del signo cuestionado, los registros que éste ha obtenido como marca de productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza ante países como México y Estados Unidos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC presentó la contestación de la demanda, de manera extemporánea. II.1. La señora PAOLA ANDREA GARCÍA FLORIAN, tercero con interés directo

en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que el signo figurativo que se pretende registrar carece de distintividad, es usual y es común, sin identificar un origen empresarial determinado y sin diferenciarse de las demás existentes en el mercado, estando desprovista de elementos adicionales que le otorguen particularidad y exclusividad. Que lo anterior, imposibilita que el signo solicitado cumpla la función principal de una marca como es la de identificar el producto que ofrece, esto es, “pañuelos faciales”, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo además la forma como de manera usual se presentan los envases que contienen el producto a identificar con el signo solicitado. Adujo que el signo figurativo de DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO, para distinguir productos comprendidos en la citada Clase 16, consiste en un envase en forma ovalada, que se utiliza para conservar, almacenar y transportar pañuelos faciales sin ninguna particularidad o característica adicional que le imprima la suficiente distintividad, careciendo de este requisito fundamental para ser registrado como marca, estando incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486.

IV.2. En esta etapa procesal, tanto la actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1.3. El artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca “(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. […] 1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.) De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. […] 1.8. El artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras,

símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación 5 Proceso 70-IP-2019. de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas, o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14. Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable sí carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. […] 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

2. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad

2.1. Dentro del proceso interno la sociedad Kimberly – Clark Worldwide Inc., solicitó el registro de un signo figurativo (DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas. […] 2.6. La marca figurativa debe ser suficientemente distintiva como para ser apta a registro como marca y poder distinguirse de otros signos existentes en el mercado.

3. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 3.1. Dentro del proceso se alude que el registro del signo figurativo

(DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO) vulneraría lo contemplado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, por lo que se procede a desarrollar dicho tema. […] 3.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínsecase encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. […] 3.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. […]

5. Formas usuales o necesarios de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas figurativas 5.1. En el proceso se ha hecho referencia a que el signo figurativo

(DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO), consiste una forma usual de los productos (pañuelos faciales) comprendidos en la Clase 16 de

la Clasificación Internacional de Niza; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema. […] 5.3. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. […] 5.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta qué formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 5.6. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. […] 5.8. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la

prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (iii) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 16752 de 2009, denegó el registro del signo FIGURATIVO de DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO a la sociedad KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC., para distinguir “[…] pañuelos faciales […]”, esto es, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que dicho signo carecía de distintividad y consistía en la forma usual de envases que identifican los pañuelos faciales. Sobre el particular, la demandante adujo que la entidad demandada denegó erradamente el registro del signo FIGURATIVO de DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO, pasando por alto que el mismo cumple con el requisito más

importante, esto es, la distintividad; y que debió hacer un análisis teniendo en cuenta la jurisprudencia y la doctrina, factores que la llevarían inequívocamente a la conclusión de que el signo solicitado está provisto de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca. Afirmó que las formas usuales de envase de pañuelos faciales son las rectangulares o cúbicas, mas no un empaque representado por el DISEÑO DE ÓVALO, el cual resulta novedoso comparado con las formas tradicionales y, en consecuencia, plenamente registrable como marca. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134 y 135, literales b) y c), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […].” El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Y el requisito de distintividad, es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. La figura objeto de la solicitud de registro6 se representa así: 6 Folio 15 del cuaderno principal.

En el mercado, de acuerdo con la página web de la entidad demandada7, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban las siguientes formas de empaques para identificar productos de la citada Clase 16, cuyos diseños son:

MARCA REGISTRO TITULAR

157178 FABUPEL S.A.

296237 HENKEL AG & Co.

KGaA

196738 SANFORD, L.P.

159906 INDUSTRIA

COLOMBIANA DE

LAPICES S.A.

Y también se encuentran las siguientes formas de empaques para identificar productos de la citada Clase 16, conforme lo indicó la SIC, en los actos acusados, cuyos diseños aparecen a folio 20 del expediente8, a saber: 7 www.sipi.gov.co. Consultada el 6 de agosto de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en virtud del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 8 Dichos diseños fueron traídos a colación por la SIC en los actos acusados. Tratándose de signos figurativos, esta Sección en la sentencia proferida el 8 de mayo de 20149, precisó lo siguiente: “[…] Respecto a las marcas figurativas, se indica en la Interpretación Prejudicial en análisis, lo siguiente: “Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1.El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2.El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. En consecuencia, el Juez Nacional deberá analizar la registrabilidad del signo solicitado, ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable” (folios 169 a 170). Aunado a lo anterior, señala el Tribunal de Justicia Andino, sobre la forma usual de los productos, lo siguiente: “Este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el Proceso 136-IP-2007. Marca Tridimensional: “FIGURA DE UNA

ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON

DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS”, publicado en la Gaceta Oficial N 1591, de 25 de febrero de 2008: Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta imprescindible para que un determinado producto

posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”. (Proceso 195-IP-2007, marca: “tridimensional de diseño de botella”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1611, de 21 de abril de 2008, citando al Proceso 61-IP-2006, Signo tridimensional: “ENVASE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1387, de 23 de agosto de 2006)” (folio 170). 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020070015500.

Agrega: “Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.

Finalmente por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional ‘La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios’, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”. (Procesos 195-IP-2007 y 113-IP-2003, ya citados). Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro

llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos. En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente.”10” (folio 171) […]” (Destacado fuera de texto). Ahora, respecto a la irregistrabilidad de dichos signos, cuando constituyen formas usuales de los productos o sus envases, el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, señaló: “[…] La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o envolturas […] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; 10 “ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46.” 5.2. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas,

aunque la norma no consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 5.3. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor