CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00056-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO - Del signo mixto LIMONADA SOL en cuanto a cervezas / GASEOSAS Y CERVEZAS – Son del mismo género y tienen una conexidad competitiva cercana / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – No procede respecto del signo mixto LIMONADA SOL por existir conexión competitiva entre los productos cervezas y gaseosas y haberse demostrado el uso de este último / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA Para esta Sala, el producto “cervezas” y el producto “gaseosas” comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tienen el mismo género; es decir, se trata de bebidas. No obstante lo anterior, los productos tienen una naturaleza distinta debido a que, por regla general, la cerveza es considerada una bebida alcohólica, mientras que la gaseosa no lo es. Sin embargo, al tener el mismo género pueden cumplir la misma finalidad. […] Para la Sala, al tener los productos el mismo género, existe una relación entre ellos porque, como se explicó, la comercialización de los productos por los mismos canales y los mismos medios de publicidad influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial. [L]a Sala considera que los productos “cervezas” y “gaseosas” pueden tener una relación de intercambiabilidad importante atendiendo a que el consumidor puede llegar estimar que estos productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y puede indicarse que ambos son de consumo masivo a pesar de que el producto “cervezas” esté restringido a personas adultas. Además,

la mezcla de estos dos productos es habitualmente usada por los consumidores. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca mixta LIMONADA SOL que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cervezas” porque, aunque su titular no logró probar el uso del referido producto, se determina que los productos “cervezas” y “gaseosas”, en este caso, tienen una relación de conexidad competitiva cercana y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. En ese orden de ideas, si la Sala accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca mixta LIMONADA SOL en relación con “cervezas”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dicho producto, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “gaseosas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las cervezas y las gaseosas provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos.

NOTA DE RELATORÍA: En la sentencia del 23 de junio de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00055-00, C.P. María Elizabeth García González, la Sección Primera accedió a la cancelación parcial por no uso de la marca KOLA

SOL LIGHT en cuanto a las “cervezas”, registrada en la clase 32, por considerar, en primer lugar, que se demostró su uso solo con respecto a las gaseosas; y, en segundo lugar, porque las cervezas y gaseosas no son similares ni tienen conexidad competitiva, habida cuenta de que su género es distinto, ya que por regla general las cervezas son bebidas alcohólicas, mientras que las gaseosas no lo son.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00056-00

Actor: CCM, IP S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Referencia: Cancelación parcial por no uso del registro de marca mixta LIMONADA SOL / existencia de identidad y similitud entre los productos.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó CCM, IP S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 48658 de 28 de septiembre de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. CCM IP S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero 19842, en adelante Código Contencioso Administrativo, presentó una demanda contra la 1 Cfr. Folios 3 y 4 2 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]” Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 48658 de 28 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. El acto administrativo acusado revocó la Resolución núm. 20164 de 28 de abril de 2009, expedida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que había cancelado parcialmente, por no uso el Registro núm. 291595 de la marca mixta LIMONADA

SOL, cuyo titular es Luz Dary Mateus Casañas e identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, negó la solicitud cancelación.

2. La parte demandante pidió, a título de restablecimiento del derecho, que se confirme la Resolución núm. 20164 de 28 de abril de 2009 “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca” expedida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de cancelar parcialmente el registro de la marca mixta LIMONADA SOL, excluyendo de su cobertura el producto “cervezas”.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones3:

“[…]

1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 48658 del 28 de septiembre de 2009, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comerció Delegado para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución No. 20164 del 28 de abril de 2009, y en consecuencia se negó la Solicitud de Cancelación por no uso presentada por CCM, IP S.A., en contra del registro No. 291595, correspondiente a la marca LIMONADA SOL (mixta), para identificar productos de la clase 32 de la clasificación internacional, a nombre de LUZ DARY

MATEUS CASAÑAS.

2. Producto de la nulidad de la resolución referida en el numeral anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicito que se confirme la decisión

contenida en la Resolución No. 20164 del 28 de abril de 2009, en el sentido de CANCELAR PARCIALMENTE el registro de la marca LIMONADA SOL (mixta), excluyendo de su cobertura el producto "cervezas", de conformidad con lo que establece el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Como consecuencia de ello, solicito se disponga que la cobertura del Certificado de Registro No. 291595, correspondiente a la marca LIMONADA SOL 3 Cfr. Folios 33 y34

(mixta) en clase 32 Int., sea limitada única y exclusivamente para distinguir "aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos4 para fundamentar sus pretensiones: 4.1. CCM, IP S.A. el 11 de agosto de 2008, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por falta de uso del Registro núm. 291595, correspondiente a la marca mixta LIMONADA SOL, para identificar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio notificó por fijación en lista de 5 de septiembre de 2008 al titular del Registro núm. 291595. 4.3. Luz Dary Mateus Casañas, titular de la marca mixta LIMONADA SOL presentó un escrito por medio del cual acompañó una serie de documentos que

pretendía hacer valer como pruebas de uso de la marca. 4.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 20164 de 28 de abril de 2009, canceló parcialmente el Registro núm. 291591 de la marca mixta LIMONADA SOL, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cervezas”. 4.5. Luz Dary Mateus Casañas interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 20164 de 28 de abril de 2009. 4.6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 37520 de 27 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 20164 de 28 de abril de 2009 y conceder el recurso de apelación. 4.7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 48658 del 28 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el 4 Cfr. Folios 34 a 36 sentido de revocar la Resolución núm. 20164 de 28 de abril de 2009 y negar la solicitud de cancelación por no uso del Certificado de Registro núm. 291595 correspondiente a la marca mixta LIMONADA SOL. Normas violadas

5. La parte demandante en el libelo introductorio adujo la vulneración del artículo 165 inciso tercero5 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión

de la Comunidad Andina6, en adelante Decisión 486. Concepto de la violación

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1.Con el acto acusado, la parte demandada violó el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486 por cuanto “[…] El estudio realizado para efectos de determinar si los bienes excluidos de la cobertura del signo, con la CANCELACIÓN PARCIAL otorgada mediante las Resoluciones 20164 y 37520 de 2009, presentaban identidad o semejanza en relación con aquellos frente a los cuales se halló probado el uso de la marca, fue realizado bajo los criterios que han sido planteados doctrinal y jurisprudencialmente para determinar la confundibilidad entre dos marcas semejantes, cuando éstas se pretenden usar en relación con bienes que puedan presentar conexiones de tipo competitivo […]”7. 5 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. […] Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los

cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]” 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 7 Cfr. Folio 38 6.2. Indicó que “[…] el examen que se debe efectuar en el escenario de una Acción de Cancelación Parcial es de "identidad entre productos y servicios" y no de mera "conexión competitiva entre ellos", como ocurre en un análisis de confundibilidad entre dos signos y tal como erróneamente lo ha efectuado el citado Funcionario en este caso […]”8. 6.3. Adujó que “[…] es una equivocación afirmar que los criterios que se deben aplicar, en un estudio ha realizarse en el contexto de una cancelación parcial por no uso, tienden a establecer el grado de conexidad entre dos productos o servicios, pues tal fin es el que busca un examen de registrabilidad efectuado de

conformidad con lo que establece el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pero NO es el objetivo de un estudio de "identidad o similitud" entre productos, en los términos que lo plantea el inciso tercero del artículo 165 de la citada Decisión 486. Lo anterior, pues mientras en el citado literal a) del artículo 136 se habla de que el uso de la marca, en relación con determinados bienes, debe ser susceptible de crear riesgo de confusión o asociación en el consumidor, en el inciso tercero del artículo 165 se hace referencia a que se debe presentar una "identidad o similitud" específica y únicamente entre los productos o servicios analizados, lo cual difiere sustancialmente de lo estipulado en la primera norma citada […]”9. 6.4. Advirtió que “[…] De acuerdo con lo anterior, es absolutamente claro que las pruebas de uso presentadas por el titular del registro No. 291595, correspondiente a la marca LIMONADA SOL (mixta), en la clase 32 Int., NO se podían extender para evitar su cancelación respecto del producto "cerveza", por estar referidas al producto "gaseosa" y teniendo en cuenta que se trata de bienes que no son "sustitutos", por ser de naturaleza distinta […]”10. 6.5. Al respecto manifestó que “[…] La finalidad con que fue consagrada la figura de la Cancelación por no uso, ya sea total o parcial, de un determinado registro marcario, es la de evitar que se ejerzan monopolios indebidos respecto de marcas que no presentan un uso real y efectivo en el comercio. Por tanto, la protección extensiva dada por la norma en cuestión a los productos respecto de los cuales

NO se está usando la marca, debe ser otorgada única y exclusivamente a bienes que presenten identidad o sean directamente sustituibles con los que sí ampara efectivamente la marca en el comercio o, lo que es lo mismo, respecto de artículos 8 Ibídem 9 Cfr. Folios 39 y 40 10 Cfr. Folio 40 que pertenezcan al mismo segmento de mercado y frente a los cuales sea medianamente razonable pensar que el propietario de la marca, puede llegar a estar en capacidad de comercializarlos en algún momento […]”11. 6.6. Agregó que, “[…] es necesario tener en cuenta, al momento de estudiar la relación entre productos como las "cervezas", respecto de las cuales NO se acreditó el uso del signo LIMONADA SOL (mixto), y las "gaseosas" frente a las que sí se halló probado el uso de la citada marca, que NO es frecuente que los empresarios que elaboran los mencionados productos se encuentren en el mismo campo de actividad comercial, siendo la producción de cervezas una actividad comercial completamente diferente a la de producir y comercializar gaseosas […]12. 6.7. Adujo que “[…] En una Acción de Cancelación la Autoridad marcaria se debe limitar a mirar de manera objetiva si la marca a cancelar está siendo usada o no para distinguir los productos que su cobertura comprende y eliminar de dicha cobertura aquellos bienes que no presenten "identidad o similitud", o que no son sustituibles con los que sí se estén comercializando al amparo de la correspondiente marca […]”13. 6.8. Con base en lo anteriormente manifestado adujo que “[…], contrario a lo que menciona en el Acto demandado, las gaseosas y las cervezas no son productos

de la misma naturaleza, ni similares, en tanto que NO son sustituibles entre sí, y tal situación es la que verdaderamente se debe apreciar en esta oportunidad […]”14. 6.9. Sostuvo que “[…] NO es cierto que la finalidad principal de la cerveza sea calmar la sed. En efecto, la cerveza es una bebida de características especiales que, como cualquier otra bebida, puede ser empleada para calmar la sed, lo cual NO implica en manera alguna que ésta sea su finalidad esencial y justamente dicha apreciación errónea es la que ha generado varias de las equívocas conclusiones a las que llegó el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]”15. 11 Cfr. Folio 41 12 Ibidem 13 Cfr. Folio 43 14 Cfr. Folio 44 15 Cfr. Folio 44 6.10. Explicó que “[…] la cerveza es un producto de mucha más tradición e historia, social, económica, gastronómica y cultural que una simple bebida gaseosa, cuya única finalidad sí es efectivamente calmar la sed. Histórica y socioculturalmente los usos y aplicaciones de la cerveza son diversos e incluso ha sido considerada como un alimento por hacer parte de la dieta regular de muchas personas en distintas regiones del mundo […]”16. 6.11. Agregó que “[…] la cerveza es una bebida en torno a la cual gira toda una cultura gastronómica, turística y social y basta simplemente dar una breve mirada a las gigantes cantidades de información que aparecen en la web, relacionada con todo el entorno socio-cultural que rodea la cerveza, o la "cultura de la cerveza", lo

cual es una clara muestra de que, más allá de que pueda ser empleada para calmar la sed en algunos casos, la cerveza NO presenta una verdadera relación de sustituibilidad con una bebida como la gaseosa y ponerlas en un plano de igualdad resulta ligero, superficial y evidentemente erróneo […]”17. 6.12. Refirió que “[…] Es un hecho social y mundialmente reconocido que en torno al uso de la cerveza se dan unas situaciones específicas que NO se podrían dar en torno a una bebida como la gaseosa. Así, y sin necesidad de ir más allá de nuestras fronteras, pues sería abordar un estudio histórico y sociológico que no corresponde en esta ocasión, creemos importante resaltar el hecho reconocido consistente en que el uso social que se le da a la cerveza en nuestro país, es completamente diferente al que se le da a la gaseosa […]”18. 6.13. Explicó que “[…] En Colombia, la cerveza es consumida como una bebida de tipo social y con contenido alcohólico que acompaña y complementa diferentes eventos culturales como bebida embriagante. De hecho, una de las costumbres reconocidas y más arraigadas en nuestra población son aquellos encuentros de amigos que, en torno a unas cervezas, se sientan a hablar y compartir sus vivencias, lo cual ocurre en todos los niveles y estratos sociales de nuestra población. Por el contrario, la gaseosa no es una bebida en torno a la cual gire alguna clase de evento social. NO existe en el mundo actual una "cultura de la gaseosa" como sí ocurre con la "cultura de la cerveza" […] por su importancia

histórica, social y gastronómica […]”19. 16 Ibidem 17 Cfr. Folio 45 18 Ibidem 19 Ibidem 6.14. Sostuvo que “[…] el hecho de que la gaseosa y la cerveza puedan ser empleadas para calmar la sed, no determina que sean de la misma naturaleza, similares, ni sustituibles entre sí, por cuanto tales bebidas responden a necesidades muy diferentes, y de hecho hacen parte de mercados que comercialmente se estiman como distintos […]”20. 6.15. Advirtió que “[…] la cerveza, en razón a su contenido alcohólico, restricciones en su venta a menores de edad y ocasión de consumo, pero principalmente en virtud de su género, no puede ser considerada como un sustituto de las gaseosas, y en consecuencia tampoco como similar a éstas, que son para otro tipo de consumidores y ocasión. Es claro que el análisis efectuado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en relación con los productos en mención, se ocupa de aspectos que en nada afectan el hecho claro y palpable de que la cerveza y la gaseosa NO son productos análogos o sustituibles entre sí, por ser bienes de naturaleza y género diferentes […]”21. 6.16. Manifestó que “[…] Es claro que la cerveza es un producto que se consume principalmente en sitios como bares, tabernas discotecas, mientras que la gaseosa es un producto mucho más casero que se puede consumir en cualquier ocasión y por todo tipo de público, a diferencia de la cerveza cuyo consumo es restringido en atención a su contenido alcohólico, lo cual determina sustanciales

diferencias en cuanto a su modo y canales de comercialización, tipo de consumidor objetivo y sobre todo en cuanto a su finalidad, en los términos que ya han sido explicados […]”22. 6.17. Advirtió que “[…] NO estamos tratando de establecer diferencias entre la gaseosa y la cerveza, por el contenido alcohólico de ésta per se, pues le asiste razón al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial cuando afirma que existen algunas cervezas sin contenido alcohólico, lo cual convierte en "relativa" la presencia de alcohol en una cerveza, siendo en todo caso claro que dicho producto en esencia es de contenido alcohólico, pues fue creado como una bebida fermentada que contiene alcohol gracias a su proceso natural de generación y NO por capricho de su productor. Es decir, el alcohol es propio de la cerveza y la "excepción" es la cerveza sin alcohol, por lo que la existencia de cerveza sin alcohol resulta insustancial para efectos de este estudio […] Sin embargo, el 20 Cfr. Folios 46 y 49 21 Cfr. Folios 49 y 50 22 Cfr. Folio 50 hecho de que "excepcionalmente" existan cervezas sin alcohol NO es suficiente para poner la cerveza en un plano de igualdad con la gaseosa. En ese sentido, insistimos en que el contenido alcohólico de la cerveza sí es fundamental para determinar claras y sustanciales diferencias entre los productos en cuestión. NO por su presencia en uno u otro per se, sino porque las restricciones en el consumo y expendio de las bebidas con contenido alcohólico, en este caso la cerveza, así como las características sociales, culturales y económicas y los efectos que dichos

productos generan en el consumidor además del impacto social diferente que presenta cada uno de ellos, permiten concluir claramente que NO existe una verdadera relación entre los bienes analizados […]”23. 6.18. Concluyó indicando que “[…] es claro que la cerveza y la gaseosa son productos que presentan diferencias de tipo sustancial y desconocer todo el contexto que genera esa multiplicidad de diferencias, limitándose a afirmar que tanto una como otra pueden servir para "calmar la sed", tal como lo ha hecho el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en el Acto Demandado, resulta absolutamente limitado y contrario a los lineamientos doctrinales y jurisprudenciales que debían ser tenidos en cuenta para efectos del estudio que éste debía realizar […]”24. Contestación de la demanda

7. La parte demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 7.1. Manifestó que contrario a lo alegado por la parte demandante “[….] en la expedición del acto atacado, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esta Entidad SI dio correcta aplicación a lo normado en el inciso 3° del artículo a 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: conforme lo manifestado en la Resolución No. 48658 de 28 de septiembre de 2008 entre las bebidas gaseosas y las cervezas, “si existe identidad o similitud” […]”25. 7.2. Al respecto indicó que “[…] la marca LIMONADA SOL (Mixta) probó el “uso” en relación con las bebidas gaseosas, se debió mantener el amparo de la respectiva marca frente al producto “cerveza”, debido a la “similitud” que se

23 Ibídem 24 Cfr. Folio 51 25 Cfr. Folio 171 presenta entre ambos productos y atendiendo a los lineamientos dados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo cual en efecto se hizo a través de la resolución atacada […]”26. 7.3. Añadió que “[…] frente a la presunta equivocación por parte del Delegado para la Propiedad Industrial de esta Entidad, en cuanto los criterios que debió emplear a fin de determinar si procedía o no la cancelación parcial de la marca LIMONADA SOL (mixta), es evidente, con base en lo expuesto con anterioridad, que ello NO FUE ASI, el Delegado aplicó correctamente los criterios definidos por la jurisprudencia para el caso específico […] si bien en la resolución se indican algunos factores de conexidad entre los productos amparados ello no implica que el Delegado se haya apartado de los lineamientos jurisprudenciales; en la misma resolución atacada se reconoce que son disimiles los estudios a realizar frente a cada una de la acciones sin embargo, se “aclara” que comparten para el análisis respectivo, los criterios relativos a factores de conexidad, luego se concluye, que no existe la violación aducida por el demandante […]”27.

8. Luz Dary Mateus Casañas, tercero con interés en el resultado del proceso, en adelante, tercero con interés en el resultado del proceso, por intermedio de apoderado28, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1. Existe una clara relación de naturaleza entre el producto “cervezas” y los demás productos incluidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Se refiere a diferentes páginas web, alegando que, contrario a lo que indica la parte demandante, “[…] La cerveza fue creada y actualmente es usada como una bebida refrescante que calma la sed […]”29. 8.2. Además indicó que “[…] Es importantísimo tener en cuenta que en varios países incluyendo Colombia, es costumbre habitual mezclar una cerveza y una gaseosa, y de hecho este producto ya mezclado se comercializa y se encuentra incluido dentro de la clase 32 […]”30. 26 Cfr. Folios 172 y 173 27 Cfr. Folio 173 28 Cfr. Folio 131 29 Cfr. Folios 113 a 118 30 Cfr. Folio 127 8.3. Agregó que “[…] Si uno de los objetivos finales de la figura de la cancelación por no uso, es permitir que una persona interesada en el uso y registro de la marca no usada, pueda acceder al registro, esta finalidad no era viable en el caso en estudio, por cuanto no sería posible legalmente la coexistencia registral de las marcas SOL, a nombre de titulares diferentes, una para "cervezas" y otra para "gaseosas y bebidas refrescantes" […] La conexión entre los productos "cervezas" y "gaseosas", es clara y quedó ampliamente demostrada, los dos productos cumplen las mismas finalidades calmar la sed, acompañar los alimentos, etc. […] La posibilidad de fabricar y comercializar "cerveza sin alcohol", convierte el producto en una bebida apta para el consumo de todo público, incluso niños y mujeres en estado de embarazo […]”31. Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 23 de octubre de 2014,32

ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 449-IP-2015 el 19 de febrero de 201633, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el caso concreto debía interpretarse el artículo 16534 y de oficio los artículos 16635 y 16736 de la Decisión 486 y expuso las 31 Cfr. Folio 128 32 Cfr. Folios 186 y 187 33 Cfr. Folios 196 a 202 34 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese

usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”. 35