CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00057-00-2018

MARCA DERIVADA – Concepto [L]a Sala recuerda que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. MARCA DERIVADA – La marca nominativa CITRUS PUNCH SOL no es una derivación de la marca nominativa SOL [L]a Sala encuentra que la marca CITRUS PUNCH SOL (nominativa) no es una derivación de la marca SOL (nominativa), previamente concedida, de la cual es titular la señora Luz Dary Mateus Casañas, toda vez que aunque que ambas pretenden proteger productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que la primera presenta evidentes variaciones respecto de la marca ya registrada. En efecto, contrario a lo señalado por la entidad demandada, la Sala encuentra que de la revisión de los registros se vislumbra que el signo solicitado tiene dos (2) expresiones adicionales y diferentes (CITRUS y PUNCH) a la previamente registrada, circunstancia que permite concluir que el signo cuenta con variaciones sustanciales. MARCA EN IDIOMA EXTRANJERO – El conjunto de palabras CITRUS PUNCH del signo CITRUS PUNCH SOL son vocablos de conocimiento generalizado [L]a Sala encuentra que el signo solicitado CITRUS PUNCH SOL (nominativo) solicitado por la señora Luz Dary Mateus Casañas, representado por un conjunto de tres (3) palabras, de las cuales dos (2) son en el idioma inglés, cuya significado

generalizado corresponde a REFRESCOS O PONCHE DE CÍTRICOS SOL, es un signo perceptible que puede representarse gráficamente. Comparte esta Sala lo expuesto por las partes cuando consideraron que el conjunto de palabras en inglés que componen el signo solicitado se trata de vocablos de conocimiento generalizado. En efecto, a partir de un juicio objetivo, no se requiere de un conocimiento especializado del idioma inglés, inclusive ni siquiera de un grado medio de complejidad del aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata. Se refuerza esta idea, cuando el significado del signo en inglés es comprensible por parte del consumidor promedio de este tipo de servicios. Nótese que se trata de una expresión de traducción casi inmediata por parte del consumidor promedio destinatario de este tipo de productos y/o servicios, tal y como lo precisó la propia parte demandante. En este orden de ideas, la Sala considera que aunque dos (2) de las expresiones del signo solicitado se encuentran en idioma inglés, también lo es que es perfectamente viable su comprensión y su significado es conocido por la mayoría de los consumidores, aunado a que no se probó en el expediente que el consumidor promedio de esos productos no reconocería el significado del mismo. MARCA DESCRIPTIVA – Inapropiabilidad al evocar cualidad del producto o servicio / MARCA DESCRIPTIVA – Es registrable cuando se acompaña de otros elementos que permiten diferenciarla / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo CITRUS PUNCH SOL al ser en su conjunto distintivo y registrable [L]a Sala encuentra que la expresión CITRUS PUNCH que se pretende registrar

resulta ser descriptiva de los productos que pretende amparar, esto es, de la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza (cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), circunstancia que no fue discutidas por ninguna de las partes, por el contrario, ratificada por ellas. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, en principio, no se puede permitir el registro de signos constituidos exclusivamente por expresiones descriptivas pues ello equivaldría a otorgarle al titular un monopolio sobre ese género de servicios, privando a la competencia de contrarrestar las ventajas que surjan ante dicho registro. No obstante, debe recalcarse que cuando dichas expresiones descriptivas se encuentren acompañadas “[…] de otros elementos que permitan diferenciarlo claramente de los demás productos que gozan de las mismas características es posible acceder a su registro […]”. En vista de lo precisado, comparte la Sala lo expuesto por la entidad demandada cuando en los actos acusados consideró que la marca cuestionada no está compuesta de manera exclusiva por elementos descriptivos CITRUS y PUNCH, ni se está reivindicando derechos exclusivos sobre los mismos, dado que, por el contrario, el signo contiene en su conjunto, el elemento SOL, que si bien ha sido considerado como de uso común en la clase 32, en compañía de las otras expresiones hacen que sea registrable. Es claro, los derechos de registro recaen sobre el conjunto y no sobre cada una de las expresiones que lo integran, por lo que no podrá impedir que terceros los utilicen o empleen con combinaciones diferentes, dado que en

esos eventos estarían dotados de fuerza distintiva. Ciertamente, dichas expresiones no puede ser apropiadas exclusivamente por la señora Luz Dary Mateus Casañas, tercera con interés en las resultas del proceso, por cuanto se privaría al resto de comerciantes y empresarios de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus servicios en el mercado. Nótese, entonces, que el signo en comento es de naturaleza débil pero, en su conjunto, distintivo. (…) En conclusión, la Sala estima la Superintendencia de Industria y Comercio acertó al considerar que el signo CITRUS PUNCH SOL, en su conjunto, resulta distintivo y registrable, además que con tal decisión no se está permitiendo la indebida coexistencia de marcas semejantes y confundibles para distinguir los mismos productos en cabeza de diferentes propietarios, ello en contravía del consumidor que no los podría diferenciar. COTEJO MARCARIO – Entre el signo CITRUS PUNCH SOL y las marcas registradas AGUA FRESCA EL SOL (nominativa) y SOL (mixta) / PALABRA DE USO COMÚN - Lo es la expresión Sol dentro de la clase 32 / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo CITRUS PUNCH SOL al no existir similitud con las marcas AGUA FRESCA EL SOL (nominativa) y SOL (mixta) [L]a Sala advierte que en el presente caso es indudable que entre los signos en conflicto existen diferencias desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. En efecto, la Sala considera que si bien es cierto que el signo SOL es de uso común en la Clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza y, por ende, no puede ser utilizado o apropiado únicamente por un titular marcario, también lo es que en el sub lite el signo solicitado se encuentra acompañado de otras expresiones que le otorgan fuerza distintiva, esto es, las palabras CITRUS y PUNCH. En otras palabras y como se concluyó en numerales anteriores el signo solicitado goza de distintividad para que el público consumidor pueda diferenciarlo de las marcas previamente registradas. La Sala no puede pasar por alto el hecho de que el signo SOL, registro 196013, se encuentra cancelado por no uso y, además, que en la actualidad la expresión SOL se encuentra registrada a nombre de la señora Luz Dary Mateus Casañas, titular del registro objeto de análisis en el proceso de la referencia, diluyéndose aún más el presunto riesgo de confusión alegado por la parte actora.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00057-00

Actor: CCM, IP S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REGISTRO DEL SIGNO CITRUS PUNCH SOL. EXPRESIONES

DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS. MARCAS DERIVADAS. MARCAS DÉBILES.

PROTECCIÓN DEL SIGNO EN SU CONJUNTO.

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad CCM, IP S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 31767 de 26 de junio de 2009, 39918 de 31 de julio de 2009 y 51690 de 7 de octubre de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca CITRUS PUNCH SOL (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad CCM, IP S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución 31767 del 26 de junio de 2009, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada una oposición y concedió el registro de la marca CITRUS PUNCH SOL (nominativa), para identificar “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y sumos

de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos de la clase 32 de la clasificación internacional, en favor de la Sra. Luz Dary Mateus Casañas.

2. Se anule igualmente la Resolución 39918 del 31 de julio de 2009, por medio de la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución 31767 del 26 de junio de 2009.

3. Declarar la nulidad de la Resolución 51690 del 7 de octubre de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirma la decisión contenida en la Resolución 31767 del 26 de junio de 2009, por medio de la cual se otorgó el registro de la marca CITRUS PUNCH SOL, en clase 32, en favor de la Sra. Luz Dary Mateus Casañas.

4. Como consecuencia de la nulidad de las resoluciones referidas en los numer les anteriores, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de marca 388901, correspondiente al signo CITRUS PUNCH SOL (nominativa), clase 32, a nombre de la Sra. Luz Dary Mateus

Casañas […]”. I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CITRUS PUNCH SOL (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 600 de 30 de enero de 2009 y que contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad CCM, IP S.A. argumentando que el signo solicitado es descriptivo y de uso común. Recordó que a través de la Resolución 31767 de 26 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado. Precisó que contra dicha Resolución la sociedad CCM, IP S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Puso de presente que el recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, la cual mediante Resolución 39918 de 31 de julio de 2009, confirmó el acto administrativo de concesión. En igual sentido, comentó que el recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución 51690 de 7 de octubre de 2009, confirmó la Resolución 31767 de 26 de junio de 2009. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte demandante manifestó que con el acto administrativo acusado la Superintendencia de Industria y Comercio infringió los artículos 135 literales b), e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la entidad demandada incurrió en un error de derecho

en la interpretación de las disposiciones comunitarias. Señaló que la entidad demandada obvió el análisis de registrabilidad al considerar que el signo CITRUS PUNCH SOL es una marca derivada del registro marcario 328247 correspondiente a la marca SOL (nominativa), clase 32. Puso de presente que no es de recibo el argumento a partir del cual la marca SOL en comento, fue concedida, igualmente, como una marca derivada del signo AGUA FRESCA EL SOL, registro 277459. En este sentido, aseguró que “[…] no es lógico, ni legalmente posible, generar un nuevo derecho marcario a partir de otro que, a su vez, deriva su existencia de un tercer signo, por tanto no era viable otorgar el registro de la marca CITRUS PUNCH SOL, como una derivación de la marca nominativa SOL, pues esta última es otra marca derivada que debe su existencia a un tercer signo, y en tal sentido, no era apta para que, a partir de ella, se generaran los derechos que erróneamente se concedieron sobre el signo […]”. Por otra parte, aseveró que el signo solicitado no cuenta con elementos distintivos propios, además que se compone de una expresión descriptiva CITRUS PUNCH, palabras cuyo significado es de uso generalizado, y un vocablo de uso común SOL, sin adicionar elemento alguno que permita distinguir con certeza el origen empresarial de los productos que con ella se pretenden amparar. Advirtió que existen varios signos compuestos por la denominación SOL los cuales coexisten pacíficamente en el mercado, por lo que consideró que la expresión es considerada como débil. Finalmente, argumentó que se quebrantó el artículo 136 literal a) de la Decisión

486, por cuanto la misma se asemeja con las marcas registradas AGUA FRESCA EL SOL (nominativa) y SOL (mixta), para distinguir los mismos productos. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señaló que el signo CITRUS PUNCH es registrable como marca en la medida en que constituye una derivación de la marca previamente registrada SOL (nominativa), por contener cambios no sustanciales. Advirtió que esta última marca no es derivación de ninguna otra, como erradamente lo sostiene la parte demandante. En efecto, recordó que a través de la Resolución 3138 de 12 de febrero de 2007, expedida dentro del expediente administrativo 06-17136, la Superintendencia de Industria y Comercio aclaró que la marca “[…] SOL (nominativa) no constituye una derivación de la ya registrada como mixta AGUA FRESCA EL SOL, toda vez que se podrán presentar nuevas solicitudes de registro respecto de aquellos elementos que pueden usar como variaciones […]”. Por otra parte, comentó que el signo “[…] en sí, fue considerado distintivo y apto para diferenciar en el mercado los productos que buscaban amparar, en este

sentido, […] el mismo no estaba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135, que en concreto se refiere a la falta de distintividad […]”. Aclaró que la marca CITRUS PUNCH SOL no está compuesta en su totalidad por elementos descriptivos, ni en las resoluciones expedidas se reivindicaron derechos de exclusividad sobre dichas expresiones, por lo que las mismas “[…] contienen en su conjunto, el elemento SOL, que en compañía con las otras dos expresiones, hacen que el signo sea registrable como marca […]”. Indicó que no se puede alegar exclusividad o monopolio respecto de partículas que integran el signo solicitado, lo anterior en el entendido de que los mismos son de dominio público. Expresó que no se está permitiendo la indebida coexistencia de marcas análogas o semejantes para distinguir los mismos productos en cabeza de diferentes propietarios que conlleven a error al consumidor. Finalmente, consideró que “[…] salta a la vista que tanto CITRUS PUNCH SOL (nominativa) como AGUA FRESCA SOL (nominativa) y SOL (mixta), cuentan con elementos propios que las hacen diferentes y diferenciables […]”. II.2. INTERVENCIÓN DE LA TERCERA INTERESADA EN LAS RESULTAS DEL PROCESO La señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, por intermedio de apoderado judicial, sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó íntegramente los criterios de confundibilidad adoptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Luego de citar diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado en relación con los signos genéricos, descriptivos, evocativos y de uso común, señaló que “[…] la

única titular en Colombia del signo SOL, con derecho absoluto y pleno, y por tanto la única con posibilidad de poderlo explotar comercialmente, a la largo y ancho del territorio colombiano, es la señora Luz Dary Mateus […]”. Consideró que las marcas en conflicto presentan características especiales las que las hacen diferentes y, por ende, no son confundibles. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 174-IP-2013 de fecha 12 de diciembre de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CITRUS PUNCH SOL (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo

solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

CUARTO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria descritas en la presente interpretación prejudicial, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

El signo denominativo que además sea compuesto será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el

ámbito comercial. El signo denominativo que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

QUINTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo CITRUS PUNCH SOL (denominativo) es descriptivo o está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo .

SEXTO: Una marca que contenga una palabra o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

El Juez consultante deberá determinar si el signo CITRUS PUNCH SOL (denominativo) es de uso común en los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, o si está conformado por palabras o expresiones de uso común para así proceder al cotejo de

signos distintivos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SÉPTIMO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

OCTAVO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

En el presente caso, el juez consultante deberá determinar si el signo CITRUS PUNCH SOL (denominativo) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés.

NOVENO: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

El Juez Consultante debe determinar si se está en frente del registro de una marca derivada y, posteriormente, realizar un análisis complejo de registrabiliad teniendo en cuenta factores como si el signo a registrar está compuesto por elementos de uso común y genéricos, o si es derivado de una marca notoria, de conformidad con los parámetros planteados en la presente providencia.

DÉCIMO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad

Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo [...]”. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de fecha 5 de junio de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y la tercera con interés directo en las resultas del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad CCM, IP S.A. en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las Resoluciones 31767 de 26 de junio de 2009, 39918 de 31 de julio de 2009 y 51690 de 7 de octubre de 2009, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca CITRUS PUNCH SOL (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza. Al efecto, la parte demandante afirma que los actos administrativos son nulos pues concedieron el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 135 literales b), e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) erró al sostener que el signo CITRUS PUNCH SOL es una derivación del registro marcario 328247 correspondiente a la marca SOL, la cual fue concedida, a su vez, como una marca derivada del signo AGUA FRESCA EL SOL, registro 277459; (ii) obvió el análisis de registrabilidad al conceder el registro del signo CITRUS PUNCH SOL con el argumento de que el mismo es una marca derivada; (iii) desconoció que el signo CITRUS PUNCH SOL no cuenta con los elementos necesarios que le otorguen distintividad en el mercado; y (iv) desconoció que el signo CITRUS PUNCH SOL es confundible con las marcas registradas AGUA FRESCA EL SOL (nominativa) y SOL (mixta), las cuales distinguen los mismos productos. (i) Indebido registro de la marca CITRUS PUNCH SOL (nominativa) como marca derivada El apoderado de la parte actora señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió indebidamente la marca CITRUS PUNCH SOL como marca derivada, lo cual fue realizado “[…] a partir de la existencia previa de la marca SOL (nominativa), clase 32, registro 328247, hoy día a nombre de la Sra. Mateus […] la

cual fue concedida, a su vez, como una marca derivada del registro marcario 277459, correspondiente a la marca AGUA FRESCA DEL SOL (nominativa) […]”. Sostuvo que “[…] el signo SOL (nominativo) no podía ser considerado como el signo base para otorgar el registro de la marca CITRUS PUNCH SOL, igualmente en calidad de marca derivada, […] pues no es lógico, ni legalmente posible, generar un nuevo derecho marcario a partir de otro que, a su vez deriva su existencia de un tercer signo […]”. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala debe analizar si el signo SOL, registro 328247, fue concedido como una marca derivada del signo AGUA FRESCA EL SOL, registro 277459, y, en consecuencia, determinar si el signo solicitado CITRUS PUNCH SOL (nominativo), es derivado de los referidos registros. Para resolver y de la revisión del plenario, la Sala advierte que la marca SOL no fue concedida como una marca derivada del signo AGUA FRESCA EL SOL, por lo que no resulta de recibo el argumento de la parte actora en cuanto a que el nuevo derecho sobre la expresión CITRUS PUNCH SOL se derivada de la existencia de un tercer signo. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 3138 de 12 de febrero de 2007, expediente 06-17136, concedió el registro del signo SOL, y para tal efecto consideró que la misma cumplía con los requisitos necesarios para ser registrada como marca, esto es, distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Aunado a lo anterior, la Sala observa que en dicho acto administrativo se

consideró que si bien es cierto que el signo SOL fue solicitado como marca derivada de AGUA FRESCA EL SOL, también lo es que el mismo “[…] no constituye una derivación de la ya registrada toda vez que se podrían presentar nuevas solicitudes de registro respecto de aquellos elementos que pueden usar como variaciones no sustanciales y que eventualmente pueden conformar un nuevo signo marcario […]” (negrillas fuera de texto). Ahora bien y en relación con el argumento de que el signo CITRUS PUNCH SOL es una marca derivada del registro SOL, la Sala recuerda que la entidad demandada en los actos acusados consideró “[…] que el signo es registrable como marca en la medida en que constituye una derivación de la marca previamente registrada SOL (nominativa), por contener cambios no sustanciales […]” (negrillas fuera de texto). Sobre el particular, la Sala recuerda que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de manera reiterada ha sostenido que “[…] en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que