CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00060-00-2015

MARCA NUTY – Registrable a favor de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., al no tener similitudes que generen riesgos de confusión con la marca NUTELLA previamente registrada Al comparar el signo demandado con el signo opositor se advierte que pese a que existe identidad en la primera sílaba de la primera palabra (NU), tal coincidencia no permite concluir que la similitud ortográfica sea significativa, no solo por el carácter bisílabo de la marca impugnada y polisílabo de la opositora, sino también por el hecho de existir elementos diferentes en cada una de ellos; cuestión que les otorga suficiente distintividad. En efecto, como se aprecia en la segunda sílaba de la marca demandada (TY), y en las sílabas finales de la marca opositora (TELLA), es visible que las dos marcas están compuestas por fonemas diferentes. Además, la longitud de las palabras es dispar. Esa distinta configuración ortográfica supone claramente una impresión de conjunto diferente de las marcas desde el aspecto visual. Por lo tanto, no se aprecia la similitud ortográfica a que hace referencia la parte demandante. Desde el punto de vista fonético tampoco se hallan similitudes sustanciales entre los signos confrontados (…) Finalmente, en cuanto al aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a comparación alguna, como quiera que los signos distintivos examinados están constituidos por palabras en idioma extranjero cuyo significado no forma parte del conocimiento común y, como tal, son considerados signos de fantasía. Por ende ninguno de ellos evoca directamente en el consumidor de lengua española ninguna de sus propiedades. Y por esto, también, una y otra marca representa una creación lingüística original, no

comparable conceptualmente con la enfrentada. Las consideraciones anteriores permiten concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión, que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el registro marcario.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 228

NORMA DEMANDADA: NO APLICA NOTA DE RELATORIA: Riesgo de asociación, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de abril de 2015, Rad. 2009-00013, MP. Guillermo

Vargas Ayala.

NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: La sociedad FERRERO S.P.A., propietario de la marca registrada NUTELLA, demandó en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, las resoluciones 19263, 33404 y 37692, todas de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca NUTY a favor de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00060-00

Actor: FERRERO S.P.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, presentó por intermedio de apoderado FERRERO S.P.A, contra las resoluciones No. 19.263 del 27 de abril de 2009, No. 33.404 del 30 de junio del 2009 y No. 37.692 del 28 de julio de 2009, emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), por medio de las cuales, respectivamente, se concedió el registro a la marca “NUTY” a favor de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. en la clase 30 internacional y se resolvieron los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta

Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II.- LA DEMANDA

2.1.- Pretensiones. Solicita la parte demandante que se acceda a las siguientes pretensiones1: 1 Folios 32-33. 1Que se declare la nulidad de la Resolución No. 19.263 del 27 de abril de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se concedió a la sociedad Comestibles Aldor S.A el registro de la marca Nuty y se declaró infundada la oposición presentada por Ferrero S.P.A 2.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 33.404 del 30 de junio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 19263 del 27 de abril de 2009 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Ferrero S.P.A. 3.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37.692 del 28 de julio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Ferrero S.P.A contra la Resolución N. 33.404, confirmando la decisión contenida en la Resolución N. 33.404 concediendo así el registro de la marca Nuty en la clase 30 internacional, a nombre de la sociedad Comestibles Aldor S.A y declarando infundada la oposición presentada por Ferrero S.P.A . 4.- Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del

derecho: 4.1.- Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto, los cuales corresponden a la marca solicitada Nuty y las marcas registradas Nutella, propiedad de FERRERO S.P.A, todas pertenecientes a la clase 30 internacional. 4.2.- Se anule el registro de la marca NUTY en la clase 30 internacional a nombre de COMESTIBLES ALDOR S.A. 4.3.- Se declare fundada la oposición presentada oportunamente por FERRERO S.P.A. contra la solicitud de registro de la marca NUTY en la clase 30 internacional, a nombre de COMESTIBLES ALDOR S.A., Exp. N. 07-040-362. 5Que se declare la notoriedad de la marca Nutella en clase internacional 30, propiedad de Ferrero S.P.A. 6Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial 2.2.- Fundamentos de hecho. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1.- El 27 de abril de 2007 Comestibles Aldor S.A solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro de la marca NUTY en la clase 30 internacional, publicada posteriormente en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 576 del 31 de mayo de 20072. 2.2.2.- Una vez publicada la sociedad Ferrero S.P.A formuló oposición con base

en el hecho que la marca NUTY es confundible con la marca notoriamente conocida NUTELLA en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza de propiedad de Ferrero S.P.A. y que por lo tanto carece de distintividad e induce al público consumidor a confusión y error3. 2.2.3.- Por medio de la Resolución No. 19.263 del 27 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC concedió a Comestibles Aldor S.A el registro de la marca NUTY en la clase 30 y declaró infundada la oposición formulada por Ferrero S.P.A, en razón a que las similitudes existentes no eran suficientes para generar riesgo de confusión o asociación al consumidor4. 2.2.4.- Por no compartir los argumentos expuestos en la Resolución anteriormente mencionada, la sociedad Ferrero S.P.A interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dicha determinación y pidió que se rechace el registro otorgado y se declare fundada la oposición presentada5. 2.2.5.- Mediante la Resolución No. 33.404 del 30 de junio del 2009 la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución impugnada que concedió el registro a la marca NUTY en la clase 30 internacional por considerar que aunque las dos marcas provienen de la raíz NUT, tienen una extensión diferente, una consta de dos sílabas y la otra de tres, lo cual genera que sean disímiles tanto ortográfica como fonéticamente, lo que permite al consumidor promedio identificar

cada uno de los signos y su respectivo origen empresarial. Adicionalmente esta Resolución concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Ferrero S.P.A.6. 2.2.6.- Por medio de la Resolución No. 37.692 del 28 del 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto 2 Folio 34 3 Folio 35 4 Folio 35. 5 Folio 36. 6 Ibídem. subsidiariamente por Ferrero S.P.A. contra la Resolución No. 19.263, en el sentido de confirmarla, aduciendo argumentos similares a los expuestos en las Resoluciones anteriores, de modo que se declaró infundada la oposición presentada por Ferrero S.P.A y se concedió el registro de la marca NUTY en clase 30 internacional a favor de la sociedad Comestibles Aldor S.A. 7 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación. La parte actora señala como vulneradas por los actos administrativos demandados los artículos 134, 136 en sus literales a) y h) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues encuentra que las resoluciones demandadas violan el derecho exclusivo que le confiere la ley a Ferrero S.P.A, como titular de la marca registrada y notoriamente conocida NUTELLA en la clase 30 internacional. Destaca que la marca NUTY en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza es irregistrable, ya que es confundible con la marca notoriamente conocida NUTELLA, propiedad de Ferrero S.P.A., y por lo tanto carece de distintividad induciendo al público consumidor a confusión y error8.

Aduce que la función individualizadora propia de las marcas tiene la finalidad de diferenciar los productos o servicios de otros similares o iguales, de manera que al tiempo que ampara los intereses del titular marcario, es una forma de protección al consumidor, quien al identificar la procedencia del bien o servicio previene confusiones o engaños. Y resalta que para cumplir con dicha función, la marca debe presentar ciertos elementos que por su novedad y distintividad logren captar la atención del público y singularizar un producto en el mercado 9. Explica que la función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas semejantes o idénticas pertenecientes a diferentes titulares para los mismos productos o servicios, ya que, como es bien sabido, la prohibición clásica en el derecho marcario es la referida a la imposibilidad de registrar una marca debido a la existencia de otra idéntica o semejante anteriormente registrada. 7 Folio 37. 8 Folio 40. 9 Ibídem. Enfatiza que según la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia de riesgo de confusión o asociación, tanto en relación con los signos como con los productos y servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad10. Expone algunos casos resueltos por la SIC en los cuales se ha negado el registro marcario por considerar que hay riesgo de confusión y plantea que en el presente asunto, debido a las grandes semejanzas existentes entre NUTY y NUTELLA, los consumidores podrían pensar equivocadamente que las marcas son el mismo

signo, provienen de una misma empresa o del mismo grupo empresarial11. Resalta las similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas que existen entre las marcas, así como de la impresión de conjunto, para establecer que las marcas NUTY y NUTELLA son confundibles. La impresión de conjunto NUTELLA / NUTY enfrenta a que los signos “generan la misma impresión global y visual”12, pues la supresión de sílabas y el cambio de letras no añade distintividad a NUTY. Desde el punto de vista ortográfico NUTY reproduce las 3 primeras letras de la marca NUTELLA, lo que produce una impresión visual parecida. Fonéticamente coinciden dos vocales (la U) y la raíz (Nut). Y desde un ángulo ideológico las dos marcas comparten la raíz Nut, que evoca el producto nuez, origen de los dos bienes ofrecidos. Subraya que es evidente que Comestibles Aldor S.A conoce la reputación de la marca NUTELLA y que ésta es identificada por los clientes como NUTY13, por lo que no pueden coexistir las marcas NUTELLA y NUTY en clase 30 internacional. Manifiesta que por tratarse de productos de la categoría 30 y por ser Ferrero S.P.A. y Comestibles Aldor S.A. competidores directos en el mercado, que usan los mismos canales de distribución, comercialización y publicidad, el riesgo de confusión y asociación es muy alto14. 10 Folio 43. 11 Folio 48. 12 Folio 50. 13 Folios 57-60 14 Folio 61. Afirma que la marca NUTY no cumple con los requisitos de distintividad que exige

el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, por lo que no puede ser registrado15. Finaliza su escrito alegando que la marca NUTELLA goza de amplio conocimiento del público, por lo que es notoria debido a la amplia difusión de la que goza y de su volumen de ventas, y debe ser protegido su prestigio para evitar el aprovechamiento injustificado de parte de terceros, que puedan confundir a los consumidores16. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad de los actos acusados y solicitó denegar las pretensiones de la demanda17. Expresó en ese sentido que: La marca NUTY es apta para registro, pues contrario a lo afirmado por la demandante no está incursa en ninguna causal de irregistrabilidad y no es confundible con las marcas registradas NUTELLA18. Conforme a la norma andina, la jurisprudencia y la doctrina marcaria, la marca NUTY no es similarmente confundibles con las marcas NUTELLA en cuanto a que analizadas en su conjunto y evitando el fraccionamiento de sus elementos integrantes, ofrece elementos distintivos y es susceptible de distinguir en el mercado los productos que ampara, por lo que no hay riesgo de que el consumidor promedio se confunda o asocie estos productos con los de otra marca19. El hecho de compartir la partícula inicial NUT no es fundamento válido para negar su registro, porque en su conjunto las marcas son diferentes y diferenciables, ya que los componentes adicionales de cada una le imprimen suficiente distintividad para coexistir en el mercado sin peligro de generar entre los consumidores riesgo

15 Idem. 16 Folios 62-63. 17 Folios 194-201. 18 Folio 197 19 Folio 199. de confusión o asociación20. Y aduce que contrario a lo que afirma la actora, no hay similitud ortográfica, fonética ni conceptual entre las dos marcas. La presunta notoriedad presupone, para su aplicación, del cumplimiento de unos requisitos que no se han evidenciado en el caso concreto. 3.2. Asimismo la demanda fue contestada en la oportunidad procesal correspondiente por el tercero interesado Comestibles Aldor S.A.21. En su escrito manifiesta su oposición a las pretensiones de la demanda, plantea 5 excepciones que en realidad son razones de defensa de los actos (pues no impiden conocer de fondo la controversia), consistentes en los siguientes razonamientos: La no incursión en la causal de irregistrabilidad de la marca consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esto, pues la marca NUTY no genera riesgo alguno de confusión con la marca de la parte actora al no haber similitudes de tipo ortográfico, fonético, ni ideológico.22 La no incursión de la causal de irregistrabilidad de la marca consagrada en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esto, debido a que esta causal se configura cuando hay una copia o imitación de un signo notoriamente conocido, y en el presente caso no se presenta ninguna similitud de ningún tipo entre los signos bajo cotejo, lo que de entrada hace irrelevante el examen de notoriedad de la marca de la demandante23.

Inexistencia del riesgo de confusión de la partícula NUT por ser de uso común en la clase 30 internacional por varios titulares de registros. Esto, pues son varios los titulares de registros diferentes de FERRERO S.P.A. que en forma simultánea utilizan como marca signos que inician con dicha partícula, lo que acredita tanto su uso común, como que no hay un riesgo de confusión respecto de dichas marcas ni de NUTELLA 24. 20 Idem. 21 Folios 175-186. 22 Folio 178-181. 23 Folio 182. 24 Folio 183. El derecho sobre un signo distintivo se adquiere con el registro del mismo ante la autoridad competente, no con el simple uso del mismo. Esto, por cuanto contrario a lo afirmado por la demanda, el hecho que los consumidores de NUTELLA utilicen la expresión NUTY para referirse a ella en absoluto impide su registro. Primero, porque tal derecho solo surge de la decisión de la SIC de conceder la marca; y segundo, porque ello puede ser frecuente en idioma inglés, pero no sucede así ni se acreditó que suceda en español25. La marca nominativa NUTY de Comestibles Aldor S.A. no carece de distintividad, ya que reúne los requisitos para ser considerada como tal y que genera en el consumidor el efecto de reconocimiento e individualización dentro del mercado correspondiente26. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Corrido el traslado para alegar de conclusión, tanto la parte demandada27 como el tercero interesado28 formularon sus alegaciones finales en los siguientes términos: 4.1. El apoderado de la sociedad Comestibles Aldor S.A. manifiesta que en este

caso se presentó un uso indebido de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para encubrir una tercera instancia, ya que este medio de control de legalidad, no debe degenerarse hasta convertir al Consejo de Estado en un tercer examinador de la registrabilidad de una marca, ya que su configuración legal presupone que contra la decisión administrativa demandada se formulen los cargos de ilegalidad, falta de competencia, expedición irregular, desviación de poder o falsa motivación. Por esto, la acción incoada carece de fundamento, puesto que se dirige a atacar actos administrativos en los que no se presenta vicio alguno29. Y reitera que en el presente caso hay ausencia de configuración de las causales de irregistrabilidad y la SIC efectuó de forma adecuada y transparente un cotejo marcario del que se colige que no existe ningún riesgo de confusión entre el público consumidor. 25 Folio 184. 26 Folio 185. 27 Folios 259-264. 28 Folios 251-258. 29 Folios 252-253. 4.2. Por otra parte, el apoderado de la SIC reitera los argumentos propuestos en la demanda en cuanto a que la confundibilidad y las semejanzas que argumenta la apoderada de la parte demandante son inexistentes. Y en relación con la prueba de la notoriedad, arguye que la prueba del demandante es escasa, por no decir nula, por lo que insiste en que se nieguen las pretensiones de la parte demandante30.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La agencia del Ministerio Público delegada ante esta Corporación guardó silencio en la oportunidad procesal concedida.

VI.- INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 041-IP-2012 de fecha 20 de junio de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “Primero: el juez consultante debe analizar si el signo Nuty (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma decisión.

Segundo: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos NUTY y NUTELLA, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos la autoridad nacional que corresponda, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la providencia.

Tercero: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado NUTY (denominativo) y los signos NUTELLA (denominativo y mixto), aplicando los criterios adoptados por el

Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

Cuarto: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 30 Folio 263.

No serán registrables dichos signos si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

Quinto: Los signos comunes o usuales, los signos genéricos y los signos descriptivos no son registrables cuando carecen de suficiente distintividad, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva.

Sexto: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil, frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. El signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

Séptimo: La notoriedad de una marca constituye una relación de hecho que deberá ser probado por quien alega dicha notoriedad. El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia alguno de los factores que se tomaran en

consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo. La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad. Implica también su protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, conforme a lo señalado en la presente providencia”31. VII.- CONSIDERACIONES Mediante las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada una oposición presentada por la demandante, sustentada en el registro previo de sus marcas NUTELLA (Clase 30), concedió el registro de la marca NUTY (nominativa) a favor de la compañía COMESTIBLES ALDOR S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el acto inicial, en el sentido de confirmar esa determinación. La demandante, invocando su condición de titular de las marcas NUTELLA, se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registrada para distinguir productos de la Clase 30 y notoriamente conocidas, y que por ende la marca NUTY carece de distintividad y está incursa en la causal de irregistrabilidad 31 Folios 246-248. establecida en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la

contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad

Andina: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (...)” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…)” La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se

solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar con ello los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren surgir de tal situación, que amenazaría tanto la libertad de elegir de los consumidores como la libre competencia y los derechos derivados del reconocimiento de la propiedad industrial, previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho bien o servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. De otro lado, la normativa comunitaria antes transcrita prevé que si un competidor solicita el registro de una marca con la finalidad de generar confusión en el

mercado y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, se debe denegar tal solicitud por la Oficina Nacional Competente. Esta causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 041IP-2012, dictada en este proceso: “- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”. A su vez, también de acuerdo con la reiterada opinión del Tribunal plasmada en la IP dictada para el asunto sub examine, la similitud entre los signos distintivos

puede darse desde diferentes ámbitos, así: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coin