CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00070-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto JET y la marca JET / CANCELACIÓN POR NO USO – De la marca mixta JET / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / MARCA – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de

2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «JET» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 379060, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 28 de abril de 2020, conforme consta en el

Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «JET». En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la SIC canceló la marca en mención […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «JET» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada. […] En el sub examine, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto conduce a la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a

la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 379060 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la Compañía Nacional de Chocolates S.A. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 379060 de la marca “JET” se canceló, como se analizó en los numerales supra: por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido,

declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00070-00

Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la Compañía Nacional de Chocolates S.A., en contra de las Resoluciones 44332 de 31 de octubre de 2008, 54604 de 22 de diciembre de 2008 y 21606 de 30 de abril de 2009 por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta «JET» para distinguir productos

comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

I.1. Los hechos

1. Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que la marca JET, de propiedad de Compañía Nacional de Chocolates S.A., fue declarada notoriamente conocida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución núm. 10849 de 4 de marzo de 2009.

2. Consta también que el 8 de mayo de 2002, la sociedad N.V. Sumatra Tobacco Trading Company solicitó el registro de la marca mixta «JET» a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para distinguir «cigarrillos de clavo (de olor)», producto comprendido en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza -novena edición-.

3. Una vez fue publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la accionante actora presentó oposición contra el registro solicitado.

4. Mediante Resolución núm. 44332 de 31 de octubre de 2008, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro solicitado.

5. En atención a lo anterior, la Compañía Nacional de Chocolates S.A., presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

6. La jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 54604 de 22 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión contenida

en la Resolución núm. 44332 de 31 de octubre de 2008. Igual aconteció en la Resolución núm. 21606 de 30 de abril de 2009. I.2. La Demanda

7. Mediante escrito radicado el 10 de febrero de 20101 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Compañía Nacional de Chocolates S.A., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas: «[…] 1. Que, al ser la marca JET de Compañía Nacional de Chocolates S.A. una marca notoriamente conocida, que se encontraba registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución No. 44332 de 31 de octubre de 2008 demandada, no es posible registrar la marca mixta JET en Clase 34, conforme a la prohibición contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

2. Que son nulas las Resoluciones No 44332 de 31 de octubre de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y se concedió el registro de la marca mixta JET en la Clase 34; la Resolución No. 54604 de 22 de diciembre de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No 44332 de 31 de octubre de 2008, y la Resolución No. 21606 de 30 de abril de 2009 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No 44332 de 31 de octubre de 2008 y se agotó la vía gubernativa.

3. Que como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se abstenga de expedir el correspondiente certificado de registro, si no lo ha hecho, o lo cancele, si ya fue expedido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.» I.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

8. La parte demandante manifestó que los actos acusados desconocen el contenido del artículo 61 de la Constitución Política y de los artículos 136 (literal h), 172 y 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al igual que los artículos 86, 128, 135 y 137 del Código Contencioso

Administrativo.

9. Respecto de la transgresión del literal h) del artículo 136, afirmó que la entidad demandada en la Resolución núm. 21606 reconoció la notoriedad de la marca JET, declarada mediante Resolución núm. 10849 de 4 de marzo de 2009. 1 Folios 1 a 74.

10.Asimismo, que la marca solicitada y concedida era idéntica en su aspecto denominativo a la marca JET de propiedad de Compañía Nacional de Chocolates S.A., y que sus elementos gráficos eran secundarios, los que no conferían a la marca discutida distintividad alguna. 11.Por lo anterior, consideró que los consumidores podían asociar el mismo origen empresarial, pues si bien las chocolatinas y los cigarrillos de clavos eran productos disimiles, el consumidor podía pensar que los cigarrillos identificados con la marca JET provenían de una de las compañías del Grupo Nacional de Chocolates; riesgo que resultaba aún más grave si se tenía en cuenta que los cigarrillos amparados por la marca debatida eran fabricados con clavos de olor, es decir, con una materia prima que tenía también usos alimenticios. 12.Finalmente, señaló que existía un aprovechamiento injusto del prestigio del signo JET por parte de la sociedad N.V. Sumatra Tabacco Trading Company, así como una dilución de la fuerza distintiva o del valor publicitario de la marca notoria JET de propiedad de la demandante.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

13. En su escrito de contestación, el apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que dicha entidad no transgredió las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

14. En sustento de lo anterior, manifestó que efectivamente se declaró la notoriedad de la marca JET para distinguir chocolates, dulces y galletas, pero

solamente para los años comprendidos entre el 2003 y el 2006.

15. Adujo que existía identidad de orden ortográfico, fonético y auditivo entre los signos en conflicto, pero que la marca JET solicitada, ostentaba elementos gráficos adicionales y las mismas amparaban productos disímiles.

16. En ese sentido, señaló que la comparación de los productos amparados por las marcas en conflicto evidenciaba que no existía una relación de conexidad o complementariedad, debido a que cada uno de ellos estaba orientado a distintas finalidades y dirigidos a diferentes grupos de consumidores totalmente identificables.

17. En cuanto al aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, refirió que en tanto no existía riesgo de confusión o de asociación entre las marcas enfrentadas, no se generaría un aprovechamiento injusto del prestigio notoriamente conocido, ni la mentada dilución de la fuerza distintiva del signo o de su valor publicitario. 2.1. Intervención del tercero con interés

18. En su escrito de contestación, la apoderada judicial de la tercera interesada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y sostuvo que debían ser desestimadas por cuanto carecían de sustento legal.

19. Precisó que las marcas de propiedad de la demandante y las de su propiedad se usaban comercialmente de forma diferente, por lo que, como bien lo concluyó la Superintendencia, no existía conexidad competitiva, pues los productos eran de la clase 30 y la 34, lo que desvirtuaba la confundibilidad de los signos.

20. Explicó que el accionante no acreditó el interés en la producción de cigarrillos

o tabaco, por lo que la hipótesis de que los consumidores podían llegar a pensar que alguna empresa del Grupo Nacional de Chocolates podría eventualmente producir cigarrillos con clavos carecía de soporte en la realidad.

21. En relación con el aprovechamiento injusto del prestigio, señaló que la sociedad N.V. Sumatra Tobacco Trading Company contaba con numerosos registros marcarios a nivel mundial, todos los cuales se relacionaban con la comercialización de cigarrillos y tabaco.

22. Respecto de la dilución de la fuerza distintiva o del valor publicitario, adujo que la comercialización de tabaco o cigarrillo no era una actividad ilícita por lo cual el accionante no podía referirse a esta como una connotación negativa.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 570-IP-2015 de 26 de agosto de 2016, en la que expuso los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el debido entendimiento los artículos 136 (literales a y h) 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la temática discutida refiere a los signos notoriamente conocidos.

24. Al respecto, indicó que el análisis judicial debía guiarse por las siguientes reglas: «[…] 4. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de la notoriedad 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca JET es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3. En efecto el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] 4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra y uso real y efectivo. […] En relación con los diferentes riesgos del mercado 4.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486. Esto implica que para que una marca notoria sea protegida es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben

aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. (…) Prueba y el certificado de reconocimiento 4.7. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de la prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional

Competente, según sea el caso. (…) 4.12. En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar, con el fin de analizar los actos enjuiciados si las marcas JET eran notoriamente conocidas al momento de la solicitud del signo mixto JET, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera o no alguno de los riesgos determinados en la presente providencia […]».

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

25. Mediante auto de 24 de mayo de 20172, a los intervinientes y al agente del Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y el respectivo concepto. En esta etapa la sociedad tercera interesada y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia, los argumentos de defensa. Por su parte, El Ministerio Público y la parte actora guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20193, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2. El problema jurídico

27. En el presente caso, la parte actora sostiene que las Resoluciones números 44332 de 31 de octubre de 2008, 54604 de 22 de diciembre de 2008, y 21606 de 30 de abril de 2009 desconocen lo dispuesto en los artículos 136 (literal h), 172 y

224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

28. Concretamente, la sociedad demandante estima que la marca debatida constituye una reproducción total o del signo notoriamente conocido «JET» y que el uso del signo cuestionado por parte de la sociedad N.V. Sumatra Tobacco Trading Company causa riesgo de confusión o asociación con su marca JET. 29.El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación «de los artículos 225 y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes y de oficio los artículos 136 literal a) 2 Folio 391. 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 224, 228 y 229 de la misma normativa toda vez que es tema de discusión los signos notoriamente conocidos». 30.El texto de las normas aludidas es el siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su

uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en

lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

31. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «JET» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 379060, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada. 32.En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 28 de abril de

2020, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. 33.Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «JET»4. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la SIC canceló la marca en mención el 28 de abril de 2020, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen5: 4 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. 5 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020

34. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, el registro marcario es cancelado por las siguientes razones: […] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la

acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]. 35.Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «JET» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada. 36.Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: […] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba

proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. (…) Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 379060, correspondiente a la marca mixta «JET», cuyo titular es la sociedad N.V. Sumatra Tobacco Company, tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y ComercioSIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa […]. 37.Cabe destacar que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos procesales, guardaron absoluto silencio al respecto. 38.En el sub examine, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas

en conflicto conduce a la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que establece: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de